El uso rehabilitador de la marca incursa en causa de caducidad: cambio de forma no sustancial y buena fe. Desarrollo.
| Autor | Rosalía Estupiñán Cáceres y Carlos Ortega Melián. |
| Cargo | Doctores en Derecho. Profesores del área de Derecho Mercantil y Civil en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. |
| Páginas | vLex |
El uso rehabilitador de la marca incursa en causa de caducidad: cambio de forma no sustancial y buena fe. A propósito del Caso 'NIKE'.
(Comentario a la sentencia del Tribunal Supremo -Sala 1ª- de 22 de septiembre de 1999)
Rosalía Estupiñán Cáceres - Dra. en Derecho, profesora del área de Derecho Mercantil - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Carlos Ortega Melián - Dr. en Derecho, profesor del área de Derecho Civil - Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
SUMARIO:
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COMENTARIO. 1. Planteamiento. 2. La carga legal de uso de la marca. Especial atención al cambio de forma no sustancial de la marca inscrita. 2.1. Tesis mantenidas por la Audiencia Provincial de Barcelona y por el Tribunal Supremo. 2.2. Consideraciones críticas 3. El uso rehabilitador de la marca incursa en causa de caducidad. Especial atención a la buena fe. 3.1. Requisitos legales del uso rehabilitador: ex art. 53,a) Ley de Marcas vigente y ex art. 12.1 Directiva de Marcas. 3.2. Tesis mantenidas por la Audiencia Provincial de Barcelona y por el Tribunal Supremo. 3.3. Consideraciones críticas. 3.4. Consideración final (nueva Ley de Marcas 17/2001).
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COMENTARIO
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Planteamiento
A nuestro juicio, son variadas, complejas e interesantes las cuestiones que, de las sentencias recaídas en apelación y en casación sobre el caso 'Nike', y de los comentarios que las mismas han propiciado[1], merecen ser analizadas, mas por evidentes razones de espacio no es posible por el momento abordarlas todas. De ahí que, dentro de las circunstancias que han de concurrir para que legalmente se entienda cumplida la carga de uso de la marca registrada, vayamos a centrar nuestro examen en el cambio, extrarregistral, no sustancial de la marca inscrita, y en el concurso de la buena fe en el inicio o reanudación del uso de la marca incursa en causa de caducidad. Cuestiones que, de manera tan antitética fueron abordadas y resueltas por la Audiencia Provincial de Barcelona (en adelante, AP) y el Tribunal Supremo (en lo sucesivo TS). Proceder que, a la postre, nos permitirá, dados los diversos fallos y la dispar argumentación de la que se han servido los distintos órganos jurisdiccionales, manifestar nuestro modesto parecer. En cualquier caso, debemos advertir, ya en este instante que, a nuestro juicio, el Tribunal Supremo, atendidas las circunstancias que rodean el caso, ha acertado en su resolución y, si acaso, lo único objetable ha sido la escasa argumentación suministrada que contrasta con la más abundante vertida por la Audiencia Provincial.
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La Carga legal de uso de la marca. Especial atención al cambio de forma no sustancial de la marca inscrita.
Como es bien sabido, a fin de que la marca cumpla las funciones que la caracterizan[2] tanto el art. 4 de la LM, como el art. 10 de la DM, imponen al titular de la marca la carga de su uso. Carga legal de uso, que cumple como fines esenciales[3]: a) consolidar la marca como bien inmaterial y; b) erradicar del registro todas aquellas marcas no usadas que impiden el acceso al registro de otras nuevas[4]. Fines que han sido tomados en consideración por la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona (en lo sucesivo, SAP) y por la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo,(en adelante, STS)[5]. En este sentido, para que se entienda cumplida la carga de uso y así evitar la caducidad, a no ser que existan causas justificativas del desuso[6], es menester que el mismo se efectúe de acuerdo con una serie de exigencias de carácter material, espacial y temporal. Estas exigencias, se recogen en el art. 4 de la LM y, como ya manifestara el maestro FERNÁNDEZ NOVOA[7], vienen resumidas de forma magistral en la SAP[8]. En esencia, tales requisitos son: a) que la marca se use de forma real y efectiva para los productos o servicios para los cuales está registrada[9]; b) que tal uso se realice en España[10] y; c) que se inicie antes de que transcurran 5 años a contar desde la fecha en que se publica su concesión en el BOPI[11] o, en su caso, que no se interrumpa su uso por más de cinco años.
Por lo demás, a efectos legales se entiende cumplida la carga de uso de la marca, no sólo cuando la utiliza su titular, sino también cuando es usada por un tercero con el consentimiento expreso de aquél[12].
Es de resaltar, que para la LM el uso de la marca para un producto o servicio determinado sirve para acreditar la carga de uso respecto a productos o servicios incluidos en la misma clase del nomenclátor internacional o similares o a productos o servicios cuya utilización por un tercero podría originar un riesgo de asociación por los consumidores[13] .
Finalmente, también se entiende cumplida la carga legal de uso cuando se emplee la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada[14] [15].
El incumplimiento de las indicadas pautas determina, como consecuencia jurídica, que la marca se halle inmersa en causa de caducidad. Caducidad, que puede ser solicitada ante los órganos jurisdiccionales por cualquier persona con interés legítimo y por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), y que aquéllos habrán de declarar a no ser que, transcurrido el mencionado plazo de cinco años de desuso, se haya iniciado o reanudado el uso bajo determinadas circunstancias[16]. De manera que, el transcurso de 5 años de desuso, sólo coloca a la marca en situación de poder ser instada su caducidad. La caducidad no opera automáticamente sino que ha de ser declarada por los tribunales, por lo que es posible que aún habiendo transcurrido el plazo de cinco años se inicie o se reinicie el uso de la marca, de acuerdo con lo exigido en el art. 4 LM, y se evite así la declaración judicial de caducidad.
Una vez hecha esta breve exposición, vamos a detenernos en la problemática relativa al uso de la marca en forma distinta a la que se halla registrada.
En principio, rige en nuestra LM el principio de inmodificabilidad del signo inscrito durante su periodo de vigencia[17]. Sin embargo, y en coherencia con lo dispuesto en el art. 5 C 2) del CUP[18], se permite, sin necesidad de proceder a un nuevo registro, usar la marca no exactamente en la forma en que está registrada sino alterándola en elementos no significativos. La razón de que se permita tal alteración radica, básicamente, en el hecho de que la marca no es algo estático sino dinámico, cuya configuración ha de poder ser modificada o reestructurada al compás de los cambios sociales, económicos, etc[19]. Se pretende con ello que la marca represente más idóneamente su papel de vehículo de comunicación entre empresarios y consumidores. Mas, en cualquier caso, debemos resaltar que tal alteración debe realizarse dentro de determinados límites. Dichos límites recogidos en el 4.2 LM de manera difusa, deben ser objeto de precisión y concreción.
2.1. Tesis mantenidas por la Audiencia Provincial de Barcelona y por el Tribunal Supremo.
A efectos de concretar los límites respecto a la posibilidad de cambiar la forma de la marca inscrita, la SAP de Barcelona[20] toma en consideración las siguientes pautas:
'El art. 4.2 a) de la LM ...considera uso el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada'.
'Contempla el precepto el supuesto del empresario que introduce modificaciones en su signo, por ejemplo, para adaptarlo a las nuevas modas o tendencias. Pero para que lo usado sea la marca registrada y no otro signo, registrada o no, es preciso que utilice los elementos esenciales de aquélla'
'Debe, pues, quien usa con variación de forma una marca respetar un límite intrínseco, constituido por los elementos de que depende la aptitud o capacidad diferenciadora de la misma -lo que la doctrina conoce como su 'núcleo o corazón'- es decir, aquellos caracteres que en el conjunto -o en el propio conjunto, si es que no los hay- tienen una mayor fuerza distintiva'.
'Es, por otro lado, claro que -doblemente- el uso no será de la marca registrada cuando, además de sobrepasar los rasgos esenciales de su identidad, se invaden o bordean los que son propios de otra distinta, con el efecto añadido de originar riesgo de confusión en el mercado sobre la procedencia de los productos así identificados'.
Sin perjuicio de que, más adelante, nos pronunciemos sobre si se han sobrepasado los rasgos esenciales de la marca nº 88.222, nos parece oportuno, desde ahora, realizar algunas puntualizaciones respecto a cómo se adquiere en nuestro Ordenamiento Jurídico el derecho de marca y algunas de las consecuencias jurídicas que de tal adquisición derivan, tanto en relación con el titular de la marca, como con los terceros y consumidores.
En nuestro sistema vigente, el derecho de marca nace o se adquiere por el registro válidamente realizado, tal y como establece el art. 3.1 LM, con lo que el predominio de la seguridad jurídica en este aspecto resulta incuestionable. No obstante la LM, para evitar un cambio radical con el sistema imperante durante la vigencia del antiguo Estatuto de la Propiedad Industrial (EPI)[21] que pudiera perjudicar al simple usuario de un signo, estableció, con carácter de Derecho transitorio, un periodo durante el cual, concurriendo determinadas circunstancias, este usuario podía anular el registro de una marca posteriormente inscrita a este uso[22]. Por otro lado, a fin de que nuestra legislación resulte adecuada a los compromisos derivados de nuestra pertenencia al CUP, el art. 3.2 LM concede al usuario de una marca notoriamente conocida en España la facultad de solicitar la nulidad de la marca posteriormente inscrita para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria previamente usada. Para ello, es necesario que ejercite la acción dentro del plazo de 5 años, a contar desde la fecha de publicación en el BOPI de su concesión, a no ser que la marca se hubiera registrado de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación...
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