La reproducción a escala de productos de marca

Autor:Ángel García Vidal
Páginas:629-643
RESUMEN

I. Antecedentes y fundamentos de derecho - II. Comentario

 
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[Comentario a la sentencia del TS (Sala 1.a) de 8 de marzo de 2004, Caso «Harley-Davidson»]

I Antecedentes y fundamentos de derecho

La sociedad «Juguetes Feber, S. A.» fabrica y comercializa un juguete consistente en una reproducción a escala de la conocida motocicleta «Harley Davidson». Ante estos hechos, la sociedad «Harley Davidson, Inc», titular de la marca «Harley Davidson», demanda a la sociedad «Juguetes Feber, S. A.», ejercitando las acciones previstas en la Ley de Marcas de 1988 y en la Ley de Competencia Desleal de 1991. Dicha demanda fue estimada por la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Valencia, de 25 de noviembre de 1994; pronunciamiento revocado parcialmente por la Audiencia Provincial de Valencia en su Sentencia de 22 de octubre de 1997, que entendió que no existía infracción del derecho de marca. Interpuesto recurso de casación, el Tribunal Supremo casa en parte de la sentencia de la Audiencia Provincial, con base en los siguientes Fundamentos de Derecho:

Dimana este recurso de casación 1162/1998, traído ahora a la decisión jurisdiccional de la Sala, de una demanda promovida por la entidad "Harley-Davidson Inc." contra "Juguetes Feber S. A.", ejercitando acciones previstas en las Leyes de 10 de noviembre de 1988, de Marcas y 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.

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La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Valencia, de 25 de noviembre de 1994 (menor cuantía 388/1993) estimó la demanda y condenó a la entidad demandada a la cesación absoluta de la utilización de los derechos de marca, propiedad de Harley-Davidson Inc, la destrucción de todo el material distribuido y preparado respecto de la moto-juguete "Harley-Davidson" y a pagar a la actora un concepto de daños y perjuicios causados la cantidad de veinte millones de pesetas y a publicar a su costa el fallo de la Sentencia. Dicha resolución fue recurrida en apelación por la demandada y la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Valencia en su Sentencia de 22 de octubre de 1997 estimó parcialmente el recurso y revocó la sentencia de primer grado en el sentido de absolver de la demanda respecto a la violación del derecho a la marca y condenó a "Juguetes Feber S. A.", a satisfacer a la actora la cuantía de la licencia de explotación de la marca Harley-Davidson a determinar en ejecución de sentencia.

Contra dicho fallo de apelación ha interpuesto Harley Davidson Inc. un recurso de casación conformado en tres motivos, cuyo apoyo casacio-nal se omite, pero dada la nota común de alegar infracción normativa de las Leyes de marcas y de competencia desleal, la vía común a todos es la del núm. 4.° del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El inicial motivo alega infracción del artículo 31 de la Ley de Marcas, en relación con los artículos 12 y 13 del mismo texto legal, así como la doctrina jurisprudencial al respecto. Entiende el motivo que se ha producido la inducción a error, prohibida por la Ley de Marcas, que se concreta en dos posibilidades, riesgo de confusión y riesgo de asociación, como se recoge en el artículo 12 de la Ley de Marcas cuando establece las prohibiciones de acceso registral a marcas posteriores por identidad o similitud con las anteriores. Y en este caso estamos en total identidad o similitud con las anteriores, dado que "Juguetes Feber, S. A." insertaba en sus motos la denominación exacta de la actora con la evidente asociación que ello conlleva entre los consumidores. Por ello, se prohibe en el artículo 13, apartado.c) el registro como marcas, entre otros supuestos, "los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados". A todo lo cual añade el motivo, que estamos en presencia de una marca notoria. Estima asimismo el motivo que la propia solicitud de Juguetes Feber, S. A. de una licencia para fabricar, que no le fue concedida, ya presupone que era perfecta conocedora de que su actuación de la denominación Harley David-son sin consentimiento constituía una violación de los derechos de la marca de la recurrente.

El motivo tiene que ser acogido. Consta en autos como acreditado y probado que "Juguetes Feber, S. A." se planteó la producción de la moto de juguete a escala de la auténtica Harley Davidson en el año 1987 con vistas a presentarle en la Feria del Juguete a celebrar en febrero de 1988, y se puso en contacto con el departamento de licencias de la entidad "Harley-Davidson Inc." a fin de conseguir la licencia, pero no constando acreditado que llegara a obtener ni siquiera un pre-acuerdo de la entidad propietaria de la marca, pese a lo cual procedió la demandada a fabricar la moto de juguete, utilizando el nombre Harley-Davidson, sin haberPage 631obtenido licencia y reconociendo Juguetes Feber, S. A. que aún existieron conversaciones en 1991.

La sentencia a quo, de la Sección 6.a de la Audiencia Provincial de Valencia puso el acento para estimar el recurso de apelación frente a la sentencia de primer grado, en que el producto comercializado por la apelante, Juguetes Feber, S. A. es distinto del comercializado por la actora, por lo que se refiere a tamaño, prestaciones, precio y cadenas de mercado. Pero omite una realidad que se proclama en la instancia y es que se trata en ambos productos de motocicletas y aunque la de la demandada es de juguete, utiliza la marca Harley Davidson, marca notoria de una moto que es una de las más famosas del mercado, si no la más, y así realiza la venta de tal juguete, imitativo en cuanto a estilo y marca a una famosa moto.

No se trata de la utilización de una marca ajena en productos totalmente alejados de las amparadas por ella, sino de una utilización en juguete imitativo de una realidad protegida por la marca. Ante la notoriedad de la marca Harley Davidson y de su forma en el mercado se vende un juguete imitativo para que el niño lo use, emulando así a profesionales de tal deporte.

El artículo 31 de la Ley de Marcas de 12 de noviembre de 1988 permite el ejercicio de acciones del artículo 35 de dicha normativa "cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos pueda inducir a errores...". No se precisa que se trate de los mismos productos a los que se aplica la marca ajena, bastando con que sean similares y aquí se utiliza para un juguete totalmente imitativo de la moto real y famosa y con la misma marca. Añade, además, el artículo 12 de la misma Ley en su apartado, a), que toma en cuenta para la prohibición, no sólo la confusión en el mercado, sino "generar un riesgo de asociación con la marca anterior" lo que acontece en el caso de autos, porque Juguetes Feber, S. A. insertaba en sus motos de juguete, en su imitación de las verdaderas, la denominación y marca de la recurrente.

Este criterio es el seguido por esta Sala en la reciente Sentencia 42/2004, de 28 de enero de 2004, en que se sostiene que la utilización de marcas en diferentes circuitos comerciales, si bien impide la apreciación de la infracción de la normativa desleal, no puede desproteger la marca no anulada.

El acogimiento del motivo determinará los efectos que se recogen en el último ordinal de los fundamentos jurídicos de esta Resolución.

El motivo segundo alega infracción de los artículos 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal de 10 de enero de 1991 y alega el segundo apartado del artículo 6 que estima suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica, "el riesgo de los consumidores respecto a la procedencia de la prestación". Estima el motivo la infracción del artículo 12 de la referida normativa, porque la sentencia a quo, si bien entiende que ha existido un beneficio para "Feber" y obliga a una indemnización, no sub-sume tal conducta en el citado artículo.

El motivo tiene que perecer, porque no ha existido vulneración de dicha normativa, que tiene por objeto la protección de la competenciaPage 632(art. 1) exigiendo para ello los fines concurrenciales (art. 2). Se considera competencia desleal en esta Ley de 10 de enero de 1991, en atención a la "protección de la competencia en interés de todos los que participan en el mercado", en su artículo 1 y en la Exposición de Motivos señala como finalidad de la Ley "presidida por la permanente preocupación de evitar que prácticas concurrenciales incómodas para los competidores puedan ser calificadas, simplemente por ello, como desleales", concluyendo que esta normativa se ha convertido "en un instrumento de ordenación y control de las conductas en el mercado". No existe el peligro de confusión y por ello el motivo decae.

Igual perecimiento ha de correr el motivo tercero, que aduce infracción del artículo 5 de la misma Ley, porque no sólo precisa para estimarse como constitutivo de competencia desleal todo comportamiento contrario a la buena fe, sino que exige los fines concurrenciales que en este caso excluyen la confusión de los productos.

El acogimiento del primer motivo y a la vista de lo que dispone el artículo 38.2 de la Ley de Marcas que determina que la indemnización de daños y perjuicios que permite declararlos con los beneficios que haya obtenido el infractor por consecuencia de la violación del artículo 38.2.c) determina que haya de acogerse el fallo de la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 19 de Valencia de 25 de noviembre de 1994 y habida cuenta lo consignado en el fundamento...

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