Jurisprudencia y resoluciones Latinoamericanas (2003)

Páginas:885-916
RESUMEN

I. Tribunal de justicia de la comunidad andina.—II. Jurisprudencia colombiana.—III. Jurisprudencia peruana.—IV. Jurisprudencia uruguaya.

 
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I Tribunal de justicia de la comunidad andina

PROCESO 82-IP-2003 Patente

Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 28 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera. Interpretación de oficio de los artículos 27 y 29 de la misma Decisión. Actor: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY. Patente: «COMPUESTOS FARMACÉUTICOS NOVEDOSOS DE 5-(2-IMIDAZOLINILAMINO) BENCIMIDAZOL, ÚTILES EN EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE DESÓRDENES RESPIRATORIOS, OCULARES E INTESTINALES». Expediente interno 6753.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito1 el primer día del mes de octubre del año dos mil tres.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejero Ponente, doctor Camilo Arciniegas Andrade.

VISTOS:

Que la solicitud recibida por este Tribunal el 22 de agosto del año 2003 se ajustó plenamente a los requisitos establecidos por el artículo 125 de su Estatuto, aprobado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por medio de auto de 24 de septiembre del año 2003.

1. Antecedentes
1.1. Partes

Actúa como demandante la firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, siendo demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

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1.2. Actos demandados

La interpretación se plantea en razón de que la firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY solicita que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones expedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia:

— Número 04741, de 29 de febrero del 2000, mediante la cual la mencionada Superintendencia negó la concesión de privilegio de patente para la invención denominada «COMPUESTOS FARMACÉUTICOS NOVEDOSOS DE 5(2- IMIDAZOLINILAMINO) BENCIMIDAZOL, ÚTILES EN EL TRATA MIENTO Y LA PREVENCIÓN DE DESÓRDENES RESPIRATORIOS, OCULARES E INTESTINALES», y

— Número 13856, de 30 de junio del 2000, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición planteado, la aludida Dependencia confirmó la Reso lución anterior.

Adicionalmente, pretende que, como restablecimiento del derecho, se ordene a la mencionada Superintendencia que conceda el privilegio de patente para la invención solicitada.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

— El 4 de enero de 1995, la firma THE PROCTER & GAMBLE COM PANY, por intermedio de Apoderada, presentó ante la División de Nuevas Crea ciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud para el otorgamiento de patente para el invento denominado «COMPUESTOS FARMACÉUTICOS NOVEDOSOS DE 5-(2-IMIDAZOLINILAMINO) BEN CIMIDAZOL, ÚTILES EN EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE DESÓRDENES RESPIRATORIOS, OCULARES E INTESTINALES».

— El 10 de agosto de 1999, mediante auto número 2616, la aludida Supe rintendencia solicitó la realización de un estudio técnico relativo a la patentabilidad del invento, del que se concluyó que los documentos US4398028.9, de 9 de agosto de 1983; WO92/04345, de 19 de marzo de 1992, y WO92/02515, de 20 de febrero de 1992, afectaban la novedad y el nivel inventivo del compuesto para el cual fuera solicitada la patente, demostrándose así, que el objeto rei vindicado no cumplía los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Deci sión 344.

— El 11 de noviembre del mismo año, la firma THE PROCTER & GAM BLE COMPANY dio respuesta al auto número 2616.

— El 29 de febrero del 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, emitió la Resolución número 04741, por medio de la cual negó la concesión de privilegio de patente para la invención solicitada.

— La firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY interpuso recurso de reposición contra la resolución emitida.

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— El 30 de junio del año 2000, la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de reposición, expidió la Resolución número 13856 por medio de la cual confirmó la Resolución número 04741.

b) Escrito de demanda

La firma THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, por medio de apoderada, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, solicitud de patente para la invención: «COMPUESTOS FARMACÉUTICOS NOVEDOSOS DE 5-(2-IMIDAZOLI- NILAMINO) BENCIMIDAZOL, ÚTILES EN EL TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE DESÓRDENES RESPIRATORIOS, OCULARES E INTESTINALES», a la que le correspondió el expediente administrativo número 95000254.

Manifiesta que la aludida Dependencia, mediante auto número 2616, de 10 de agosto de 1999, requirió criterio de examinadora técnica respecto de la patentabilidad del invento, fijando para ese propósito un término de tres (3) meses; concepto técnico oportunamente atendido, concluyéndose en el mismo que el objeto reivindicado no cumplía los requisitos establecidos en los artículos 1 y 2 de la Decisión 344.

Afirma la actora, por otra parte, que mediante escrito de 11 de noviembre de 1999 dio respuesta al auto número 2616, proporcionando argumentos de tipo técnico que en su opinión desvirtuaron las objeciones de la examinadora respecto de la falta de novedad y de nivel inventivo del compuesto materia de la solicitud.

Estima, además, que la Administración se equivocó al expedir las Resoluciones números 04741 y 13856, pues con dichos actos se viola artículos de la Constitución Política y del Código Contencioso-Administrativo de la República de Colombia, así como normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Al referir la violación de los artículos 1 y 2 de la Decisión 344 sostiene que «... si un determinado elemento, proceso, operación, mecanismo, condición o circunstancia de la nueva creación ya hace parte del estado de la técnica, no quiere decir que la invención deba ser rechazada por carecer del requisito de novedad». Manifiesta que «... la jurisprudencia y la doctrina señalan que en el ámbito de las patentes de invención es casi imposible que los inventores no partan, de una forma u otra, de los conocimientos y de la técnica existente para mejorarla, enriquecerla, modificarla, complementarla, adaptarla a través de medios ya conocidos, pero que por un proceso creativo o inventivo novedoso dan como resultado productos que tienen características y propiedades novedosas e inexistentes en el estado de la técnica».

Alude la violación del artículo 4 de la misma Decisión, argumentando que «el compuesto farmacéutico que pretende proteger mi mandante tiene altura inventiva, puesto que éste, junto con sus características técnicas novedosas (tales como selectividad periférica mejorada, poco o ningún efecto en el sistema nervioso central y no causante de hipotensión), NO es obvio ni se deriva de manera evidente del estado de la técnica. Tanto es así que hasta la fecha de la presentación de la mencionada solicitud no se conocían compuestos farmacéuticos que tuvieran exactamente los mismos componentes y las mismas propiedades y efectos que los compuestos reivindicados por mi mandante».

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Asevera que «realizó exhaustivos estudios para llegar a la conclusión, no obvia, por cierto, de que su compuesto daba solución a problemas tecnológicos no resueltos por elementos existentes en el estado de la técnica antes del 4 de enero de 1995...» y, también, que «... es evidente que tendrán que apoyarse en conocimientos comúnmente utilizados en dicho campo. Esto no significa que el invento carezca de nivel inventivo, pues para nadie había sido obvio que la utilización de técnicas similares resultaría en la creación de la composición inédita y que resuelve problemas técnicos no resueltos antes del 4 de enero de 1995».

Expresa, finalmente, que la Administración no aplicó el artículo 28 de la Decisión 344 que «permite a las oficinas nacionales competentes hacer uso de informes de expertos y organismos científicos o tecnológicos idóneos para que emitan una opinión sobre novedad, nivel inventivo y aplicación industrial de una invención», considerando por ello que se ha incurrido en violación de la aludida norma.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comercio dio contestación a la demanda, argumentando que en sus actuaciones no incurrió en violación alguna de las normas invocadas por la parte actora y que se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia de patentes, garantizando de esa manera el debido proceso y el derecho de defensa.

Afirma que el examen de fondo realizado de la solicitud «... permitió demostrar que el objeto de la misma no reúne los requisitos legales previos establecidos para conceder una patente de invención» y sostiene que «la solicitud de patente fue negada por falta de nivel inventivo en razón de que los compuestos son conocidos, los principios activos metalaxilo y benalaxilo presentan sus isómeros S y R igualmente conocidos, dando como resultado una mezcla racémica que en un arte anterior se muestra como un portador para proporcionar una composición funguicida, razón que llevó a determinar...

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