La distribución del automóvil ante el derecho de marcas comunitario y del Benelux

Autor:Frank Gotzen
Cargo del Autor:Profesor en la Universidad católica de Bruselas (KU Brussel)
 
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(Algunas observaciones acerca de la Sentencia del Tribunal de Justicia en el caso BMW/Deenik)(1)

  1. El señor Deenik, mecánico en Holanda, se especializó en la venta y el mantenimiento de coches BMW, sin afiliarse a la red oficial de los concesionarios de esta marca de automóvil; así que se anuncia al público como «especialista en BMW». Por supuesto, el constructor bávaro de estos prestigiosos vehículos había registrado su marca nominativa, así como dos marcas gráficas en el Registro de las Marcas del Benelux. Ejercitando sus derechos, BMW se opuso ante los Tribunales holandeses a ese uso de su marca, invocando para eso el artículo 13 de la Ley Uniforme del Benelux, que determina la protección conferida por la marca.

    De este modo, la sociedad alemana se sitúa en el marco de los múltiples procedimientos iniciados estos últimos años, tanto en Bélgica como en Holanda, por firmas de automóviles en contra de mecánicos independientes que hacían uso de sus marcas para anunciar actividades de reventa o arreglo (2). A partir de ahí, no sorprendió a nadie el hecho de que se recurriese al Tribunal de Justicia del Benelux, competente para asegurar una interpretación uniforme de la Ley de Marcas del Benelux, con el fin de que se pronunciara al respecto, respondiendo a una cuestión perjudicial del «Hoge Raad», que es el Tribunal de casación de Holanda.

    Se trata de la Sentencia del 20 de diciembre de 1993 relativa al asunto

    Daimler Benz contra Haze

    (3).

  2. Sin embargo, posteriormente se hizo efectiva la Primera Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas del 21 de diciembre de 1988, que aproximaba las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, viéndose obligado el Benelux a modificar algunas de las disposiciones de su Ley Uniforme, lo que realizó por medio de un Protocolo de modificación el día 2 de diciembre del año 1992. Así fue como se modificó, entre otros, el artículo 13 de la Ley Uniforme -referente a la extensión de los derechos del titular de una marca-, con el fin de hacerlo compatible con el artículo 5 de la Directiva que trata la misma materia.

    Esto explica por qué, en el caso que nos ocupa, el «Hoge Raad» planteó una nueva cuestión prejudicial, ya no al Tribunal del Benelux, sino directamente al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Dado que en numerosos puntos las disposiciones del Benelux y las comunitarias eran muy similares, por no decir idénticas, a causa del efecto de armonización resultante de la Directiva, se imponía la necesidad, por economía de procedimientos, de someter de inmediato una cuestión prejudicial a los jueces de Luxemburgo. La respuesta a esta cuestión dio lugar a la Sentencia de 23 de febrero del Tribunal de Justicia relativa al asunto «BMW/Deenik(4)

  3. La sentencia europea arrojó alguna luz sobre el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, y en consecuencia, también sobre la disposición correspondiente al artículo 13 A, apartado 1, letra a), de la Ley del Benelux. Como ya se sabe, estas disposiciones tratan el uso ilícito de un signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que se registra ésta.

    En el Benelux, a veces teníamos tendencia a considerar que esta disposición trataba sobre todo los potenciales conflictos entre empresas que operaban al mismo nivel de la vida comercial, como en el caso del productor que ve sus productos de marca falsificados por un competidor. En la sentencia citada, el Tribunal de Justicia nos revela, sin embargo, que el conflicto amenaza con surgir del mismo modo a distintos niveles, como, por ejemplo, entre el fabricante, titular de una marca, y el revendedor o el reparador de los productos distinguidos por la marca, si éste emplea este mismo signo para anunciar sus propias actividades. En efecto, el explotador de un taller mecánico que se presenta al público como «especialista en BMW» se dedica a una actividad que puede encajar en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva, a pesar de que no está comprometido, él mismo, en la fabricación del producto. Se trata, según el Tribunal, «del uso de la misma marca para distinguir los referidos productos como objeto de los servicios prestados por el anunciante» (5).

  4. La cuestión surge para el Benelux consiste en saber si esa postura del Tribunal europeo constituye un replanteamiento completo de la interpretación tradicional de la Ley Uniforme. Más que situar el uso...

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