Viabilidad de las marcas de empresa de carácter sonoro. un nuevo ámbito de conflictividad

Autor:Ángel Martínez Gutiérrez
Cargo del Autor:Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia. Profesor Titular de Derecho Mercantil Universidad de Jaén
Páginas:527-539
RESUMEN

Preliminar - II. El carácter distintivo de los sonidos. Los signos sonoros como marcas de empresa - III. Examen de la sentencia del tribunal de justicia de las comunidades europeas de 27 de noviembre de 2003

 
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Preliminar

Como puede inferirse del título adoptado, el presente trabajo aborda una ardua cuestión de Derecho de marcas al hilo del comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 23 de noviembre de 2003, dictada en el asunto C-283/01. Se trata de un pronunciamiento que viene a resolver una cuestión prejudicial relativa ala interpretación del artículo 2 de la Directiva de marcas y, en particular, a la viabilidad o menos de un signo distintivo de carácter sonoro, lo que realiza, a nuestro juicio, con una argumentación jurídica criticable. Es por este motivo que, tras estudiar detenidamente la posibilidad de adopción de marcas de carácter sonoro, así como los requisitos a observar por el solicitante de un signo del género, abordemos el análisis de la citada sentencia, entresacando aquellos aspectos que, desde luego, nos parecen desafortunados.

II El carácter distintivo de los sonidos. Los signos sonoros como marcas de empresa
A) Introducción

Con carácter general, los seres humanos percibimos estímulos externos a través de cinco sentidos y todos ellos vienen a generar un procesoPage 528mental de carácter involuntario en el sujeto concreto. En efecto, si nos detenemos un instante a reflexionar sobre esta idea, podemos constatar cómo, por ejemplo, un determinado signo gráfico, un olor o un sonido nos comunica un mensaje, nos suscita determinados sentimientos o nos | hace renacer en la memoria una determinada circunstancia que normalmente nos transporta a un momento anterior de nuestra propia existencia.

Y es que, aun cuando el sentido de la vista parece prevalecer sobre los demás para un vidente, no deben despreciarse el resto de los sentidos, pues como ha afirmado el Abogado General en las Conclusiones pre sentadas en el presente asunto, «... el ser humano también percibe y reco noce mensajes, es decir, se comunica a través de sentidos distintos de la vista...» 1.

Pues bien, partiendo de esta premisa generalmente aceptada, resulta evidente que los signos sonoros pueden servir también para diferenciar e individualizar una determinada oferta empresarial en el mercado, lo que efectúa en las mismas condiciones que los signos gráficos. En efecto, si una marca viva y operante es, como tiene afirmado FERNÁNDEZ-NÓVOA, «... la unión entre el signo y producto en cuanto que tal unión es aprehendida por los consumidores» 2, parece claro que la conexión de un concreto sonido con una determinada oferta empresarial lanzada al mercado puede permitir al público, una vez que dicho nexo es captado y retenido en su memoria, diferenciar dichos productos o servicios del resto, suscitando además un mensaje relativo a las características concretas de los mismos. Y es que, «... al ser aprehendida por los consumidores y convertirse, de este modo, en una verdadera marca, la unión entre signo y producto desencadena ciertas representaciones en la mente del consumidor...» 3 que vienen a girar en torno a los elementos descriptivos de la oferta empresarial diferen ciada. Piénsese, como botón de muestra, en la aptitud distintiva presen tada por la música de un determinado spot publicitario con cierta acep tación entre el público.

En consecuencia, consideramos que, al menos en una fase teórica, debe admitirse la viabilidad de una marca de carácter sonoro. Sin embargo, a poco que se profundiza en el régimen jurídico de este instituto, esta conclusión ha de ser matizada como consecuencia no sólo del carácter restrictivo de la noción normativa, sino también de las distintas condiciones de validez contenidas en la Norma de armonización comunitaria. De ahí que, aun cuando los sonidos puedan tener, como ha afirmado el Abogado General en este asunto, «... un carácter distintivo en grado potencial...» 4, no todos ellos podrán constituir una marca válida en sentido técnico-jurídico. Es por ello, pues, que abordemos seguidamente el análisis de la normativa marcaría para concretar el alcance de cada uno de estos elementos sobre los que pivota la viabilidad de una marca del género.

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B) Condiciones de validez

Si realizamos una lectura detenida del artículo 2 de la Norma de armonización, podemos inferir que el concepto de marca viene a pivotar sobre dos elementos esenciales. En efecto, al afirmar que «podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma de producto o de su presentación, a condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras», el legislador comunitario ha conformado este concepto jurídico mediante dos elementos que han de concurrir cumulativamente. Y es que, además del carácter apropiado «...para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras...», el artículo 2 de la Directiva exige la necesidad de que los signos «... puedan ser objeto de una representación gráfica...».

No obstante, creemos que la concurrencia de ambos elementos estructurales no son suficientes, desde luego, para obtener una marca válida. Antes al contrario, junto a estos dos requisitos de carácter ontológicos (necesarios, por tanto, para obtener una marca), el signo marcario ha de observar también las condiciones de validez previstas en la normativa, de tal manera que no deberá incurrir en ninguna de las causas de denegación y nulidad registral. En efecto, aunque operan en estadios distintos, resulta evidente que la propia viabilidad de una marca sonora se hace depender no sólo de la tenencia de los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Norma de armonización, sino también de la observancia de los motivos de denegación y nulidad registral contenidos en los artículos 3 y 4 de la Directiva.

Pues bien, a continuación abordaremos el análisis de cada una de las condiciones de validez de los signos marcarios de carácter sonoro, al permitirnos valorar posteriormente el pronunciamiento judicial que nos ocupa.

i) Capacidad distintiva

Habida cuenta de la función principal a desarrollar en el mercado, la capacidad distintiva constituye un requisito esencial de toda marca que debe ser observado en todo caso para gozar de protección jurídica. Piénsese que, además de exigirse en el propio concepto jurídico, el legislador comunitario ha incluido, entre los motivos denegación y nulidad de la inscripción registral, «las marcas que carezcan de carácter distintivo» [art. 3.1.6) DM]. No obstante, esta norma se matiza a través del párrafo 3.° del artículo 3 de la Norma de armonización, que vienen a impedir la denegación de la solicitud registral de la marca o, en su caso, la declaración de nulidad de la inscripción practicada, si el signo ha adquirido dicha aptitud diferenciadora como consecuencia de su utilización en el mercado por parte del titular, o de un tercero con su consentimiento.

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En consecuencia, para enervar esta causa de invalidez marcaría, el examinador administrativo o judicial debe analizar la opinión ocasionada en el público referencial por el signo sonoro como consecuencia de su propia conformación o de su eventual uso dentro del tráfico económico, de modo que sólo podrá afirmarse la capacidad distintiva cuando, desde la perspectiva de los consumidores potenciales, el signo sonoro permita la diferenciación e identificación de una oferta empresarial en el mercado. Será, por tanto, la existencia de una función convencional entre dicho sonido y el producto o el servicio concreto, que haya sido aprehendida por el público, lo que debe ser objeto de análisis en la valoración del carácter distintivo del signo sonoro5.

En consecuencia, con el objetivo de constatar la concurrencia de capacidad distintiva en un signo concreto, el examinador deberá atender, en nuestra opinión, a una serie de factores de carácter endógeno y exógeno. Y es que, además de la naturaleza intrínseca del sonido elegido como marca, del tipo de producto o servicio y de las características del público destinatario, habrá de tener presente otras circunstancias que han sido anotadas por la jurisprudencia comunitaria. En efecto, puesto que dicho enjuiciamiento manifiesta una complejidad de primer orden, así como un alto grado de subjetividad, el Tribunal de Justicia ha apuntado una serie de aspectos que, pudiendo considerarse como auténticos indicios sobre los que pivota este requisito ontológico, facilitan la práctica de esta valoración. En este sentido, el Tribunal de Justicia ha afirmado que «para apreciar el carácter distintivo de la marca que es objeto de una solicitud de registro, puede tomarse en consideración asimismo la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales» 6.

ii) Representación gráfica

Junto a la capacidad distintiva del signo, el concepto jurídico de marca pivota sobre un segundo requisito que refiere la susceptibilidad de ser representado gráficamente. Se trata de una exigencia que deriva del principio de inscripción registral sobre el que se asienta el sistema de marcas.

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Y es que, al obtenerse la...

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