La reforma de la Ley de Marcas de 1988

Autor:José Manuel Otero Lastres
Cargo del Autor:Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Alcalá. Madrid
RESUMEN

1. Introducción.-2. Nueva ley en lugar de reforma de la ley 32/1988, de 10 de noviembre.-3. La estructura del anteproyecto de ley de marcas.-4. Análisis de alguna de las innovaciones del anteproyecto.-4.1. Sobre el concepto de marca.-4.2. Sobre la adquisición del derecho de marca.-4.3. Sobre las prohibiciones de registro.-4.4. Sobre la marca multiclase.- 4.5. Sobre el contenido del derecho de... (ver resumen completo)

 
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  1. INTRODUCCIÓN

    Como es sabido, la vigente Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, publicada en el BOE núm. 272, de 12 de noviembre, entró en vigor, en virtud de lo dispuesto en su Disposición Final Primera, a los seis meses de su publicación en el BOE, lo que tuvo lugar el 13 de mayo de 1989(1). Poco tiempo después de publicarse nuestra Ley de Marcas de 1988, se aprobó la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (2). En el artículo 16 de esta Directiva se fijaba el 28 de diciembre de 1991 como fecha tope para que las legislaciones nacionales se adaptaran a la Directiva, aunque en el propio precepto se preveía la posibilidad de prorrogar dicho plazo, a más tardar, hasta el 31 de diciembre de 1992.

    Al ser la Ley española de marcas anterior a la Directiva, es claro que dicha Ley tenía que haber sido adaptada a la misma. Sin embargo, hasta ahora no se produjo tal adaptación, entre otras razones, porque se ha estado esperando a que el Tribunal Constitucional resolviera el recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra algunos de sus preceptos. Dictada dicha sentencia con fecha de 3 de junio de 1999, la Oficina Española de Patentes y Marcas ha elaborado un Anteproyecto de Ley para reformar la Ley de Marcas en vigor, que se presentará con toda probabilidad en la presente legislatura(3).

    En las líneas que siguen, me propongo comentar las novedades más importantes del Anteproyecto con el fin de contribuir, en la medida de lo posible, y aunque sea modestamente, a mejorar algunas de sus disposiciones.

  2. NUEVA LEY EN LUGAR DE REFORMA DE LA LEY 32/1988, DE 10 DE NOVIEMBRE

    Es indiscutible que hay que proceder a la reforma de la vigente Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988. Sin embargo, al enfrentase con la tarea de reformar la Ley de Marcas, cabe optar entre dos posibilidades: reformar la Ley de 1988 o elaborar una Ley nueva. El Anteproyecto que ha elaborado la Oficina Española de Patentes y Marcas se inclina por esta segunda opción, justificando su postura con el argumento de que, aunque no se puede ignorar el extraordinario avance que supuso la Ley de 1988 en relación con el EPI, «en la actualidad pocos son sus artículos que no exigen, en mayor o menor medida, ser reformados» (4).

    Aunque la cuestión es muy opinable, no estoy muy seguro de que la elección efectuada por la Oficina sea la más acertada. Y ello porque la reforma que hay que llevar a cabo en la vigente Ley de Marcas no es de tanta envergadura, ni tiene tal significación, ni supone una «ruptura» tan profunda con la legislación anterior que necesite una nueva Ley en lugar de una modificación, con la profundidad que se requiera, de la existente.

    En efecto, al igual que ocurrió con la Ley de 1986 en materia de patentes, la verdadera reforma sobre las marcas se produjo con la Ley de 1988. Basta comparar la estructura y el contenido del EPI en materia de patentes o de marcas con la estructura y el contenido de las Leyes de 1986 y de 1988, para comprobar de inmediato el profundísimo cambio que supuso cada una de ellas en su respectiva materia. Se puede decir, sin exagerar, que cada una de estas leyes instaura un nuevo Sistema de Patentes (5) y un nuevo Sistema de Marcas (6), que nada, o muy poco, tienen que ver con los que se contenían en el EPI. Y otro tanto va a suceder con los Dibujos y Modelos cuando se lleve a cabo la reforma de esta parte del EPI, que viene impuesta por la reciente Directiva 98/71/CE sobre la Protección jurIdica de los Dibujos y Modelos (7).

    Por esta razón, cuando estaba a punto de fructificar la reforma del EPI en materia de patentes, la doctrina más autorizada propugnaba entonces que aquélla había de plasmarse en un nuevo texto legal y no en una modificación del EPI(8). Es decir, se quería hacer visible, en una nueva Ley, que el nuevo Derecho de patentes que se instauraba suponía una «ruptura» con el que se contenía en el EPI. Y lo mismo sucedió en materia de marcas.

    En el Preámbulo del Anteproyecto de Ley de Marcas se justifica la reforma de la vigente Ley por dos razones fundamentales, a saber: la necesidad de adaptar la Ley «a la profunda evolución que la marca ha experimentado en el Derecho comunitario e internacional» y «la conveniencia de introducir en nuestro Derecho algunas reglas de carácter sustantivo y procedimental que, aun no exigidas por aquellos Ordenamientos, obedecen tanto a la consideración de las legislaciones de nuestro entorno como a la experiencia obtenida de la aplicación durante una década de la repetida Ley 32/1988».

    Es verdad que desde 1988 hasta la actualidad han ocurrido acontecimientos, tanto a nivel nacional como internacional, que han incidido en la materia; y es verdad también que la aplicación práctica de la Ley de 1988 ha puesto al descubierto algunos defectos de esta Ley. Pero también es verdad que las modificaciones exigidas por la necesidad de armonizar nuestro Derecho con los Ordenamientos Comunitario e Internacional y por la conveniencia de subsanar los defectos de la vigente Ley y de acoger otras medidas que se han revelado útiles en Ordenamientos de nuestro entorno, son perfectamente realizables a través de una reforma, con la extensión y profundidad que sean necesarias, de la Ley 32/1988 (9).

    En la alternativa de elegir entre nueva Ley o reforma de la vigente, me inclino personalmente por esta última, por dos razones: de un lado, porque me parece que, si no hay un cambio profundo que afecte al propio Sistema -y en este caso, no lo hay-, es más correcto reformar la Ley vigente que elaborar una nueva; y, de otro, porque la Ley 32/1988 es una buena Ley, que ya es conocida por los que actúan en el ámbito del Derecho de marcas, y que puede seguir cumpliendo perfectamente su función, modificándola en todos los extremos que sean necesarios.

    Me parece, sin embargo, que la decisión de la OEPM es definitiva en el sentido de llevar a cabo la reforma por medio de una nueva Ley. En cualquier caso, y aunque es posible que mis reflexiones lleguen tarde, dejo expuesta mi opinión de que hubiera bastado una reforma de los preceptos de la Ley 32/1988 en lugar de una nueva Ley de Marcas.

  3. LA ESTRUCTURA DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE MARCAS

    El Anteproyecto elaborado por la OEPM, conserva el nombre de «Ley de Marcas», y regula tan sólo las marcas y los nombres comerciales. El rótulo de establecimiento desaparece de la Ley, tal vez como consecuencia de la interpretación que hace la OEPM de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 1999 (10). Si, como parece, se deja de regular el rótulo y desaparece esta figura, la competencia de las Comunidades Autónomas en materia de rótulos de establecimiento quedaría vacía de contenido. La vía que existiría, en tal caso, para proteger el rótulo sería la de la competencia desleal.

    Sin embargo, no estoy muy seguro de que el Anteproyecto haya acogido fielmente lo resuelto por nuestro Tribunal Constitucional. En efecto, en el Fundamento Duodécimo de la citada sentencia, lo que se declara inconstitucional es el párrafo segundo del artículo 85 de la Ley 32/1988, a cuyo tenor «Particularmente, se aplicarán a los rótulos de establecimiento las normas sobre procedimiento de registro contenidas en el Título III de la presente Ley». Es decir, lo que se considera inconstitucional es la remisión, en materia de rótulo de establecimiento, a las normas de procedimiento de registro previstas en el Título III de la Ley en sede de marcas.

    La Sentencia del Tribunal Constitucional no dice que sea inconstitucional la regulación material de esta figura por una Ley estatal. Lo que viene a decir el Tribunal Constitucional es que, por el ámbito nacional de los derechos de marca y de nombre comercial y por la especial naturaleza de estos derechos, corresponde a la legislación del Estado no sólo la regulación material, sino también la regulación del procedimiento de registro. Pero de aquí no puede deducirse que corresponde a las Comunidades Autónomas la legislación material del rótulo de establecimiento. Se trata de una materia de «propiedad industrial», por lo que la legislación material corresponde, según el artículo 149.1.9.a, al Estado. Es únicamente la regulación del procedimiento de concesión la que, por el ámbito municipal del derecho concedido, corresponde a las Comunidades Autónomas. Razón por la cual la regulación material del rótulo de establecimiento por una ley que no fuera estatal podría suponer una vulneración del citado artículo 149 de la Constitución.

    Sin embargo, y tal vez para evitar los problemas que se podrían plantear en el futuro por el hecho de que las Comunidades Autónomas tuvieran competencias en materia de procedimiento de concesión de rótulos, el Anteproyecto opta por eliminarlos de raíz, haciendo desaparecer la figura. No parece que dejar de regular una figura de larga tradición en el Derecho industrial español y de fuerte implantación en nuestro mercado sea la solución más acertada para este problema, pero es una opción de política legislativa.

    En otro orden de cosas, hay que señalar que el texto del Anteproyecto contiene 90 artículos, divididos en 10 títulos, que se denominan, respectivamente: Disposiciones Generales, Concepto de marca y prohibiciones de registro, Solicitud y procedimiento de registro, Duración, renovación y modificación de la marca registrada, contenido del derecho de marca, nulidad y caducidad de marca, marcas colectivas y marcas de garantía, marcas internacionales, marcas comunitarias, y nombres comerciales. El Anteproyecto finaliza con nueve Disposiciones Adicionales, ocho Disposiciones Transitorias, una Disposición Derogatoria y Dos Disposiciones Finales.

    Si se compara la estructura del Anteproyecto con el texto actualmente vigente de la Ley 32/1988, se comprueba que ambos poseen prácticamente la misma estructura y contenido. Las novedades que a este respecto presenta el Anteproyecto...

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