La protección de las marcas notorias y renombradas en el Derecho Mexicano

Autor:José Manuel Magaña Rufino
Páginas:261-286
RESUMEN

El presente estudio se dedica a la protección de las marcas notorias y renombradas en el Derecho mexicano, analizando el doble sistema que impera en México para declarar una marca notoria o renombrada. Por un lado, la posibilidad de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) declare discrecionalmente la notoriedad o renombre de un signo. Y, por otro lado, el procedimiento de... (ver resumen completo)

 
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LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS
NOTORIAS Y RENOMBRADAS
EN EL DERECHO MEXICANO
JOSÉ MANUEL MAGAÑA RUFINO *
RESUMEN
El presente estudio se dedica a la protección de las marcas notorias y renombra-
das en el Derecho mexicano, analizando el doble sistema que impera en México para
declarar una marca notoria o renombrada. Por un lado, la posibilidad de que el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) declare discrecionalmente la notoriedad o
renombre de un signo. Y, por otro lado, el procedimiento de declaración de notoriedad
o renombre de la marca, contemplado en la Ley de Propiedad Industrial desde el año
2005. Así mismo, se estudia la tutela conferida a las marcas notoria y renombrada tan-
to registradas como no inscritas en México.
Palabras clave: Marcas, marca notoria y renombrada, México.
ABSTRACT
The present Study is dedicated to the protection of famous and well-known trade-
markss in Mexican Law, analyzing the double system in force in Mexico to declare a tra-
demark well-known or famous. By one hand the Mexican Institute of Industrial Property
(IMPI) may discretionally declare a brand well-known or famous. On the other hand, the-
re is a procedure to declare a brand well-known or famous according to the Industrial
Property Law established since 2005. This paper also deals with the protection given to
registered and non registered well-known and famous trademarks in Mexico.
Keywords: Trademarks, well-known and famous trademarks, Mexico, Mark /Brand.
SUMARIO: I. CONSIDERACIONES PREVIAS.—II. LA PROTECCIÓN DE LA MARCANOTORIA
EN LA LEY DE LAPROPIEDAD INDUSTRIAL.—1. CONCEPTO LEGAL.—2. LA PROTECCIÓN DE LA
MARCA NOTORIA NO REGISTRADA EN MÉXICO.—3. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA REGISTRADA EN
MÉXICO.—III. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA EN LA LEY DE LAPRO-
PIEDAD INDUSTRIAL.—1. CONCEPTO LEGAL.—2. LAPROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA NO
REGISTRADA EN MÉXICO.—3. LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA REGISTRADA EN MÉXICO.—
4. DIFERENCIA ENTRE LA TUTELA CONCEDIDA A LA MARCA RENOMBRADA Y A LA MARCA NOTORIA.—IV. PRO-
CEDIMIENTO DE DECLARACIÓN DE NOTORIEDAD O RENOMBRE DE LA MARCA.
*Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Profesor Investigador de
tiempo completo de la Universidad Panamericana Campus Bonaterra, en la ciudad de Aguascalientes,
México. manuel.magana@up.edu.mx.
ADI
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS
México sigue un sistema de adquisición del derecho sobre la marca
de carácter mixto 1. En efecto, el artículo 87 de la Ley de la Propiedad
Industrial (LPI) 2dispone que el derecho al uso exclusivo de la marca se
obtiene a través de su registro 3en el Instituto Mexicano de la Propie-
dad Industrial (IMPI) 4. Sin embargo, el artículo 151 fracción II de la
LPI dispone que la marca registrada puede ser anulada si se acredita
que un tercero utilizaba con anterioridad (a la fecha de presentación de
la marca o en su caso a la fecha de su primer uso declarado), una marca
igual o semejante susceptible de inducir a confusión, para distinguir
idénticos o similares productos o servicios 5.
De suerte que México adopta —en punto a la adquisición del dere-
cho sobre la marca— un sistema heterogéneo. Por un lado, se trata
básicamente de un sistema registral, pero por otro, también reconoce el
uso de la marca no registrada, como generadora de un derecho capaz de
anular la marca registrada 6.
Al dirigir nuestra mirada al procedimiento para el registro de la
marca en México, es necesario subrayar que la LPI no contempla el sis-
tema de oposición. En este sentido, el propio IMPI determinará —escu-
chando sólo a la parte solicitante de la marca— si procede su registro, o
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1Coincidimos con C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, Tratado sobre Derecho de Marcas, Marcial Pons,
Barcelona, 2004, págs. 82 y 83, y «El nacimiento del derecho sobre la marca» en RDM, núm. 101,
1966, Madrid, pág. 240, que debe adoptarse, con respecto al nacimiento del derecho sobre la marca,
un sistema mixto para tutelar adecuadamente el interés de los consumidores y los intereses particula-
res de los empresarios. Acerca del sistema mixto de adquisición del derecho sobre la marca en Méxi-
co. Cfr. Sentencia del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito de 19 de marzo de 1985 (Amparo en
Revisión 1269-84, «Gucci de México, S. A. de C. V.» Ponente: D. Góngora Pimentel). Vid. Semana-
rio Judicial de la Federación, 7.ª época, v. 193-198, pág. 109. También Vid. D. RANGEL MEDINA,
Panorama del Derecho Mexicano. Derecho Intelectual, McGraw-Hill Interamericana, México DF,
1998, pág. 63, yJ. M. MAGAÑA RUFINO,Análisis de la propiedad industrial en México, Clave Empre-
sarial, México DF, 2002, pág. 33
2La LPI adquiere su nombre en reformas legales publicadas en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF) el 2 de agosto de 1994. Anteriormente se denominaba Ley de Fomento y protección de la
propiedad industrial de 27 de junio de 1991. Cfr. DOF, de 2 de agosto de 1994, tercera sección,
págs. 1 y sigs.
3M. JALIFE DAHER, Comentarios a la Ley de la Propiedad Industrial, Edo. Mex., México, 1998,
pág. 83, afirma que la obtención del registro expedido por el IMPI constituye un reconocimiento ofi-
cial de que el signo presentado a registro reúne los elementos necesarios para ser considerado legal-
mente como marca registrada.
4De acuerdo con el artículo 6 LPI, el IMPI (órgano descentralizado, con personalidad jurídica y
patrimonio propio) es la autoridad administrativa competente en materia de propiedad industrial. En
punto a las facultades y Junta de Gobierno del IMPI. Vid. M. JALIFE DAHER,Comentarios..., cit.
págs. 20 y sigs.
5A este respecto, M. JALIFE DAHER, Comentarios..., cit., pág. 301, mantiene que ésta es una de
las causas que se invoca con mayor frecuencia como fundamento de las demandas de nulidad, ya que
constituye la fórmula que resuelve la confrontación entre derechos generados por el uso y derechos
constituidos por el registro de marca.
6De acuerdo con C. FERNÁNDEZ-NÓVOA,Tratado..., cit., pág. 83, el sistema mixto —en un plano
abstracto— es el más aconsejable para la adquisición del derecho sobre una marca. Sin embargo, el
citado autor afirma que no es el sistema que prevalece en el actual Derecho europeo de marcas. En el
mismo sentido, vid. D. RANGEL MEDINA, Panorama..., cit., pág. 63.
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