Presupuestos de aplicación
| Autor | María Isabel Grimaldos García - Linda Navarro Matamoros |
| Páginas | 69-99 |
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Capítulo III
Presupuestos de aplicación
1. LA TOLERANCIA
Para que la marca posterior se convalide o sane como consecuencia de la
caducidad por tolerancia es necesario, como es bien sabido, que el titular del
signo anterior haya “tolerado” el uso del signo posterior. La pregunta respecto
de este presupuesto es qué haya de entenderse por “tolerar”. La centralidad de
la cuestión ha hecho que parte de la doctrina se pregunte acerca de los puntos
de contacto entre la tolerancia consciente, prevista para la caducidad por tole-
rancia, y otras hipótesis de consentimiento del titular en Derecho de marcas.
La tolerancia podría ser considerada como un caso de consentimien-
to a la utilización del signo registrado posterior manifestado por parte del
sujeto legitimado a ejercer la acción de nulidad (relativa) aun cuando sólo
implícitamente108.
Se ha afirmado que, en el ámbito marcario, el consentimiento puede
tener diversos grados. El necesario para que se produzca la caducidad por
tolerancia sería el grado “cero” de consentimiento, un consentimiento inex-
presado; en el grado “uno” estarían aquellos supuestos en que es precisa una
autorización expresa del titular de la marca, en el grado “dos” los casos en que
hay una autorización expresa absorbida en un acto de disposición de la mar-
ca. En todos los mencionados hay siempre un consenso del titular, aun cuan-
do sea, como ocurre con la caducidad por tolerancia, en la versión “menor” o
más débil del consentimiento, consistente en una mera renuncia a hacer valer
las acciones que el derecho de marca confiere a su titular, en una pura pasivi-
dad en la defensa de su derecho109.
108 PECORARO, L., “Nullità, convalidazione, decadenza”, AA.VV. (Coord. BOTTERO/
TRAVOSTINO), Il diritto dei marchi d´impresa, UTET, Torino, 2009, p. 508.
109 SPOLIDORO, M.S., “Il consenso del titolare e gli accordi di coesistenza”, AA.VV., Segni e
forme distintive. La nuova disciplina, atti del Convegno Milano 16-17 giugno 2000, Milano, 2001, pp. 194 y ss.
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En esta materia resulta de especial interés la Sentencia del Tribunal de
Justicia (Sala primera) de 22 de septiembre de 2011 en el asunto C-482/09,
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con
arreglo al artículo 234 CE, por la Court of Appeal (England & Wales) (Civil
Division) (Reino Unido), mediante resolución de 12 de noviembre de 2009,
recibida en el Tribunal de Justicia el 30 de noviembre de 2009, en el procedi-
miento entre Budjovický Budvar, národní podnik y Anheuser-Busch Inc.
Budvar y Anheuser-Busch comercializan sus respectivas cervezas con el signo
denominativo «Budweiser», o con términos que incluyen dicho signo, desde que
entraron en el mercado del Reino Unido, en 1973 y en 1974 respectivamente.
Siempre según la resolución de remisión, las cervezas de Budvar y de Anheuser-
Busch no presentan las mismas características, aunque sus denominaciones sean
idénticas. Sus sabores, precios y presentación han sido siempre distintos y, en los
mercados en los que Budvar y Anheuser-Busch coexisten, los consumidores per-
ciben claramente la diferencia, aunque exista un pequeño grado de confusión
entre ellas. En noviembre de 1976, Budvar solicitó el registro como marca del
término «Bud», pero Anheuser-Busch formuló oposición. En 1979, Anheuser-
Busch demandó a Budvar por usurpación de denominación («passing off»), so-
licitando que se le prohibiera utilizar el término «Budweiser». Budvar formuló
reconvención por usurpación de denominación, solicitando a su vez que se pro-
hibiera a Anheuser-Busch la utilización del término «Budweiser». A la espera del
resultado de ambas acciones por usurpación de denominación, el procedimien-
to de oposición al registro como marca del término «Bud» quedó suspendido.
El 11 de diciembre de 1979, Anheuser-Busch solicitó el registro como marca del
término «Budweiser» para los productos «cerveza, ale y porter». Budvar formuló
oposición contra dicha solicitud de marca. La demanda inicial y la reconvención
por usurpación de denominación fueron desestimadas en primera instancia y en
apelación, pues los tribunales competentes consideraron que ninguna de las par-
tes creaba una impresión engañosa y que el signo verbal «Budweiser» disfrutaba
de un doble renombre. A continuación, el término «Bud» quedó debidamente
registrado como marca a nombre de Budvar, al desestimarse la oposición formu-
lada por Anheuser-Busch. El 28 de junio de 1989, Budvar presentó, a su vez, una
solicitud de registro como marca del término «Budweiser», solicitud contra la que
Anheuser-Busch formuló oposición.
En febrero de 2000, la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) des-
estimó las dos oposiciones formuladas contra el registro del término «Budweiser» y
resolvió que tanto Budvar como Anheuser-Busch tenían derecho a registrar como
marca dicho término. Conforme a lo dispuesto en la Trade Marks Act 1994, dicho
Tribunal se basó en las disposiciones de la Trade Marks Act 1938, que permitía
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