Prescripción vs. Caducidad por tolerancia en el sistema español de marcas

Autor:Montiano Monteagudo
Cargo del Autor:Profesor Titular de Derecho Mercantil Universitat Pompeu Fabra
RESUMEN

I. Planteamiento.-II. La prescripción de las acciones de nulidad relativa y de violación del derecho sobre la marca en la vigente legislación de marcas.-1. La regulación normativa.-2. Caracteres de la prescripción de la acción de nulidad relativa.-3. Caracteres de la prescripción de las acciones por violación del derecho de marca.-III. La caducidad por tolerancia en la directiva de marcas.-1.... (ver resumen completo)

 
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  1. PLANTEAMIENTO

    El mundo de las relaciones jurIdicas debe estar presidido por la nota de la certidumbre y, por ello, se establecen límites temporales para hacer valer los propios derechos. Desde esta perspectiva se comprende que nuestro ordenamiento atienda a este interés mediante diversas instituciones jurIdicas y, en particular, mediante figuras tan conocidas como la prescripción extintiva y la caducidad.

    Esta exigencia general de certidumbre y seguridad jurIdica es particularmente sentida en los sistemas de marcas y de manera preeminente en aquellos que, como el sistema español de marcas, se sustentan sobre principios regístrales. En efecto, y como ya he tenido ocasión de desarrollar en otra ocasión, los sistemas regístrales de marcas atienden a dos intereses principales: la seguridad jurIdica y el favorecimiento de la implantación de los signos distintivos en el mercado(1). No puede sorprender, pues, que, como corresponde a una eficaz salvaguardia de estos intereses, el legislador de marcas haya previsto mecanismos de resolución de conflictos entre signos distintivos en los que el transcurso del tiempo juega un papel ciertamente preeminente. Por nuestra parte, y al objeto de limitar el ámbito material sobre el que se desarrolla este estudio, centraremos nuestra atención exclusivamente en aquellos conflictos que se plantean, de un lado, entre signos distintivos ya registrados incompatibles, esto es, entre marcas que se valen de signos o medios idénticos o semejantes para distinguir productos o servicios idénticos o similares (conflictos en el plano registral) y, de otro lado, de los surgidos como consecuencia de la efectiva utilización en el tráfico económico por un tercero de una marca incompatible con otra previamente registrada, independientemente de si aquel tercero goza o no del amparo registral (conflictos derivados de la utilización en el tráfico).

    El primer conflicto descrito, como es bien sabido, puede resolverse tanto en el sistema español (art. 48 LM) como en el sistema diseñado por la Directiva de Marcas (art. 4 DM) mediante el ejercicio de una acción de nulidad al objeto de expugnar del respectivo Registro de Marcas a quien (indebidamente) obtuvo el registro de una marca incompatible con otra prioritaria. De su lado, el segundo conflicto indicado permite también en ambos sistemas que el titular de la marca prioritaria ejerza las acciones por violación de su derecho frente al infractor (art. 31 LM y art. 5 DM). Pero más allá de esta lógica coincidencia en la naturaleza de los remedios previstos para dirimir estos conflictos, lo cierto es que el ejercicio de las oportunas acciones se sujeta en el sistema español de marcas a determinados plazos de prescripción, mientras que en el sistema de la Directiva de Marcas el ejercicio de las acciones puede verse afectado por virtud del instituto de la caducidad por tolerancia.

    El propósito de este estudio es analizar ambas instituciones a fin de determinar, de un lado, cuál de ellas sirve de manera más eficaz a los propósitos de un sistema de marcas eficiente y, de otro lado, aunque ciertamente relacionado con lo anterior, si ambos instrumentos están llamados a complementarse o, por el contrario, existe entre los mismos una incompatibilidad excluyente. Una adecuada respuesta a estas cuestiones es particularmente útil en un momento como el presente en que ya parece inaplazable acometer la reforma de la legislación de marcas para adaptarla a lo dispuesto en la Directiva de Marcas.

  2. LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE NULIDAD RELATIVA Y DE VIOLACIÓN DEL DERECHO SOBRE LA MARCA EN LA VIGENTE LEGISLACIÓN DE MARCAS

    1. La regulación normativa

      Como corresponde a un sistema registral que persigue la concesión ordenada de los derechos de exclusiva que se atribuyen a los titulares de las marcas, nuestra legislación de marcas ha previsto diversas reglas para resolver los conflictos que surgen entre los titulares de aquellos derechos o entre éstos y quienes pretenden acceder al Registro de Marcas. De este conjunto de reglas interesa destacar ahora únicamente la regla de la prioridad que dirime el conflicto surgido (en el plano registral) entre marcas confundibles [art. 12.1.a) LM].

      Así las cosas, una solicitud de registro que tenga por objeto una marca incompatible con otra previamente solicitada o registrada debería rechazarse al amparo de la prohibición relativa contenida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. Estando en juego intereses públicos tales como la capacidad informativa y fiabilidad de las marcas o, si se quiere, la transparencia del mercado, no puede extrañar que el control del acceso al registro se confíe directamente a la OEPM y, en particular, que a ésta se imponga en todos los casos el examen de la observancia de las prohibiciones absolutas y relativas de registro, y en relación con las prohibiciones del artículo 12.1 de la Ley de Marcas la búsqueda de anterioridades relevantes, como condición previa y necesaria a la concesión de un registro de marca (arts. 27 a 29 LM). Además, y sin perjuicio de lo anterior, el sistema de marcas permite a los interesados que se consideren perjudicados oponerse a la concesión de una solicitud de marca (art. 26 LM).

      En definitiva, tanto la oposición a la concesión como el propio examen de oficio que lleva a cabo la OEPM a estos efectos son mecanismos preventivos que habrían de impedir la convivencia registral de marcas incompatibles. Ahora bien, no por anómalo e indeseable puede descartarse de antemano que una solicitud de marca incompatible sea finalmente concedida. De un lado, la falta de oposición del titular de una solicitud o registro de marca anterior puede propiciar el reconocimiento de protección en España de una marca internacional incompatible en los casos, no infrecuentes, en los que la OEPM, por uno u otro motivo, no detecte oportunamente la incompatibilidad entre las marcas en conflicto. De otro lado, en la formulación del juicio de compatibilidad entre marcas entran en juego, en cualquier caso, extremos de apreciación individual que ciertamente explican que distintos examinadores resuelvan de forma diferente sobre casos que quizá pudieran considerarse esencialmente coincidentes. En este sentido, las prevenciones legislativas encaminadas a impedir el acceso al registro de marcas incompatibles con otras anteriores bien pueden revelarse fallidas en el caso concreto.

      Pues bien, es por ello por lo que la legislación de marcas, consciente de la disfunción que representa la convivencia registral de marcas incompatibles, ha previsto un ulterior instrumento, el que ahora interesa particularmente, que permite resolver el conflicto así abierto. Nos referimos, en concreto, a la posibilidad de ejercer una acción declarativa de la nulidad, como sucede, particularmente, cuando la solicitud es contraria a la prohibición establecida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (art. 48 LM). Entre los legitimados activamente para el ejercicio de esta acción se cuenta el titular de la solicitud o registro de marca anterior con la que se estima incompatible la protección de la marca solicitada con posterioridad. Y en este sentido, interesa destacar que la acción para pedir la nulidad de una marca inscrita en contravención de lo dispuesto en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas está sujeta a un plazo de prescripción de cinco años, a contar desde la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. La acción de nulidad será impresciptible, no obstante, en el caso de que la marca posterior incompatible se hubiera solicitado de mala fe.

      De otro lado, y como es bien sabido, la protección jurIdica que el sistema de marcas atribuye al titular de una marca inscrita frente a las marcas posteriores incompatibles no sólo se desenvuelve en el plano de acceso y conservación del registro de estas últimas, sino también en relación con la utilización de estas últimas marcas en el tráfico económico. En efecto, la legislación de marcas atribuye al titular de una marca inscrita no sólo la facultad de utilizarla efectivamente en el tráfico económico (art. 30 LM), sino que además le permite ejercitar las acciones por violación de marcas frente a aquellos que, sin su consentimiento, utilicen una marca incompatible, esto es, una marca idéntica o semejante para distinguir productos o servicios idénticos o similares (art. 31 LM). En particular, el titular cuyo derecho de marca sea lesionado podrá pedir en vía civil, y entre otros remedios, la cesación de los actos que violen su derecho, la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación y la publicación de la sentencia a costa del condenado (arts. 35 a 38 LM). De otro lado, el ejercicio de las acciones por violación del derecho de marca se sujeta en nuestro ordenamiento a un plazo de prescripción de cinco años que comienza a contar desde el día en que pudo ejercitarse la acción (art. 39 LM).

    2. Caracteres de la prescripción de la acción de nulidad relativa

      Más allá del juicio de oportunidad que pueda merecer el sometimiento de la acción de nulidad relativa a un plazo de prescripción, cuestión ésta de la que nos ocuparemos posteriormente, lo cierto...

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