La modificación de las reivindicaciones según el artículo 123(2) CPE

Autor:Susana Torrente Vilasánchez
Páginas:481-497
RESUMEN

La reciente decisión G2/10 de la Alta Cámara de Recursos arroja luz sobre si una modificación de una reivindicación mediante un disclaimer infringe el artículo 123(2) CPE. Esta decisión analiza las decisiones anteriores G1/03 y G2/03 y otras razones de decisión de las Cámaras de Recursos en relación a los disclaimers. Tras la decisión G2/10 es esperable que los criterios para permitir la... (ver resumen completo)

 
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ADI 32 (2011-2012): 481-498
LA MODIFICACIÓN DE LAS REIVINDICACIONES
SEGÚN EL ARTÍCULO 123(2) CPE
Su S a n a To r r e n T e Vi l a S Á n c h e z *
RESUMEN
La reciente decisión G2/10 de la Alta Cámara de Recursos arroja luz sobre si una mo-
dificación de una reivindicación mediante un disclaimer infringe el artículo 123(2) CPE. Esta
decisión analiza las decisiones anteriores G1/03 y G2/03 y otras razones de decisión de las
Cámaras de Recursos en relación a los disclaimers. Tras la decisión G2/10 es esperable
que los criterios para permitir la introducción de disclaimers de materia descrita en la solici-
tud como se presentó, se apliquen de forma clara y homogénea.
Palabras clave: Disclaimers, artículo 123(2) CPE, modificaciones.
ABSTRACT
The recent decision G2/10 of the Enlarged Board of Appeal shed light on whether an
amendment to a claim by a disclaimer infringes article 123(2) EPC. This decision analyzes
the previous decisions G1/03 and G2/03 and other reasons of decision from Board of Appeals
in relation to disclaimers. It is expected that after G2/10 the criterion to allow disclaimers for
disclosed subject-matter in the application as filed, are clear and homogenously applied.
Keywords: Disclaimers, artículo 123(2) EPC, amendments.
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. CONSIDERACIONES GENERALES DEL ARTÍCULO 123(2)
CPE: 1. la S o l i c i T u d o r i G i n a l m e n T e P r e S e n T a d a . 2. cr i T e r i o S d e P e r m i S i V i d a d P a r a r e a l i z a r m o d i F i c a -
c i o n e S e n l a S r e i V i n d i c a c i o n e S . 3. eX c e P c i o n e S .—III. LA DECISIÓN G2/10 Y LOS DISCLAIMERS:
1. re V i S i ó n h i S T ó r i c a d e l a S d e c i S i o n e S m Á S r e l e Va n T e S r e l a c i o n a d a S c o n l a i n T r o d u c c i ó n d e D i s C l a i -
m e R s . 2. lo S a r G u m e n T o S y c o n c l u S i o n e S d e l a d e c i S i ó n G2/10.—IV. CONCLUSIONES.
I. INTRODUCCIÓN
El Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (CPE) conere al
solicitante la facultad para realizar modicaciones en la solicitud de patente
[art. 123(1) CPE] 1 . La modicación de las reivindicaciones es una de las
* Dra. Susana To r r e n T e Vi l a S Á n c h e z . Universidade de Santiago de Compostela. Correo electrónico:
susana.torrente@usc.es.
1 El Convenio de concesión de las Patentes Europeas se puede consultar en http://www.epo.org/law-
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482 SUSANA TORRENTE VILASÁNCHEZ. Lamodicacióndelasreivindicaciones...
cuestiones más relevantes en la tramitación de una solicitud de patente hasta
su concesión y posteriormente en el proceso de oposición, ya que posibilita
al solicitante mejorar su posición inicial, por ejemplo, a la vista de los do-
cumentos del estado de la técnica aportados por el examinador y/o de las
objeciones u oposiciones de terceros. Sin embargo, las modicaciones que
el solicitante puede introducir en la solicitud de patente o en la patente eu-
ropea no son ilimitadas sino que deben de cumplir con los requisitos de los
artículos 123 (2) y (3) CPE.
En relación a las modicaciones que el solicitante puede realizar en los
procedimientos ante la OEP, la Alta Cámara de Recursos de la OEP emitió
recientemente la decisión G2/10, que da las directrices sobre los criterios
para introducir renuncias a una parte de la protección en una reivindicación 2.
Por otro lado, está pendiente la resolución de una cuestión planteada a la Alta
Cámara de Recursos en cuanto a la corrección de errores durante el proceso
de oposición 3 . Y, aunque a otro nivel de relevancia, es oportuno comentar
que la OEP publicó una propuesta de Directrices de Examen que entrará en
vigor en junio de 2012 y cuya aportación al caso que nos ocupa es una nueva
Parte H dedicada exclusivamente a modicaciones y correcciones 4.
II. CONSIDERACIONES GENERALES DEL ARTÍCULO 123(2) CPE
Artículo 123(2) CPE: «La solicitud de patente europea o la patente euro-
pea no podrán modicarse de manera que su objeto exceda del contenido de
la solicitud tal como se haya presentado» 5.
El aspecto fundamental del artículo 123(2) CPE es que un solicitante no
puede mejorar su situación inicial añadiendo materia que no se había descrito
en la solicitud como se presentó originalmente, ya que esto le conferiría una
ventaja injusticada y podría dañar la seguridad legal de terceras partes 6.
1. la S o l i c i T u d o r i G i n a l m e n T e P r e S e n T a d a
A la hora de aplicar correctamente el artículo 123(2) CPE es importante
denir qué se entiende por contenido de la solicitud presentada, qué partes
de la solicitud comprende y qué otros documentos podrían ser incluidos en
este concepto. La Alta Cámara de Recursos interpretó el término «contenido
practice/legal-texts/epc.html, en donde también se puede consultar una sección de archivo con anteriores
ediciones.
2 El expediente sobre esta decisión emitida el 30 de agosto de 2011, se puede consultar en http://www.
epo.org/law-practice/case-law-appeals.html.
3 A esta decisión le corresponde la referencia de caso G1/10 y la documentación completa se puede
consultar en https://register.epo.org/espacenet/application?number=EP99115002&lng=en&tab=main.
4 El borrador de las Directrices de Examen se puede consultar en http://www.epo.org/law-practice/
legal-texts/guidelines-2012.html.
5 Las cuestiones relacionadas con este artículo se pueden consultar en varios comentarios al CPE:
D. VISSER, The Annotated European Patent Convention, 19.ª ed., Veldhoven, 2011, págs. 307-318; D. BUC-
KNELL, Pharmaceutical, Biotechnology and Chemical Inventions, Oxford, 2011, págs. 847-875. Y para re-
ferencias relacionadas con el mismo, J. HOEKSTRA, References to the European Patent Convention, 2011,
1.0. 6 G1/93, OJ EPO 1994, 541; punto 9 (disponible en www.epo.org/patents/appeals.html).
ADI 32 (2011-2012).indb 482 18/9/12 12:33:09

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