La protección de las marcas notorias y renombradas en el derecho mexicano

Autor:José Manuel Magaña Rufino
Cargo del Autor:Profesor Investigador de tiempo completo de la Universidad Panamericana Campus Bonaterra
Páginas:262-286
RESUMEN

El presente estudio se dedica a la protección de las marcas notorias y renombradas en el Derecho mexicano, analizando el doble sistema que impera en México para declarar una marca notoria o renombrada. Por un lado, la posibilidad de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) declare discrecionalmente la notoriedad o renombre de un signo. Y, por otro lado, el procedimiento de... (ver resumen completo)

 
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I Consideraciones previas

México sigue un sistema de adquisición del derecho sobre la marca de carácter mixto1. En efecto, el artículo 87 de la Ley de la Propiedad Industrial (LPI)2 dispone que el derecho al uso exclusivo de la marca se obtiene a través de su registro3 en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)4. Sin embargo, el artículo 151 fracción II de la LPI dispone que la marca registrada puede ser anulada si se acredita que un tercero utilizaba con anterioridad (a la fecha de presentación de la marca o en su caso a la fecha de su primer uso declarado), una marca igual o semejante susceptible de inducir a confusión, para distinguir idénticos o similares productos o servicios5.

De suerte que México adopta —en punto a la adquisición del derecho sobre la marca— un sistema heterogéneo. Por un lado, se trata básicamente de un sistema registral, pero por otro, también reconoce el uso de la marca no registrada, como generadora de un derecho capaz de anular la marca registrada6.

Al dirigir nuestra mirada al procedimiento para el registro de la marca en México, es necesario subrayar que la LPI no contempla el sistema de oposición. En este sentido, el propio IMPI determinará —escuchando sólo a la parte solicitante de la marca— si procede su registro, oPage 263si es denegado puesto que afecta los derechos de exclusividad de marcas registradas, o puede causar riesgo de confusión en el público7.

Por lo demás, cabe subrayar que México no es parte de tratados internacionales que permitan el registro de una marca en varios países, a través de una única solicitud (como la marca comunitaria). Asimismo, México no forma parte del Arreglo de Madrid, ni tampoco del Protocolo de Madrid, a efectos de realizar registros internacionales de marca8.

Por último, antes de iniciar el análisis de las marcas notoria y renombrada en la LPI, es necesario advertir que la marca notoria es denominada en México como «notoriamente conocida». A su vez, la marca renombrada es designada como «famosa». No obstante, en el presente trabajo —por razones de claridad— hablaremos siempre de marcas notoria y renombrada.

II La protección de la marca notoria en la ley de la propiedad industrial
1. Concepto legal

El artículo 98 bis de la LPI9 define la marca notoria como aquella que es conocida por el sector del público o de los círculos comerciales, a los cuales el titular del signo dirige principalmente su oferta10.

Seguidamente, el artículo 98 bis-2.I aclara que el sector del público comprende tanto a los consumidores reales como potenciales 11. Asimismo, el apartado III de esta última norma, indica que los círculos comerciales se integran por los comerciantes, industriales o prestadores de servicios relacionados con los productos o servicios a los que se dirige principalmente la marca notoria.

En nuestra opinión, es loable que la LPI haya incluido los círculos comerciales12 —afines a la marca— como medio idóneo para acreditarPage 264el carácter notorio del signo. Sin embargo, es criticable que el conocimiento de la marca, para considerarla notoria, pueda ser bien en el sector del público al que se dirige, o bien en los círculos comerciales afines 13. Dicho con otras palabras, de la redacción del artículo 98 bis LPI se infiere que basta con acreditar el conocimiento de la marca en los círculos comerciales de su sector, para que sea considerada notoria, aunque no sea conocida por el público al cual dirige su oferta14. Ahora bien, a nuestro entender, lo más apropiado para examinar el carácter notorio de una marca, es analizar los dos factores —público consumidor del sector y círculos comerciales afines— de forma conjunta, y no de modo independiente.

Asimismo, el conocimiento de la marca notoria, tanto del público consumidor al que dirige primordialmente su oferta, como de los círculos comerciales afines al signo, debe ser considerado en México15. En efecto, el artículo 98 bis16 señala que ambos factores deben encontrarse sitos en México. Sin embargo, el citado Ordenamiento no excluye que tal conocimiento pueda provenir de extranjeros residentes en México.

Por último, es importante señalar que el conocimiento de la marca notoria en México puede ser consecuencia del uso o promoción del signo, tanto en México como en el extranjero 17. De este modo, la tutelaPage 265concedida a la marca notoria mexicana no precisa del uso o registro de la misma en territorio mexicano 18, sólo de su conocimiento, que en la mayoría de los casos proviene de intensas campañas de publicidad en medios masivos de comunicación19.

A nuestro parecer, es acertado que la LPI disponga que la marca notoria pueda ser conocida en México, fruto del uso o promoción del signo en otros países. En efecto, como regla general, la marca notoria es conocida primeramente en su país de origen, y una vez que se ha posicionado en tal mercado, inicia su expansión hacia el exterior. Pues bien, toda vez que vivimos en un mundo globalizado, es muy probable que el uso y promoción de la marca notoria, realizado en su país de origen, trascienda a otros mercados, merced —la mayoría de las veces— a la promoción de la marca en medios masivos de comunicación.Por tal motivo, es encomiable que la LPI no exija forzosamente el uso o promoción de la marca notoria en territorio mexicano para concederle tutela jurídica.

En suma, debe elogiarse que la LPI, en armonía con el CUP20, proteja la marca notoria no usada o registrada en México, para evitar la usurpación de la misma por parte de un tercero21. Sin embargo, resultaPage 266paradójico que la LPI exija el registro de la marca en México para declarar oficialmente su notoriedad. En efecto, la marca notoria conocida en México no requiere de registro en ese país para la protección discrecional por parte del IMPI22. No obstante, —inexplicablemente— exige un registro de marca en México para tramitar la declaración oficial de notoriedad.

2. La protección de la marca notoria no registrada en México

La protección concedida a la marca notoria no registrada en México se plasma en el artículo 90 fracción XV de la LPI23. El citado precepto dispone que no se otorgará registro de marca a los signos que sean idénticos o semejantes a una marca que el IMPI estime notoria en México24. No obstante, la protección a la marca notoria no registrada es parcial. En efecto, la tutela de la marca notoria no registrada en México impide el registro de una marca idéntica o semejante, cuando es solicitado por un tercero no autorizado. Sin embargo, la tutela no comprende el uso ilegitimo de la marca por una persona ajena a su titular.

En este sentido, podría parecer que tanto el artículo 213 fracción IX LPI25, relativo a las infracciones administrativas, como el artículo 223Page 267fracciones II y IIILPI26 concerniente a los delitos, otorgan protección a la marca notoria no registrada en México en contra del uso no autorizado por parte de un tercero. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 191 LPI27, el IMPI requiere un registro de marca en México para iniciar un procedimiento administrativo de infracción contra un tercero por usar indebidamente una marca notoria28. En el mismo sentido, el Ministerio Público Federal (MPF) también requiere el registro de la marca notoria en México, a efectos de tipificar los delitos recogidos en las fracciones II y III del artículo 223 LPI. Por esta razón, podemos concluir afirmando que la marca notoria no registrada en México —en contravención a lo dispuesto por el artículo 6 bis CUP— 29, no encuentra protección en la LPI contra el uso ilegítimo o de mala fe, realizado por un tercero.

Por otro lado, cabe subrayar que la protección concedida en el artículo 90 fracción XV LPI, impide el registro a un tercero de una marca notoria no registrada en México, en cualquier clase de productos o servicios, si se cumplen cualquiera de los siguientes requisitos. En primer término, que la marca solicitada por el tercero pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca notoria30. EnPage 268segundo lugar, que tal solicitud pudiese constituir un aprovechamiento del prestigio de la marca notoria no autorizado por el titular de la misma. En tercer término, que la solicitud de la marca presentada a registro por el tercero, pudiese causar un desprestigio de la marca notoria31. Y, por último, que tal solicitud pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoria.

A nuestro parecer, la LPI otorga protección a la marca notoria no registrada de manera excesiva. En efecto, según el CUP, la marca notoria sólo debe ser protegida —como regla general— cuando la marca idéntica o semejante distinga productos o servicios idénticos o similares. A partir de ese punto, se puede conceder protección a la marca notoria más allá de la regla de la especialidad, en supuestos muy concretos que impliquen riesgo de asociación, o aprovechamiento indebido del prestigio o distintividad del signo. En estos casos, siempre debe tomarse en consideración, como requisito previo, el conocimiento de la marca notoria en el sector diverso al que dirige primordialmente su oferta, y en el cual se le concederá tal tutela32.

Por otro lado, no parece apropiado otorgar protección a la marca notoria no...

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