La protección de las marcas en nuestro derecho y el control notarial. Comentario a la Sentencia del TS de 12 de septiembre de 2011. (Sala de lo civil, sentencia nº 611/2011)

Autor:Cristina Requena Torrecillas
Cargo:Notaria de Caldes d'Estrac
Páginas:261-269
 
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Supuesto de hecho

Las comunidades de propietarios de cuatro edificios que componen actual-mente un complejo inmobiliario en Almería otorgaron escritura pública de constitución en la que hicieron constar como denominación de las mismas el nombre BRISEIS, seguidas de los respectivos guarismos distintivos de cada portal (Briseis I, Briseis, II, etc.). Esta denominación coincidía exactamente con el nombre de una sociedad mercantil inscrita en la misma localidad, BRISEIS, SA, que a su vez es también titular de la marca BRISEIS, y que en su condición de tal inter-puso demanda contra las comunidades por ser, además de su denominación social, marca, nombre comercial y rótulo de los establecimientos de venta de productos de higiene y perfumería que la misma comercializa; constando además en todos los casos debidamente registrados, vigentes y en uso continuo en el momento de la demanda.

La demandante, BRISEIS, SA, alegaba que al autorizarse el uso de esta de -nominación a las comunidades de propietarios se habían lesionado sus derechos sobre la marca de que era titular, en base a los artículos 34.2.c), 40, 41 y 44 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, y se había cometido un acto de competencia desleal conforme al artículo 6 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal. Entendía por ello violado el derecho de uso en exclusiva de su marca, al utilizarse por parte de las comunidades de propietarios demandadas, sin el consentimiento y con la oposición expresa de la actora, tal nombre para la designación tanto del complejo inmobiliario como de los distintos portales que componen el mismo. Todo esto implicaba, en resumen, no sólo una violación de los legítimos derechos que le amparan como titular de una marca de renombre, sino un menoscabo de su carácter distintivo y un riesgo cierto de confusión para los consumidores respecto a la procedencia empresarial de la promoción inmobiliaria.

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Las comunidades demandadas alegaron en contra que no existía infracción alguna, porque al no participar en el mercado no existía confusión o error posible, y que la marca en cuestión, aunque registrada, no tenía notoriedad suficiente en el mercado para ser objeto de una protección especial que impidiera su uso a las comunidades.

Sentencia Del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo falló en esta sentencia a favor de las comunidades de propietarios, que podrán seguir empleando la denominación cuestionada, basán-dose, entre otros, en los siguientes argumentos:

  1. No consideró que se hubiera probado de forma concluyente que la marca BRISEIS fuera suficientemente «renombrada» en España como para poder ser objeto de una protección especial. Distinción ya sometida a un nivel de discrecionalidad delicado, dado que la Audiencia Provincial había apreciado que sí era una marca «notoria», a pesar de lo cual el TS entendió que, conforme a la Directiva 89/104/CEE del Consejo Europeo, se han de diferenciar estos dos conceptos. Y para ello señaló como relevante la interpretación del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea en la sentencia de 14 de septiembre de 1999 (C-375/97) que, para determinar cuál es el grado de conocimiento que ha de alcanzar una marca para tener la condición de renombrada, remite a que sólo es así si «una significativa parte del público interesado en los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esa marca». Referente, como es de verse, peligrosamente subjetivo donde los haya.

    Por tanto, frente al criterio de la entidad demandante de que para que una marca pueda producir el efecto del ius prohibendi más allá de la regla de especialidad, es indiferente que sea renombrada, una vez que ha sido declarada notoria, como ocurrió en las instancias anteriores, el Tribunal Supremo entiende que es necesario que se den ambos requisitos.

  2. Por lo demás, estimó el Alto Tribunal que no se comete por las comunidades de propietarios en la utilización de la marca infracción alguna de carácter objetivo en el plano marcario, porque no hay participación en el mercado y, por tanto, no hay perjuicio en el tráfico económico para el demandante. Y señala al respecto la sentencia comentada que: «Los propietarios utilizan este nombre con el único fin de singularizar los edificios comunes, en cuya fachada principal aparecen inscritos los signos. Y no hay constancia, según se da por supuesto en las sentencias de las dos instancias, de que se destinen directa o indirectamente a distinguir productos o servicios —o empresas o establecimientos mercantiles—. En ningún caso se afirma...

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