Caducidad de la marca: el «uso efectivo» y los efectos anticompetitivos derivados de la falta del mismo

Autor:Miriam Martínez Pérez
Páginas:528-530
 
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SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID (SECCIÓN 28.ª), DE 27 DE FEBRERO DE 2012, NÚMERO 63/2012.

FUENTE: (SAP M 4774/2012) CENDOJ.

La Audiencia Provincial de Madrid aprecia la caducidad de determinadas marcas por falta de uso, al considerar que el hecho de que una marca esté incursa en un proceso de nulidad, en el que no se ha decretado medida cautelar que impida su utilización, no justifica la falta de uso de la misma.

1. La parte demandante, en su condición de fabricante española de calzado, bolsos, complementos y productos textiles, para lo que se sirve del signo distintivo «MUSTANG», perseguía que se declarase la caducidad de un total de seis registros marcarios internacionales que ostenta la mercantil alemana. La demandante alegaba a tales efectos la falta de uso de dichos signos en España.

El Juzgado de lo Mercantil desestimó las pretensiones de la demandante al considerar que: a) respecto de una de las marcas la parte demandante carecía de legitimación para interponer la acción de caducidad; b) en relación con otras había quedado probado el uso efectivo y real en el mercado, y c) respecto de otras existía una causa justificativa para la falta de uso de dichos signos.

La Audiencia Provincial, con base en los pronunciamientos emitidos en primera instancia, centra su argumentación en el análisis de las causas justificativas de la falta de uso, admitiendo finalmente que el no uso voluntario de la marca no constituye causa justificativa que impida declarar la caducidad del signo, fallando en sentido contrario a lo declarado por el juez de lo mercantil en este punto.

2. La legislación actual en materia de marcas, concretamente, el artículo 39 apartado primero de la LM de 2001, establece la obligación de uso efectivo de la marca. En aras de establecer qué se entiende por uso efectivo, se ha afirmado que esta obligación responde a dos ideas fundamentales. La primera, se basa en que la marca no es un signo abstracto, sino que se relaciona con unos productos o servicios específicos que identifica en el mercado. Por ello, la marca no llega a existir en sentido propio mientras no se produce dicha relación de manera efectiva. Esta exigencia de uso efectivo acerca el sistema comunitario al norteamericano, en el que solamente está protegida la marca efectivamente utilizada. La diferencia radica en que en el sistema comunitario la marca se protege aún antes de ser utilizada y caduca solamente después de un periodo continuado de no...

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