La aplicación en el tiempo de la mala fe como causa de nulidad marcaria
| Autor | Ángel Martínez Gutiérrez |
| Páginas | 597-602 |
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Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil ) núm. 45/2014, de 19 de febrero
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D. Juan María interpuso una demanda contra su cuñado, D. Baltasar, por infracción de una serie de signos distintivos que tenía registrados para diferenciar los servicios de hostelería que venía desarrollando, junto con su mujer, en un caserío perteneciente a su suegro. El demandado, por su parte, reconvino esgrimiendo la nulidad
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de los registros del demandante derivada de la mala fe del mismo en el momento del depósito de la solicitud registral. En apoyo de esta demanda reconvencional, alegaba la apropiación en exclusiva de la denominación con la que se conocía décadas atrás la sidrería regentada por sus suegros en el citado caserío, y ello a través de unos registros realizados en fraude de la familia.
Tanto la primera como la segunda instancia adoptaron una decisión favorable a la tesis del demandado reconviniente. Sin embargo, recurrida la Sentencia de la Audiencia al Tribunal Supremo por el demandante vencido en ambas instancias, se esgrimió la infracción de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 17/2001, al haber revisado la validez de los signos distintivos con una normativa aprobada con posterioridad a su inscripción registral. En efecto, la Audiencia Provincial había acogido la tesis de la Primera Instancia que deponía en el sentido de la existencia de mala fe del solicitante al tiempo del depósito de las diferentes solicitudes registrales. Sin embargo, el Tribunal Supremo resuelve la liza dando parcialmente la razón al recurrente.
En efecto, en el fundamento jurídico segundo asevera que «... La retroactividad mínima que la mencionada disposición transitoria establece, y a la que se refiere la sentencia recurrida, se proyecta sólo sobre los efectos de las marcas válidamente registradas bajo la vigencia de la Ley anterior, pero no sobre las causas de nulidad de los correspondientes registros, que sólo son las establecidas en la Ley vigente cuando los mismos se practicaron. Concluye afirmando que, consecuentemente, el Tribunal de apelación había aplicado indebidamente el artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas, puesto que la causa de nulidad absoluta que establece -por haber actuado de mala fe el solicitante del registro al presentar la solicitud- no estaba recogida en las normas por las que se había regido la solicitud de los signos anulados...».
Sin embargo, la estimación del recurso de casación interpuesto es parcial porque, en el fundamento jurídico tercero, se separa de esta línea argumental respecto de la marca solicitada en fechas posteriores a la entrada en vigor de la Ley de marcas actualmente vigente. Así pues, asevera que «... No sucede lo mismo con la marca número 2794207, ya que fue solicitada estando vigente la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas razón por la que es evidente que el Tribunal de apelación, en cuanto a ella, no pudo cometer la infracción denunciada en el único motivo del recurso de casación -esto es, la de la repetida norma de derecho transitorio de la Ley 17/2001-. En conclusión, respecto de dicha marca no se pudo producir la violación normativa a que se refiere el motivo, por lo que no cabe más, en cuanto a ella, que desestimar el recurso y mantener, en ese ámbito objetivo, la decisión recurrida...».
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Entre las novedades introducidas por nuestra Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, debe destacarse la asunción parcial del nivel de armonización opcional o facultativo contenido en la Norma de Armonización comunitaria. Dicha asunción supuso la introducción en nuestro Derecho de marcas de una nueva causa de nulidad de carácter absoluto, desconocido hasta el momento, que viene a girar en torno a la mala fe que haya podido guiar al solicitante en el momento de depositar la solicitud de registro de una marca. En efecto, la letra b) del parráfo primero del artículo 51 LM ordena que «(e)l registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:... B) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe». Se trata, pues, de una norma que viene a implementar de forma sesgada la letra d) del párrafo segundo del artículo 3 DM. Y es que, si bien la norma de referencia establece que «(c)ualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca...
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