El derecho exclusivo que atribuye una patente
| Autor | Raúl Bercovitz Álvarez |
| Cargo del Autor | Abogado. Prof. Asociado de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense de Madrid |
1. DELIMITACIÓN Y CONTENIDO DEL DERECHO DE PATENTE.
Debe advertirse, en primer lugar, que respecto a la delimitación del derecho de patente y respecto a las acciones legales que el titular de la patente puede utilizar para defender su derecho, el régimen aplicable a estas cuestiones es el mismo -el de la Ley 11/1986, de Patentes (en adelante, LP)- tanto para las patentes españolas como para las patentes europeas que designen España como uno de los países donde es eficaz el registro. Hay que tener en cuenta que las pocas disposiciones dedicadas a estas materias en el Convenio de la Patente Europea (en adelante, CPE) han sido recogidas literalmente en la Ley española.
1.1 DELIMITACIÓN TEMPORAL Y OBJETIVA DEL DERECHO.
(a) Delimitación temporal.
Las patentes, una vez concedidas, tienen un plazo de vigencia de 20 años. Pero este plazo no se cuenta desde la fecha de concesión, sino desde la fecha, anterior, en que la solicitud de patente fue depositada en la Oficina de Patentes y Marcas (artículo 49). A estos efectos, la fecha de prioridad no tiene ninguna relevancia.
Deben tenerse en cuenta varias reglas. La primera es que la patente sólo tiene eficacia plena desde la fecha en la que se publica la noticia de su concesión (artículo 49).
Eso no significa, sin embargo, que hasta ese momento el solicitante no goce de ninguna protección. Lo que ocurre es que hasta la fecha en que se publica la noticia de la concesión de la patente, solo se concede una protección provisional y condicionada; la protección es limitada y sujeta a condiciones (artículo 59). Es provisional porque depende de que la patente sea finalmente concedida (artículos 59.4 y 60.2). Es condicional porque solamente puede ser invocada frente a aquellas personas que hayan tenido la posibilidad de conocer la existencia de la solicitud de patente, bien porque ésta haya sido publicada o porque esa existencia se le haya notificado directamente por el solicitante. Y se trata de una protección limitada porque el solicitante no puede ejercitar todos los derechos que tendría si la patente estuviese ya concedida; solamente puede reclamar una cantidad de daños y perjuicios que sea razonable y adecuada atendiendo a las circunstancias. Pero no tiene derecho a solicitar la cesación de la actividad "infractora" -todavía no lo es- de terceros; al fin y al cabo no puede existir infracción de una patente que todavía no ha sido concedida.
Cabe plantearse la cuestión de si es posible ejercitar una demanda para hacer valer la protección provisional y reclamar la correspondiente indemnización antes de que la patente solicitada haya sido concedida. La Sala 1ª del TS ha dictado en materia análoga (solicitudes de marca) dos sentencias contradictorias, una de 20 de julio de 1999 declarando que la indemnización puede reclamarse y concederse aunque todavía no haya llegado a concederse el derecho solicitado, y otra, posterior y más fundamentada, de 10 de noviembre de 1999, declarando que no puede concederse la indemnización en base a la protección provisional que confiere solicitud hasta que ésta haya sido resuelta positivamente, esto es, hasta que la patente solicitada haya sido concedida.
(b) Delimitación objetiva.
Por lo que se refiere al ámbito objetivo del derecho exclusivo, la Ley establece que el alcance de la protección conferida por la patente o por la solicitud de patente (protección provisional) está definida por las reivindicaciones, que deben interpretarse a la luz de la descripción y de los dibujos si los hubiere (artículo 60.1).
En patentes de procedimiento, la protección que otorga la patente se extiende al producto directamente obtenido mediante dicho procedimiento (artículo 50.c de la Ley y 64.2 CPE)1.
Frecuentemente es muy difícil probar que un producto concreto ha sido directamente obtenido a través de un procedimiento patentado2. Para superar esta dificultad probatoria que en ocasiones puede impedir el ejercicio efectivo del derecho exclusivo por su titular, el artículo 61.2 de la Ley de Patentes establece el principio de inversión de la carga de la prueba. Según esta disposición, cuando el objeto de la patente es un procedimiento para la elaboración de productos o sustancias nuevos, "se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado".
1.2 EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA PATENTE.
No existe en la LP una disposición que establezca de forma expresa el ámbito territorial de la patente de invención. No obstante, en algunos artículos se menciona la expresión "en el país" (artículo 54.1) o "en España" (artículo 61.1), de lo cual se deduce claramente que el ámbito territorial de la patente es el territorio nacional español. Y a la misma conclusión se llega tras el examen del artículo 8 del CC y de los convenios internacionales en materia de propiedad industrial y de patentes. El territorio nacional español es, en definitiva, el ámbito geográfico de aplicación de la Ley española. Obviamente, la Ley española de patentes no puede conceder o regular derechos en el extranjero.
En principio, el territorio nacional está constituido por las fronteras terrestres, aguas jurisdiccionales y espacio aéreo nacionales. Sin embargo, en algunos supuestos no es tan fácil precisar si un lugar forma parte del territorio nacional a los efectos del Derecho de patentes. Téngase en cuenta que la Ley de Patentes en su artículo 52 establece excepciones al ámbito de protección por referencia a lugares geográficos que en principio son territorio nacional.
Así, por ejemplo, el artículo 52 LP establece que los derechos conferidos por la patente no se extienden:
[...]
(d) Al empleo del objeto de la invención patentada a bordo de buques de países de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, en el cuerpo del buque, en las máquinas, en los aparejos, en los aparatos y en los restantes accesorios, cuando esos buques penetren temporal o accidentalmente en las aguas españolas, siempre que el objeto de la invención sea utilizado exclusivamente para las necesidades del buque.
(e) Al empleo del objeto de la invención patentada en la construcción o en el funcionamiento de medios de locomoción, aérea o terrestre que pertenezcan a países miembros de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial o de los accesorios de los mismos, cuando esos medios de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el territorio español.
(f) A los efectos previstos por el artículo 27 del Convenio de 7 de diciembre de 1944, relativo a la aviación civil internacional, cuando tales actos se refieran a aeronaves de un estado al cual sean aplicables las disposiciones del mencionado artículo.
En definitiva, y salvo las excepciones que se acaban de mencionar, debe considerarse que el ámbito territorial de la patente está constituido por el territorio nacional español.
Y en este territorio deben considerarse incluidos también los puertos francos, ya que se trata de lugares plenamente sometidos a la soberanía del Estado español. Una cosa es que en estos lugares rijan unas normas aduaneras especiales respecto del tráfico mercantil, y otra, muy distinta, que el cumplimiento de dichas normas no esté sujeto a la legislación y jurisdicción españolas. Es el concepto de soberanía estatal y no el aduanero el que prevalece.
Por lo demás, el artículo 166 del Reglamento del Código Aduanero Comunitario3 establece expresamente que "...las zonas francas o depósitos francos son partes del territorio aduanero de la Comunidad...". Así pues, los puertos francos españoles son parte del territorio español y comunitario.
Es decir, que, en el supuesto hipotético (y en términos puramente dialécticos) de que el Derecho de patentes no rigiese en los puertos francos, ello sería exclusivamente como consecuencia de su régimen especial, pero no porque no formen parte del territorio español. Y como no existe ninguna disposición que excluya la aplicación del Derecho de patentes a los puertos francos, debe considerarse que estos enclaves son territorio español a los efectos de aplicar la protección de un determinado derecho de patente.
Otra cuestión será que un acto concreto llevado a cabo en el puerto franco, según su naturaleza esté o no vedado por el Derecho de patentes, lo cual constituye sin duda un problema diferente. Es más, el mero hecho de que un acto tenga lugar en un puerto franco puede ser una circunstancia decisiva a la hora de decidir su naturaleza y finalidad. Se volverá sobre este tema más adelante.
No sólo en España es aplicable este régimen a los puertos francos. También en Alemania, por ejemplo, el concepto de "territorio nacional" a efectos de la violación de patentes, incluye los puertos francos. Es el concepto de soberanía estatal y no el aduanero el que prevalece4.
Para determinar si una patente se ha vulnerado en España, es preciso tener en cuenta, aparte del acto mismo que se está enjuiciando, varios elementos. Los elementos necesarios para valorar si se ha producido alguno de los supuestos del artículo 50 LP, son básicamente cuatro:
(1) Posición geográfica del vendedor u oferente en el momento en que se produce el acto prohibido.
(2) Posición geográfica del producto en el momento en que se produce el acto prohibido.
(3) Posición geográfica del comprador o destinatario en el momento en el que se produce el acto prohibido.
(4) Coincidencia de uno o más elementos anteriores en territorio español.
1.3 EL DERECHO DE PATENTE COMO DERECHO DE EXCLUSIÓN DE TERCEROS.
La Ley establece un derecho exclusivo de explotación a favor del titular de la patente, pero este derecho es en realidad un derecho delimitado en sentido negativo, esto es, el derecho a impedir esa explotación por cualquier tercero que no esté autorizado por el titular de la patente. Este principio está expresado en el párrafo introductorio del artículo 50 de la Ley.
El matiz a tener en cuenta es que el titular de la...
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