Tutela efectiva de la propiedad intelectual y forum shopping

Autor:Aurelio López-Tarruella Martínez
Páginas:325-364
 
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Aurelio Lopez-Tarruella Martinez

Profesor titular Derecho internacional privado

Universidad de Alicante

Sumario: I. Introducción. II. Elementos a tomar en consideración a la hora de practicar el forum shopping en materia de propiedad intelectual. III. Forum shopping en litigios relativos a derechos de propiedad intelectual de ámbito estatal. 1. Acciones de nulidad. 2. Acciones por infracción y declarativas de ausencia de infracción. 3. Acciones por infracción cometidas por una pluralidad de demandados. 4. Medidas provisionales. IV. Forum shopping en litigios relativos a derechos unitarios de propiedad industrial. 1. Imposibilidad de practicar el forum shopping en acciones de nulidad o caducidad. 2. Acciones por infracción. 3. Limitación del forum shopping en las acciones declarativas de ausencia de infracción. 4. Acciones por infracción cometidas por una pluralidad de demandados. V. Forum shopping en el ámbito doméstico. VI. Dos ejemplos de bad forum shopping. 1. Las “acciones torpedo” en la Unión Europea. 2. La práctica del forum shopping por los patent trolls en Estados Unidos tras la sentencia “TC Heartland”. VII. Mirando al futuro: forum shopping y tribunal uniicado de patentes.1. Forum shopping en el periodo transitorio. 2. El limitado juego del forum shopping en las acciones de nulidad de patente europea o unitaria. 3. Acciones por infracción. 3.1. Infracciones de patente europea o unitaria conectadas exclusivamente con Estados en los que se aplica el ATUP. 3.2. Infracciones de patente europea o unitaria conectadas con Estados que no son parte del ATUP. 4. Acciones declarativas de ausencia de infracción. VIII. A modo de conclusión.

I Introducción

El presente trabajo parte de dos premisas que por obvias que sean no está de más recordar. La primera es que, aparte del reconocimiento de los derechos de propiedad intelectual1, los distintos ordenamientos jurídicos establecen mecanismos destinados

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a garantizar su tutela efectiva en aquellas situaciones en las que han sido o corren el riesgo de ser infringidos. Sin ánimo de ser exhaustivos y limitándonos al ámbito civil, dichos mecanismos incluyen las acciones de cesación, las medidas correctivas –retiradas o apartamiento deinitivo de los productos infractores de los circuitos comerciales, o destrucción–, las acciones indemnizatorias y las medidas cautelares y provisionales. Hasta cierto punto, dichos mecanismos están armonizados a nivel internacional por obra de la Parte III del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC); y a nivel europeo, gracias principalmente a la Directiva 2004/482.

La segunda premisa es que, en la actualidad, las empresas compiten a nivel mundial, ya sea porque persiguen comercializar sus productos o servicios en mercados extranjeros, o porque se ven obligadas a competir en sus mercados nacionales con empresas extranjeras. La explotación de los derechos de propiedad intelectual a nivel mundial se ve facilitada por: a) la existencia de tratados que garantizar un nivel mínimo de protección de los derechos de propiedad intelectual en países extranjeros3; b) la puesta en práctica de mecanismos establecidos por tratados internacionales o instrumentos regionales destinados a facilitar la protección de los derechos de propiedad intelectual en el extranjero; c) la liberalización del comercio derivada de la reducción de las barreras arancelarias y la apertura de los mercados a raíz de las obligaciones asumidas por los Estados en el marco de la OMC, los procesos de integración regionales, y los tratados de libre comercio; d) la llegada de Internet, y la aparición de un mercado electrónico de productos y servicios tradicionales y de contenidos digitales que no conoce fronteras4.

La conjunción de estas dos premisas implica que, en muchas ocasiones, cuando surge un litigio relativo a un derecho de propiedad intelectual entre dos empresas que compiten en este mercado global, la tutela efectiva de ese derecho adquiere un grado mayor de complejidad. Ello es así porque, al estar el litigio conectado con uno o varios ordenamientos extranjeros, el titular de los derechos debe preguntarse: a) ante los tribunales de qué Estado o Estados debe/puede presentar la demanda o demandas; b) de acuerdo con qué ley (leyes) se va a resolver la disputa; c) y si la hipotética resolución de condena al infractor es susceptible de reconocimiento y ejecución en un Estado diferente a aquél en el que se adoptó. La respuesta a estas preguntas re-

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quiere el recurso a las normas de Derecho internacional privado (DIPr) con carácter previo o paralelo al análisis de las cuestiones sustantivas y procesales del litigio.

A pesar de ese mayor grado de complejidad, la conexión de un litigio de propiedad intelectual con uno o varios ordenamientos extranjeros puede convertirse en un arma beneiciosa para aquellos abogados que manejan adecuadamente las normas de DIPr. Efectivamente, no son pocos los litigios internacionales en los que la normativa sobre competencia judicial internacional permite que la demanda se presente en más de un Estado, permitiendo que el demandante practique lo que la doctrina denomina forum shopping, es decir la búsqueda de los tribunales del Estado donde, en atención a distintos parámetros, resulta más beneicioso presentar la demanda en atención a los intereses del cliente5.

De entrada, el ejercicio de esta práctica no debe ser demonizado si tenemos en cuenta que con ello se beneicia la tutela efectiva de la propiedad intelectual, objetivo con el que cualquier ordenamiento está de acuerdo. Además, a nadie escapa que a cualquier abogado le corresponde defender eicazmente los intereses de su cliente, lo que le debe llevar a aconsejar a éste que presente la demanda en un Estado en vez de en otro6.

Ahora bien, el forum shopping no puede admitirse a cualquier precio por cuanto su ejercicio desmesurado puede resultar atentatorio al derecho de demandado a un proceso con todas las garantías. Efectivamente, una interpretación extremadamente generosa de las normas sobre jurisdicción que favorezca el forum shopping puede conllevar que una persona acabe siendo demandada ante tribunales que no resultan previsibles y que guardan una escasa vinculación con el litigio. En estos casos, en los que el ejercicio de esta práctica deviene abusiva, se habla de bad forum shopping, y debe ser evitada.

También se puede hablar de bad forum shopping cuando la presentación de una acción en un determinado Estado esconde un objetivo que, aunque amparado por la normativa procesal, puede considerarse fraudulento. Este es el caso en Europa de las llamadas “acciones torpedo”, destinadas a obstaculizar la presentación de acciones por infracción; y, en Estados Unidos, de las acciones judiciales presentadas por los llamados patent trolls en determinados tribunales de distrito con el único propósito de forzar la negociación de una licencia sobre patentes presuntamente infringidas.

La finalidad del presente trabajo es la de explicar las posibilidades que ofrece la normativa actual sobre competencia judicial internacional para ejercer el forum shopping en litigios internacionales de propiedad intelectual sin incurrir en abusos.

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La tarea no es sencilla por cuanto en los últimos años hemos asistido a una importante práctica judicial en la materia, y a un progresivo distanciamiento en la inter-pretación de las normas sobre jurisdicción en materia de derechos de propiedad intelectual de ámbito estatal, contenidas en el Reglamento 1215/2012 (R. Bruselas I) y de las normas especiales de jurisdicción contenidas en los reglamentos sobre marca de la Unión Europea (R. 1001/2017, en adelante RMUE) y diseño comunitario (R. 6/2002, RDC).

También es preciso tener en cuenta que es muy probable que en menos de un año entre en funcionamiento el Tribunal Uniicado de Patentes (TUP). Aunque España no participe en este acuerdo internacional, el mismo debe ser tomado en consideración en litigios internacionales sobre patentes europeas o con efecto unitario conectados con nuestro país y con al menos un Estado parte del Acuerdo a los efectos de practicar forum shopping.

En fin, con el propósito de ofrecer una visión omnicomprensiva de la práctica del forum shopping en la materia analizaremos también su ejercicio en el ámbito doméstico. Al respecto hay que recordar una importante evolución acaecida en los...

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