Recensiones
| Páginas | 475-491 |
ADI 37 (2016-2017): 475-492
CurTo PoLo, m. m.,
La materia biológica como invención patentable, Thomson Reu-
ters-Aranzadi, Cizur Menor, 2016, 271 págs.
1. Uno de los sectores tecnológicos en los que mayores avances se están pro-
duciendo en los últimos años es, sin duda, el de la biotecnología (tanto en su ver-
tiente de aplicación al ser humano como en el ámbito de la biotecnología animal y
vegetal), avances que requieren de una adecuada tutela por parte del ordenamiento
jurídico, so pena de no estimular sucientemente la innovación.
En el ámbito europeo la cuestión ha sido afrontada ya desde hace años, con la
aprobación de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6
de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, y con
su reproducción en el Reglamento de ejecución del Convenio sobre concesión de
Patentes Europeas, tras la Decisión de 16 de junio de 1999 del Consejo de Ad-
ministración de la Ocina Europea de Patentes. Sin embargo, desde entonces la
práctica ha ido suscitando numerosos interrogantes y conictos, muchos de ellos
centrados en la determinación de lo que es o no patentable en el ámbito biológico,
lo que justica un estudio monográco como el que ahora nos ofrece la profesora
CurTo PoLo
.
La autora, como los lectores de ADI conocen sobradamente, es una reputada
especialista española en Derecho de la propiedad industrial e intelectual que —
aparte de una amplia y relevante producción bibliográca en otros sectores— viene
prestando atención al estudio de las invenciones biotecnológicas desde hace años.
Baste recordar, por ejemplo, su trabajo, publicado en 1998 en la Revista General
de Derecho, sobre «La protección de las invenciones biotecnológicas (Especial
referencia a la coexistencias de patentes y títulos especícos en relación con las
obtenciones vegetales)», o su reciente publicación, en las páginas de ADI 34, de su
artículo «La patentabilidad de las secuencias genéticas en Estados Unidos de Amé-
rica tras la Sentencia del Tribunal Supremo en el asunto Association for Molecular
Pathology et al. C Myriad Genetics Inc., et al, y la incidencia de este pronuncia-
miento judicial en el ámbito europeo».
2. La obra ahora recensionada (publicada por la prestigiosa Editorial Aranzadi)
se estructura en tres grandes partes, que se corresponden con los tres capítulos que
la conforman y en los que se aborda una batería de complejas cuestiones, centrán-
dose en el Derecho de la Unión Europea, pero haciendo constantes comparaciones
con el sistema de los Estados Unidos de Norteamérica.
2.1. El primer capítulo está dedicado al análisis del fundamento de la protec-
ción de las invenciones biotecnológicas, así como a un análisis general de dicha
tutela. En este punto, tras pasar revista a otras posibilidades para proteger las in-
venciones en este sector (derecho de autor —con especial atención a las bases de
datos genéticas— y secreto empresarial), la profesora
CurTo PoLo
se centra en la
protección de las invenciones biotecnológicas por medio del Derecho de patentes,
realizando un examen pormenorizado de las ventajas e inconvenientes que presen-
ta el recurso a este sector del Derecho industrial. Así, reconociendo la necesidad
de admitir la patentabilidad de la materia viva (pues de lo contrario muy pocas
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empresas estarían dispuestas a acometer las inversiones que comporta este tipo
de investigación), la autora destaca la necesidad de realizar un esfuerzo por lograr
compatibilizar la retribución del inventor como incentivo para promover el progre-
so tecnológico, con la protección de otros intereses y derechos, como la protección
de la salud pública y la alimentación o la salvaguarda de la libertad para investigar
más ampliamente. En consecuencia, la profesora
CurTo
incide en la necesidad de
delimitar con precisión la materia patentable de la que no lo es, de aplicar con
rigor los requisitos de patentabilidad (para evitar fenómenos como el overlapping
sequences) y de establecer con precisión el ámbito de protección y los límites de
las patentes biotecnológicas.
2.2. Con estos presupuestos, en el segundo capítulo del libro se examina «la
materia viva como invención patentable». Así, tras exponer el proceso de reconoci-
miento jurisprudencial y normativo de la materia viva como invención patentable,
se estudia el concepto de invención patentable en la normativa europea y de los
Estados Unidos de Norteamérica y el encaje de la materia viva en dicho concepto.
Posteriormente, se analizan las patentes (de producto y de procedimiento) sobre
materia biológica vegetal y animal, dejando las patentes sobre materia biológica
humana para el tercero de los capítulos.
En este punto, y sin poder entrar a desgranar una a una las distintas opiniones
de la autora, sí interesa referirse a su toma de posición a propósito de una de las
cuestiones más candentes en la actualidad: la relativa a la patentabilidad de las
reivindicaciones de producto y de las reivindicaciones de product-by-process di-
rigidas a plantas o partes de plantas directamente obtenidas por un procedimiento
esencialmente biológico, tras la Decisión de la Alta Cámara de Recursos de la O-
cina Europea de Patentes, de 25 de marzo de 2015, dictada en los casos Brócoli II
(G 2/13) y Tomates II (G 2/12).
Como es sabido, esta decisión de la Alta Cámara de Recursos dio lugar a la
Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de diciembre de 2015, sobre paten-
tes y derechos de obtentor [Resolución 2015/2981(RSP)], en la que el Parlamento
Europeo pide a la Comisión que aclare urgentemente el ámbito de aplicación y la
interpretación de la Directiva 98/44/CE, «a n de garantizar la claridad jurídica en
cuanto a la prohibición de patentar productos obtenidos mediante procedimientos
esencialmente biológicos». En atención a esta petición del Parlamento Europeo, la
Comisión presentó su Comunicación «sobre determinados artículos de la Directi-
va 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica
de las invenciones biotecnológicas» [Comunicación 2016/C 411/03, publicada en
el DO C 411 de 8 de noviembre de 2016]. En ella la Comisión Europea maniesta
que aunque las decisiones de la OEP sobre la patentabilidad de los productos obte-
nidos de procedimientos esencialmente biológicos «están en línea con las intencio-
nes de los autores del CPE, es discutible que se hubiera alcanzado el mismo resulta-
do en el contexto de la UE». Porque «la intención del legislador de la UE al adoptar
la Directiva 98/44/CE era excluir de la patentabilidad los productos (vegetales/
animales y partes de vegetales/animales) obtenidos por medio de procedimientos
esencialmente biológicos». Y a raíz de esta Comunicación la Ocina Europea de
Patentes ha decidido paralizar todos los procedimientos de examen y de oposición
referentes a invenciones consistentes en una planta o un animal obtenidos por un
procedimiento esencialmente biológico, hasta que los Estados miembros adopten
una posición al respecto.
Pues bien, en opinión de la profesora
CurTo PoLo
, aunque este tipo de paten-
tes puede dicultar la labor de los obtentores, no entraría en contradicción per se
con lo dispuesto en la Directiva sobre invenciones biotecnológicas, dado que el
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