La protección como marca de las formas técnicamente necesarias: el caso «lego»

Autor:Inmaculada González López
Páginas:887-910
RESUMEN

La sentencia objeto de este comentario confirma la doctrina contenida en la sentencia «Philips/Remington» y declara la prohibición de registrar mediante marca una forma de un producto cuyos elementos esenciales son necesarios para la obtención de un resultado técnico, sin que la existencia de otras formas alternativas de obtención del mismo resultado pueda enervar, por sí sola, la aplicación de... (ver resumen completo)

 
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LA PROTECCIÓN COMO MARCA
DE LAS FORMAS TÉCNICAMENTE
NECESARIAS: EL CASO «LEGO»
[Comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia
de las Comunidades Europeas (Sala Octava), de 12 de noviembre
de 2008, asunto T-270/06]
Inmaculada GONZÁLEZ LÓPEZ *
RESUMEN
La sentencia objeto de este comentario confirma la doctrina contenida en la sen-
tencia «Philips/Remington» y declara la prohibición de registrar mediante marca una
forma de un producto cuyos elementos esenciales son necesarios para la obtención de
un resultado técnico, sin que la existencia de otras formas alternativas de obtención
del mismo resultado pueda enervar, por sí sola, la aplicación de la prohibición absoluta
de registro.
Palabras clave: Derecho de marcas, Prohibiciones absolutas de registro, Marcas
constituidas por la forma de un producto que responde a una finalidad técnica.
ABSTRACT
The Decision confirms the doctrine included in the earlier Decision Philips/Reming-
ton and states that the form of a product which essential elements serves a function of
this product should not be protected as a trademark, without considering that the exis-
tence of alternative forms to obtain the same technical result are relevant to avoid
prohibition.
Keywords: Trademarks, Absolute grounds of refusal, Trademarks consisting in a
functional form of a product.
SUMARIO: I. ANTECEDENTES.—II. DOCTRINA.—III. COMENTARIO.—1. INTRODUCCIÓN.—
2. LA PROTECCIÓN DE LAS MARCAS TRIDIMENSIONALES A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA COMUNITA-
RIA.—A. Aptitud de la forma de un producto para obtener protección mediante un registro de mar-
*Doctora en Derecho por la Universidad Central de Barcelona. LL.M. Ludwig-Maximilian-
Universität Münich. Abogada, Cuatrecasas-Gonçalves Pereira. Correo electrónico: inmaculada.gon-
zalez@cuatrecasas.com.
ADI
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ca.—B. La prohibición absoluta de registro referida a las formas funcionales.—a) Fundamento de
la prohibición.—b) Identificación de las características que han de ser objeto del análisis de la fun-
cionalidad.—c) El signo ha de estar compuesto EXCLUSIVAMENTE por características de forma
funcionales.—i) Existencia de otros elementos no funcionales.—ii) La existencia de patentes o
modelos de utilidad anteriores como criterio para enjuiciar la funcionalidad de la forma reivindica-
da.—iii) Las patentes Lego.—d) Las características de la forma que pretende protegerse como mar-
ca han de ser NECESARIAS para la obtención de un resultado técnico. La disponibilidad de for-
mas alternativas de realización para obtener el mismo resultado técnico como criterio de exclusión
de la prohibición de registro.—3. DOCTRINA DE LOS TRIBUNALES NACIONALES SOBRE LA VALIDEZ DE
LA MARCA TRIDIMENSIONAL REFERIDAAL BLOQUE LEGO.—4. VALORACIÓN FINAL.
I. ANTECEDENTES
El 1 de abril de 1996, la sociedad de nacionalidad danesa Kirkbi
A/S, a la que posteriormente sucedió la sociedad Lego Juris A/S (en
adelante, «Lego»), presentó una solicitud de registro de marca comuni-
taria ante la OAMI consistente en un signo tridimensional de color
rojo (en adelante, «bloque Lego»). La representación del signo es la
siguiente:
La marca se solicitó para distinguir productos pertenecientes a las
clases 9 y 28 del Nomenclátor Internacional. Concretamente, dentro de
la clase 28 se incluía la siguiente descripción: «Juegos, juguetes; artícu-
los de gimnasia y de deporte (comprendidos en la clase 28); decoracio-
nes para árboles de Navidad».
No habiendo mediado oposición de terceros, con fecha 19 de octu-
bre de 1999 se procedió al registro de la marca solicitada con el número
de Expte. 107029. Pocos días después, el 21 de octubre, la sociedad
Ritvik Holdings Inc., a la que sucedió la sociedad Mega Brands, Inc.
(en adelante, «Mega Brands») presentó ante la OAMI una demanda de
nulidad de la marca referida al bloque Lego, alegando que el registro de
la marca impugnada incurría en las prohibiciones absolutas de registro
contenidas en el artículo 7.1, letras a), e), incisos ii) y iii) y letra f) del
Reglamento de Marca Comunitaria.
El 30 de julio de 2004, la División de Anulación de la OAMI dictó
resolución estimando la demanda de Mega Brands y, en consecuencia,
declaró la nulidad parcial de la marca referida al bloque Lego respecto
a «los juegos de construcción» comprendidos en la clase 28, pues, en su
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