A proteção jurídica da cor única como marca no âmbito da indústria da moda - breves notas a propósito dos casos da «sola lacada a cor vermelha»

Autor:Maria Miguel Carvalho
Páginas:137-152
RESUMEN

La aceptación de la inscripción como marca de un signo constituido por un color único es, en sí misma, contestable, aunque en algunos casos puede ser posible. En el caso específico de la industria de la moda, la importancia del color potencializa los problemas que su protección como marca puede provocar, en particular, a los demás participantes del mercado. En este estudio, analizamos esta cuestión a la luz de un caso concreto, discutido en muchos... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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I Introdução

De acordo com estudos divulgados no domínio da «psicologia das cores» 1, 93% dos consumidores consideram que a aparência visual dos produtos ou serviços que adquirem ou subscrevem determina essa decisão, considerando 84,7% que a cor é mesmo o aspeto mais relevante, sendo que esta potencia o reconhecimento de uma marca pelos consumidores em 80%.

Estes dados evidenciam a necessidade de proteger juridicamente estes (e outros) «novos» sinais 2 que assumem particular relevância na indústria da moda3.

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De facto, neste setor em particular a importância da cor é fundamental, considerando-se que embeleza o produto, tornando-o mais atrativo. De resto, existem mesmo profissionais que preveem as tendências relativamente às cores em cada coleção («colour forecasting experts»).

Além disso, constatamos que muitos produtos e serviços de variados segmentos, mas de forma especialmente visível nos de luxo 4, estão associados a cores que podem permitir - pelo seu uso reiterado e prolongado - que o consumidor identifique o designer da peça de vestuário, do calçado, dos acessórios, etc. (pense-se, por exemplo, na cor de laranja da Hermès 5) e que, em regra, são escolhidas, precisamente, em função de determinadas mensagens apelativas que se pretende, subtilmente, veicular.

Todavia, também aqui se tem verificado o crescente fenómeno da «pirataria» - incluindo, para além da contrafação, as chamadas «imitação de tendências» (em que há uma «inspiração», mas não propriamente uma cópia), e a «pirataria de estilo» («style piracy» ou «knockoffs», em que um produto é copiado [embora com a indicação exata de quem o produziu] e disponibilizado ao público com um preço muito inferior) 6 - atualmente intensificada, não apenas pela rapidez com que os produtos são «duplicados», mas sobretudo pela sua distribuição em grande escala e a baixo custo 7, causando prejuízos consideráveis aos designers 8.

A consciência relativa aos efeitos da cor nos consumidores e dos problemas que têm, na prática, surgido motivam, assim, cada vez mais, a exigência de proteção jurídica através da propriedade intelectual (em sentido amplo) 9.

Por razões de economia, optámos por centrar o nosso estudo na eventual tutela da cor única como marca na indústria da moda, a propósito de um sinal que está registado como tal em vários ordenamentos jurídicos (mas que viu o registo recusado noutros tantos) 10 e que tem sido objeto de acesa discussão, dadas as diferenças

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registadas nas decisões judiciais em vários ordenamentos jurídicos. Referimo-nos aos casos que respeitam à famosa sola lacada a vermelho de Christian Louboutin 11.

Christian Louboutin é um designer de sapatos que vende mais de 500 mil pares por ano (cujos preços variam entre várias centenas e milhares de euros por par), contando com clientes muito famosos e que se tornou sinónimo de elevada qualidade, bom gosto e sofisticação.

Os sapatos de Louboutin são instantaneamente reconhecidos pela sola lacada a vermelho, introduzida, em 1992 12, para, de acordo com o criador, chamar imediatamente a atenção, atraindo o olhar. No entanto, nos últimos anos, foram várias as ações judiciais que intentou para defender as suas marcas entretanto registadas em vários ordenamentos jurídicos 13.

Invocando, fundamentalmente, a violação do direito de marca e concorrência desleal, recorreu aos tribunais: em França contra a Zara, no Benelux contra a

Van Haren Schoenen B.V. E contra a Van Dalen Footwear, B.V. - cadeias de lojas que comercializavam um modelo de sapato com sola vermelha, com um preço substancialmente inferior aos dos sapatos de Louboutin - e, nos EUA, contra a Yves Saint Laurent, Am., Inc., - também esta uma empresa de alta-costura -, que pretendia comercializar sapatos integralmente monocolores (e, por isso, o modelo vermelho seria totalmente vermelho).

No primeiro caso referido, o Tribunal de Grande Instance de Paris (3.ème Chambre, 1.ère Section), em 4 de novembro de 2008, considerou que a marca

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de Louboutin era válida e que não existia risco de confusão, mas condenou a Zara por concorrência desleal e concorrência parasitária. Todavia, esta decisão acabaria por ser alterada pela Cour d’Appel de Paris, em 22 de junho de 2011, e esta, por sua vez, confirmada, em 30 de Maio de 2012, pela Cour de Cassation (Chambre Commerciale), no sentido de declarar nulo o registo da marca 14, 15.

No segundo caso referido, em 18 de abril de 2013, o tribunal de Haia decidiu que a marca registada por Louboutin era válida e considerou que os seus direitos haviam sido violados sobretudo pelo risco de confusão pós-venda 16.

Não obstante, no caso «Van Dalen Footwear B.V.», em 20 de março de 2014, o Rechtbank Van Koophandel te Brussels declarou a nulidade do registo 17.

Finalmente, no último caso, em 2011, o United States District Court for the Southern District of New York considerou que a cor única nunca pode constituir uma marca na indústria da moda. No entanto, esta decisão - muito criticada - acabou por ser modificada em sede de recurso pelo United States Court of Appeals for the Second Circuit, em 5 de setembro de 2012, que declarou que, atendendo ao secondary meaning provado no processo, a marca era válida, limitando, todavia, os direitos conferidos à marca ao uso de sinais idênticos ou semelhantes àqueles em que a sola lacada a vermelho contraste com a cor do resto do sapato.

Em todos estes casos foi muito discutida a admissibilidade do registo como marca da cor única sobretudo por causa da importância -a que já aludimos- que a cor desempenha, de forma muito evidente, na indústria da moda. Com efeito, atendendo ao interesse em incentivar a criatividade, deve ser considerada cuidadosamente a possibilidade de introduzir direitos de exclusividade, mas sem perder de vista que estes irão restringir a liberdade dos restantes designers 18.

Atendendo à insegurança jurídica que advém de decisões tão díspares procuraremos refletir brevemente sobre a admissibilidade da tutela jurídica da cor única como marca no âmbito de produtos relativos à indústria da moda, mas, por razões de economia, não abordaremos a hipótese de lhe ser conferida proteção com base noutros direitos de propriedade industrial e/ou intelectual 19, 20 e cingir-nos-emos ao direito europeu de marcas 21.

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II A discussão acerca da admissibilidade do registo como marca da cor única no âmbito da indústria da moda 22
  1. O interesse geral em não se restringir indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores no mercado e a possibilidade do sinal

    As marcas, como é sabido, são sinais que permitem que os consumidores distingam os produtos ou serviços que aquelas assinalam por referência à sua origem empresarial.

    Como refere Perot-Morel, «a priori, tudo o que é percetível pelos sentidos pode constituir uma indicação para o consumidor e pode, consequentemente, cumprir a função de uma marca: um som, um perfume, um sabor e talvez mesmo uma impressão táctil, podem perfeitamente simbolizar e caracterizar um produto ou um serviço» 23, o mesmo sucedendo com a cor 24.

    Todavia, nem todos os sinais que possam constituir uma marca podem ser registados como tal. Desde logo, porque a eventual concessão de tutela jurídica, através do registo, a este tipo de sinais precisa de ter em conta a sua própria fundamentação 25, sem deixar de considerar, como já referimos, os interesses dos demais intervenientes no mercado.

    Com efeito, a admissibilidade do registo como marca da cor 26 per se tem deparado com vários obstáculos sendo de destacar, antes de mais, o que respeita à valoração do interesse geral em não se restringir indevidamente a disponibilidade das cores 27 para os restantes operadores no mercado («depletion theory»).

    Nos EUA, foi sobretudo a «depletion theory» - a constatação de que conferir direitos exclusivos sobre as cores, existindo estas em número limitado, conduziria à proibição de os restantes agentes económicos as usarem no mercado para distinguir os seus produtos ou serviços - que conduziu os tribunais a recorrer à

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    mere color rule

    (um sinal constituído por uma cor por si só não poderia constituir uma marca) para obstar ao registo deste tipo de marcas 28.

    Contudo, este posicionamento viria a ser alterado e, em 1985, foi registada a primeira marca de cor nos EUA 29.

    Referimo-nos à cor rosa da fibra de vidro de Owen Corning Co. Que, inicialmente, havia sido recusada pelo examinador do Trademark Trial and Appeal Board [TTAB]. Todavia, atendendo ao longo tempo de utilização da marca (29 anos), o Court of Appeals for the Federal Circuit, com 2 votos a favor e 1 contra, acabou por conceder o registo, entendendo existir uma exceção à «mere color rule» quando uma cor específica não é usada, nem exista uma necessidade de efetiva concorrência 30. E, dez anos mais tarde, após várias decisões judiciais contrárias 31, confirmou-se esta orientação, no caso «Qualitex», em que foi admitido o registo da marca constituída pela cor verde-ouro 32.

    No que respeita ao Direito Europeu de Marcas importa destacar que a cor não está expressamente referida no art. 2.º da DM 33. Todavia, o seu elenco é meramente exemplificativo. Além disso, e não obstante as reservas 34 relativas ao valor jurídico da declaração conjunta do Conselho da União Europeia e da Comissão (emitida aquando da adoção da diretiva e constante da ata do Conselho) 35, esta refere a opinião de «que o artigo 2.º não exclui a possibilidade (...) de registar como marca uma combinação de cores ou uma única cor (...) desde que elas sejam adequadas a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas» 36, 37. E o Tribunal de Justiça teve já ocasião

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    de se pronunciar sobre a possibilidade de uma cor única ser registada como marca.

    A primeira vez que o fez foi no acórdão proferido no...

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