Medidas cautelares en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual e industrial

Autor:Purificación Cremades García
Páginas:55-100
 
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Purificación Cremades García Profesora Contratada Doctor. Universidad Miguel Hernández

Sumario: I. Introducción. II. Regulación legal. 1. Propiedad Intelectual. 2. Propiedad Industrial. 3. La doble regulación con la Ley de Enjuiciamiento Civil. III. Tutela cautelar. 1. Fundamento de la tutela cautelar. 2. Características. 2.1. Instrumentalidad. 2.2. Potestad jurisdiccional. 3. Presupuestos. 3.1. Fumus boni iuris. 3.1.1. Actividad del solicitante. La prueba. 3.1.2. Juicio provisional e indiciario. 3.1.3. Especialidades en patentes y marcas. 3.2. Periculum in mora. 3.2.1. Particular consideración al trascurso del tiempo. 3.2.2. Situación de hecho consentida. 3.2.3. El riesgo y la urgencia. 3.2.4. Las medidas adoptadas inaudita parte y los escritos preventivos. 3.3. Caución.

I Introducción

La tutela judicial cautelar tiene como objetivo evitar las consecuencias negativas que el trascurso del tiempo pueda producir en la efectividad de la sentencia. La ineludible y justiicada demora de la misma, como resultado del proceso principal, tiene que ser la conclusión al desarrollo de un procedimiento con todas las garantías debidas para ambas partes. La defensa del demandado y el acierto de la sentencia que termina el proceso, requerirán de un más o menos dilatado periodo de tiempo, cuya duración resulta imprevisible en el momento de interponer la acción.

El rasgo esencial que deine a la tutela cautelar es su instrumentalidad. El proceso para la adopción de medidas cautelares, se encuentra al servicio del proceso principal, y pierde sentido el primero ante la inexistencia o extinción del segundo.

La tutela cautelar resulta especialmente indicada para la defensa de los derechos de propiedad intelectual e industrial. Las consecuencias perjudiciales que la utilización no autorizada de una copia de su creación, de su invención, o de signos distintivos, producirá en el titular de estos derechos durante el tiempo del procedimiento judicial, o la inminencia de que la infracción se va a producir, justiica su adecuación práctica.

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Ahora bien, también se corre el riesgo de provocar conductas no legítimas con la solicitud de medidas cautelares, por cuanto que la única pretensión resulte ser, la eliminación de competidores en el mercado, lo que conllevaría, una clara y censurable actuación de competencia desleal. Las prevenciones del Tribunal, ante cualquier intento de utilización en este sentido, producen el necesario análisis de los presupuestos ineludibles para que se pueda dar la protección cautelar. El periculum in mora, el fumus boni iuris junto con la caución, analizados desde el particular prisma de los derechos infringidos de propiedad intelectual e industrial, van a suponer para el demandado, la garantía imprescindible en la adopción de las medidas cautelares.

Prueba de la oportunidad de las medidas cautelares en materia de propiedad intelectual e industrial, es la aplicación en los Juzgados Mercantiles de Barcelona, desde hace tres años, del Protocolo de actuación para el Mobile World Congress y para Ferias y Congresos profesionales.

El Mobile World Congress, es un congreso de celebración anual en Barcelona, en torno al ámbito de la comunicación móvil. En el mismo se dan cita patentes tecnológicas, con las innovaciones en comunicaciones inalámbricas y móviles, derechos de propiedad intelectual, con nuevas aplicaciones móviles y en general software de última generación, diseño industrial, con nuevos diseños de dispositivos móviles y otros soportes informáticos y de comunicación. Por ello en el mismo, se puede llegar a producir una concurrencia en competencia, ya que se encuentran en un mismo espacio, empresas líderes en informática, electrónica y telecomunicaciones. Ante los conlictos que pudieran surgir entre los titulares de derechos de propiedad intelectual e industrial, así como conlictos en materia de competencia y que pudiesen derivar en la solicitud de medidas cautelares, y con el in de conjugar la adopción de medidas efectivas con las medidas inaudita parte, se han asumido por parte de los Juzgados Mercantiles de Barcelona una serie de compromisos, con resultados en la práctica muy positivos.

II Regulación legal
1. Propiedad Intelectual

La Ley de 10 de enero de 1879 de Propiedad Intelectual establecía en su art. 49, la protección gubernamental de la propiedad intelectual1. Por ello, la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, de Propiedad Intelectual, supuso la judicialización de las medidas cautelares en dicha materia. Y es que según se recogía en su Preámbulo, la inalidad era que se pudiese obtener, con la urgencia debida, la protección solicitada, así como

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garantizar que la necesidad de las medidas cuya adopción se pretendía, estaba debidamente justiicada. La autoridad judicial podía decretar las medidas necesarias que fuesen convenientes por razones de urgencia, aunque se recogían unas medidas especíicas (art. 126). La remisión al procedimiento del art. 1428 de la LEC, con la ijación de unas especialidades procedimentales y la posibilidad de aplicación en causas criminales, art. 127 y 128 respectivamente, son también extremos tratados en la Ley 22/1987. Si bien la Ley 20/1992, de 7 de julio, de modiicación de la Ley 22/1987, de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual, suprimiría la remisión al art. 1428 de la LEC, motivándolo por las muy escasas disposiciones que de este precepto resultaban aplicables y resaltando la especiicidad de medidas cautelares en materia de propiedad intelectual.

En el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, los artículos 136, 137 y 138, vendrían a recoger las medidas cautelares, el procedimiento y su aplicación en la jurisdicción penal, aunque todos ellos se reenumeran por la Ley 5/1998, de 6 de marzo, de incorporación al Derecho español de la Directiva 96/9/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos, pasando a ser los arts. 141, 142 y 143 respectivamente. La disposición derogatoria única 2.13º de la Ley 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil terminaría por suprimir el procedimiento del art. 142, con una clara intención de que las medidas cautelares tuvieran un régimen jurídico uniicado, en cuanto a sus caracteres, requisitos y procedimiento como después veremos.

Con la incorporación de dos normas comunitarias, la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos aines a los derechos de autor en la sociedad de la información, introducida por la Ley 23/2006, de 7 de julio, de modiicación del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual de 1996, y la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, incorporada a nuestro ordenamiento por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, se ha producido una revisión y ampliación de las normas procesales existentes para la tutela judicial civil de los derechos de propiedad intelectual2. La Ley 19/2006, se preocupa espe-

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cialmente de que las medidas cautelares puedan interponerse contra los intermediarios cuyos servicios se utilizan por terceros para materializar la infracción, por lo que se hace necesario modiicar el art. 138 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual en este sentido3.

2. Propiedad Industrial

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, permitía la aplicación de medidas cautelares para garantizar el resultado del juicio, con una regulación de las mismas contenida en los arts. 133 a 139. También la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, que con su remisión en el artículo 40, a las normas contenidas en el Tít. XIII de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, permitía la aplicación de medidas cautelares para garantizar el resultado del juicio. Y es ahora la Disposición adicional primera de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la que vuelve a remitir a las normas contendidas en el Tít. XII de la vigente Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y por tanto a la aplicación de las medidas cautelares en este sentido.

También la Disposición adicional primera de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de protección jurídica del diseño industrial, de la misma forma que las marcas, remite a las normas de la Ley de Patentes para la adopción de medidas provisionales en todo aquello que no sea incompatible4. Por Disposición derogatoria única 2.11º de la

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LEC, se derogaba el art. 25 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal, cuyo contenido regulaba hasta entonces las medidas cautelares.

Finalmente la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, recoge en sus arts. 127 a 132, las medidas cautelares. Dicha Ley precisa la regulación de la caución sustitutoria y de la pretensión indemnizatoria o ianza, a favor del demandado, una vez se alcen las medidas. Y también introduce los escritos preventivos como instrumento procesal para defenderse frente a la posibilidad de medidas cautelares inaudita parte por quien teme ser sujeto pasivo de las mismas, para que pueda comparecer ante el órgano jurisdiccional competente...

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