La Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales y su relación con la Ley Concursal

Autor:Leandro Blanco García-Lomas
Cargo:Magistrado Especialista CGPJ en Mercantil. Juzgado de lo Mercantil nº1 de Alicante
Páginas:1-16
 
ÍNDICE
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I - Introducción

1. La aprobación de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales (en adelante, Ley 1/2019) ha supuesto, sin duda, la mejora de la protección de un bien intangible de tanta importancia como es el secreto empresarial. Ha supuesto la mejora de la protección del secreto empresarial respecto de la seguramente escasa tutela que suponía el acto de competencia desleal previsto en el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal (en adelante, LCD), que circunscribía la protección a actos realizados con finalidad concurrencial realizados en el comercio. No contemplaba esta limitada protección la posible actuación de obtención del secreto empresarial fuera del ámbito de comercio, que sin duda suscita la obtención de una ventaja competitiva desleal, pero que ha de encontrar protección en otro ámbito normativo. Tampoco contemplaba esta limitada protección la configuración del secreto empresarial como objeto de propiedad, a los efectos de poder ser objeto de cesión a través de contratos de licencia, lo que permite dotar de seguridad jurídica al titular del secreto empresarial en la utilización de éste en el mercado. En definitiva, la nueva regulación, fruto de la correspondiente Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos empresariales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas (en adelante, Directiva 2016/943), persigue los objetivos que marca la meritada Directiva: (i) “garantizar que la competitividad de las empresas y organismos de investigación europeos que se basa en el saber hacer y en información empresarial no divulgada (secretos empresariales) esté protegida de manera adecuada”; y (ii) “mejorar las condiciones y el marco para el desarrollo y la explotación de la innovación y la transferencia de conocimientos en el mercado interior” (Exposición de Motivos de la Ley 1/2019).

2. El objeto de este artículo no es tanto exponer los puntos fundamentales de la nueva regulación del secreto empresarial, aspecto que seguramente habrá encontrado en la doctrina científica mejor y más sesudo tratamiento, sino la de exponer las dificultades que la coordinación entre la regulación contenida en la Ley 1/2019 y la contenida en la Ley Concursal (en adelante, LC) pueden producir, y tratar de esbozar alguna interpretación que de alguna forma suavice las fricciones que puedan producirse en la aplicación coordinada de ambas legislaciones, o solucionar las posibles antinomias que se deriven de la citada coordinación, todo esto en aras de lograr que los objetivos perseguidos por la Directiva 2016/943 no queden diluidos como consecuencia de la aplicación de una normativa colateral como es la concursal.

3. Debe pensarse que quizás el derecho intangible de mayor valor que puede tener un empresario en el mercado es el conocimiento técnico, para cuya obtención seguramente el citado empresario habrá invertido importantes recursos humanos, financieros y materiales, valor que motiva un deseo de protección de su alcance y que justifica la adopción de medidas para su protección, que en el caso de que una normativa colateral conlleve un compromiso, podría suponer un desincentivo a la inversión industrial en el conocimiento contraria a una sociedad cada vez más tecnificada. No encuentro algo más delicado de proteger que el secreto empresarial, base de importantes ventajas competitivas, adquiridas desde el esfuerzo inversor y humano, y por tanto lícitas. No debe admitirse que, por la vía del procedimiento concursal, competidores accedan a estos secretos empresariales, que proporcionan ventajas competitivas indudables, y que puede dar lugar a un abuso de derecho o un uso fraudulento de la normativa concursal, articulada sobre la idea fuerza de la maximización de la satisfacción de los acreedores, pero no en constituir una vía oblicua para acceder a una ventaja competitiva desleal. La idea anterior guiará mi exposición, y creo que inspirará alguna de las soluciones que propondré.

II - El secreto empresarial como objeto de propiedad
1 - Inclusión o no del secreto empresarial en el inventario

4. Una de las más importantes novedades introducidas por la Ley 1/2019, como aspecto original respecto de la regulación de la Directiva 2016/943, que no regula directamente el aspecto patrimonial del secreto empresarial a los efectos de su cesión o transmisibilidad o cotitularidad, sea la configuración del secreto empresarial como objeto de propiedad. En la base de esta regulación está la consideración, destacada en la Exposición de Motivos, de que las “organizaciones valoran sus secretos empresariales tanto como los derechos de propiedad industrial e intelectual”. De ahí que la Ley 1/2019 dedique todo un capítulo, el capítulo III (titulado “El secreto empresarial como objeto del derecho de propiedad”), a regular el citado aspecto patrimonial del secreto empresarial, partiendo de la idea expuesta en el artículo 4 ab initio de que el “secreto empresarial” es transmisible.

5. Por tanto, si el secreto empresarial es transmisible es porque es objeto de propiedad, y, por tanto, susceptible de tener valoración económica. Se trata de un derecho que, por voluntad del propio legislador, se asemeja a los derechos de propiedad industrial e intelectual, pues ha señalado que su valor es tanto como el valor que tienen los derechos de propiedad industrial e intelectual. En consecuencia, configurado el secreto empresarial como un derecho de contenido patrimonial, semejante a los derechos de propiedad industrial e intelectual, valorable económicamente, y susceptible de transmisión, no debe existir ningún inconveniente en configurar este derecho como uno de los que integra el inventario de una entidad mercantil. No ha existido inconveniente en la práctica de nuestros tribunales en considerar que los derechos de propiedad industrial o intelectual, como derechos con contenido patrimonial, se incorporen como un elemento realizable más, en el inventario de bienes y/o derechos de una entidad concursada. Establecida por el legislador la conexión o similitud entre los derechos de propiedad industrial e intelectual y el secreto empresarial, la conclusión es forzosa: el secreto empresarial, como objeto de propiedad con contenido patrimonial, y susceptible de realización, al ser transmisible, puede integrar el inventario de bienes y/o derechos de una entidad concursada.

2 - Métodos de valoración del secreto empresarial

6. La conclusión contenida en el apartado anterior (que el secreto empresarial, como objeto de propiedad con contenido patrimonial y susceptible de realización, debe incluirse en el inventario de bienes y/o derechos) nos lleva a una encrucijada de difícil resolución, cuál es cómo ha de valorarse el secreto empresarial. En efecto, el secreto empresarial es un derecho de contenido patrimonial y susceptible de realización, pero tiene una naturaleza intangible que le hace de difícil valoración mediante los métodos habituales de valoración. En esta labor puede servir de guía los métodos utilizados para valorar esos derechos de contenido patrimonial y susceptibles de realización, de naturaleza intangible, con los que el legislador ha comparado el secreto empresarial, los derechos de propiedad industrial e intelectual. Y dentro de la pléyade de derechos de propiedad industrial e intelectual, quizás el instituto que puede proporcionarnos métodos de realización extrapolables al secreto empresarial, es el de la marca, por cuanto que se trata de un signo distintivo que otorga a su titular, al igual que el secreto empresarial otorga a su titular, un derecho positivo de utilización de la marca, al igual que el secreto empresarial otorga a su titular un derecho positivo de utilización del secreto empresarial, pudiendo usarlo por sí o ceder su uso a un tercero mediante la concesión de licencias, así como un derecho negativo de prohibición de uso del signo distintivo sin consentimiento de su titular, al igual que el secreto empresarial otorga a su titular un derecho negativo de prohibición de utilización del citado secreto por terceras personas que no cuenten con el consentimiento de su titular, llegando incluso la Ley 1/2019 (artículo 7) a articular una acción de indemnización como consecuencia de la utilización inconsentida del secreto empresarial, al igual que la Ley de Marcas (en adelante, LM) o el Reglamento de Marcas de la Unión Europea (en adelante, RMUE) articula una acción de indemnización de daños y perjuicios derivada de la utilización inconsentida de un signo distintivo. Los paralelismos entre ambas instituciones, a los efectos de su consideración como objeto de propiedad, son tan evidentes, que permiten efectuar este ejercicio que propongo de valorar los métodos de valoración de marcas utilizados en la práctica de nuestros tribunales, para poder ver si se pueden utilizar en la valoración de los secretos empresariales, sin que pueda advertirse una gran divergencia en la comparación, por existir una cierta identidad de razón.

7. En este ejercicio de comparación, entiendo, por su cierta trascendencia práctica y por abordar todos los métodos de valoración posibles, que constituye una aproximación válida la observancia de cómo se valoró por la Administración Concursal del procedimiento concursal de la entidad mercantil titular de la marca “FAGOR”, esta marca1. En el informe provisional de la...

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