La infracción del derecho de marca mediante palabras clave en los motores de búsqueda en internet en la jurisprudencia reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Autor:Luis Alberto Marco Arcalá
Páginas:663-689
RESUMEN

El litigio entre Louis Vuitton Malletier y Google es la primera cuestión prejudicial elevada al TJUE sobre la infracción de los derechos de marca mediante palabras clave en Internet cuando resultan idénticas o similares a la marca de un tercero. Este trabajo es un comentario de este importante caso, en el que se han tratado las materias más relevantes en relación con esta cuestión, por ejemplo,... (ver resumen completo)

 
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ADI 30 (2009-2010): 663-690
LA INFRACCIÓN DEL DERECHO DE MARCA
MEDIANTE PALABRAS CLAVE EN LOS MOTORES
DE BÚSQUEDA EN INTERNET EN LA
JURISPRUDENCIA RECIENTE DEL TRIBUNAL
DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA
[Comentario a las SS Acumuladas TJUE (Gran Sala) C-236/08
a C-238/08, Google France SARL y Google Inc. c. Louis Vuitton
Malletier, S. A., Viaticum, S. A., Luteciel SARL y otros,
de 23 de marzo de 2010 —caso Google—].
LUIS ALBERTO MARCO ARCALÁ *
RESUMEN
El litigio entre Louis Vuitton Malletier y Google es la primera cuestión prejudicial
elevada al TJUE sobre la infracción de los derechos de marca mediante palabras clave
en Internet cuando resultan idénticas o similares a la marca de un tercero. Este trabajo
es un comentario de este importante caso, en el que se han tratado las materias más
relevantes en relación con esta cuestión, por ejemplo, si el uso de palabras clave que
reproducen o imitan marcas en un servicio de referenciación remunerado creado por el
proveedor de un buscador puede ser considerado como un uso a título de marca que su
titular está facultado para prohibir, quién puede ser el verdadero infractor, sólo el anun-
ciante o también el proveedor del buscador, la incidencia de la reputación de la marca
en este tipo de con ictos, y el ámbito de la exención de responsabilidad al socaire del
artículo 14 de la Directiva sobre comercio electrónico.
Palabras clave: marca, palabra clave, meta-etiqueta, enlace, buscador, motor de
búsqueda, servicio de referenciación, proveedor, sistema publicitario, anunciante, exen-
ción de responsabilidad, Google, Louis Vuitton, comercio electrónico, Internet.
ABSTRACT
The legal dispute between Louis Vuitton Malletier and Google is the rst prelimi-
nary ruling referred to the ECJ about the trade mark rights infringement through Internet
keykords when they are identical or similar to a brand owned by a third person. This
work is a comment of this leading case, in which it has been involved the most relevant
subjects in relation to this question, for instance if the use of keywords reproducing or
imitating trade marks in a paid reference service created by a search engine provider
* Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza.
Dirección de correo electrónico: lmarco@unizar.es.
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could be taken as a trade mark use which its proprietor is entitled to prevent, who can
be the real trade mark infringers, only the advertiser or also the search engine provider,
the signi cance of the trade mark reputation in this kind of con icts, and the scope of the
exemption from liability under the Article 14 of Directive on electronic commerce.
Keywords: trade mark, brand, ad, Adwords, keyword, banner, meta-tag, link, search
engine, reference service, provider, advertising system, advertiser, exemption from liabi-
lity, Google, Louis Vuitton, electronic commerce, Internet.
SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN: MARCAS Y PALABRAS CLAVE EN INTERNET.—1. LAS NUEVAS
FORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA MARCA EN LA «RED DE REDES».—2. LAS KEYWORDS O PALABRAS CLAVE EN LOS
MOTORES DE BÚSQUEDA EN INTERNET.—3. EL USO DE MARCAS AJENAS COMO PALABRAS CLAVE.—II. PRIN-
CIPALES LITIGIOS PLANTEADOS EN MATERIA DE MARCAS Y PALABRAS CLAVE EN
INTERNET.—1. PRIMERAS APROXIMACIONES: LA EXPERIENCIA ESTADOUNIDENSE.—2. LA PERSPECTIVA
EUROPEA: LAS NUMEROSAS CUESTIONES PREJUDICIALES ELEVADAS AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN
EUROPEA.—III. LAS APRECIACIONES DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EURO-
PEA EN LAS SS. ACUMULADAS C-236/08 A C-238/08, GOOGLE FRANCE SARL Y GOOGLE
INC. C. LOUIS VUITTON MALLETIER, S. A., VIATICUM, S. A., LUTECIEL SARL Y OTROS, DE
23 DE MARZO DE 2010 (CASO «GOOGLE»).—1. ANTECEDENTES Y FALLO EN ESTE LITIGIO.—2. LAS
CUESTIONES PLANTEADAS Y LA ARGUMENTACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA.—A. La cuestión básica: la
existencia o no de infracción del derecho de marca: sus requísitos.—B. La cuestión conexa: el uso
a título de marca susceptible de menoscabar sus funciones.—C. La incidencia del renombre de la
marca.—D. La responsabilidad del prestador del servicio de búsqueda en Internet.—3. COMENTARIO
Y VALORACIÓN DE ESTE FALLO.—IV. A MODO DE ¿CONCLUSIÓN?
I. INTRODUCCIÓN: MARCAS Y PALABRAS CLAVE
EN INTERNET
1. LAS NUEVAS FORMAS DE UTILIZACIÓN DE LA MARCA
EN LA «RED DE REDES»
No cabe duda en la actualidad del carácter «decisivo» 1 de Internet
como fundamento de los avances en la información y comunicación
en nuestra sociedad, y de ahí que la «Red de Redes» haya llegado a
incidir en el funcionamiento de las marcas cuando son utilizadas en
el espacio virtual, que ha pasado a ser un elemento de primerísimo
orden para la imagen de marca 2. Por ello, es igualmente evidente que
el Derecho de marcas debe ser adaptado a los nuevos problemas y
circunstancias de las marcas en Internet, especialmente en relación
con su protección contra sus nuevas formas de usurpación en un ám-
1 Vid. la Introducción a la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una asociación público-priva-
da para la Internet del Futuro, de 28 de octubre de 2009 en Bruselas [Doc. COM (2009), 479 nal].
2 Para ampliar información, vid. D. A. AAKER y E. JOACHIMSTHALER, Liderazgo de Ma®ca
(trad. de R. M. Álvarez del Blanco), 1.ª ed., Deusto, Bilbao, 2001, págs. 245-277; J. COSTA, La
imagen de marca. Un fenómeno social, 1.ª ed., Paidós, Barcelona, 2004, págs. 105-144 (136);
A. RIES y L. RIES, Las 22 leyes inmutables de la marca. Como convertir un producto o un servicio
en una marca mundial (trad. de R. Peralba y R. González del Río), 1.ª ed., McGrawHill, Madrid,
2000, págs. 34 y 35, e I. ISLAS CARMONA, «El valor de las principales marcas en la economía del
conocimiento», en Razón y Palabra, núm. 62, mayo de 2008, págs. 1-6, (disponible en http://
www.razónypalabra.org.mx).
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