La acción de remoción en la legislación española de propiedad industrial

Autor:Llanos Cabedo Serna
Páginas:13-53
 
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Llanos Cabedo Serna Profesora contratada doctora de la Universidad de Alicante

Sumario. I. Introducción. II. La acción de remoción en la legislación española de propiedad industrial. 1. La acción de cesación como punto de partida. 2. La acción de remoción. 2.1. Finalidad. 2.1.1. La atribución en propiedad al titular de los productos y los medios como medida de indemnización de los daños y perjuicios.

2.1.2. La publicación de la sentencia como medida de remoción. 2.1.3. La acción de prohibición. 2.2. Presupuestos. En particular, la posesión del infractor. 2.3. Naturaleza jurídica. III. Las concretas medidas de remoción en la legislación española de propiedad industrial. 1. Cuestiones previas. 2. La retirada del tráico económico de los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca. 3. La destrucción de los medios destinados a cometer la infracción y de los productos u objetos resultantes de la misma. 4. La cesión con ines humanitarios de los productos ilícitamente identiicados con la marca. 5. La transformación de los objetos o medios embargados. IV. La acción de remoción en el ámbito internacional y comunitario. 1. El Acuerdo sobre los ADPIC. 2. La Directiva 2004/48/CE.

I Introducción

El presente trabajo se centra en el estudio de la denominada acción de remoción regulada en la legislación de propiedad industrial, acción que constituye uno de los medios de tutela civil de los derechos de propiedad intelectual en sentido amplio1.

La elección de esta acción en particular se debe a dos motivos. En primer lugar, aun habiendo sido objeto de atención por parte de la doctrina española especializada, la misma se ha centrado en el análisis de aspectos generales y comunes a todas las acciones civiles previstas en la legislación de propiedad industrial, tales como la

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legitimación activa y pasiva, la prescripción, la jurisdicción y el procedimiento, pretendiéndose aquí prestar atención a cuestiones más especíicas.

En segundo lugar, su análisis se ha caracterizado por una aproximación sectorial, ley por ley, persiguiéndose con este trabajo un enfoque más amplio en atención a uno de los objetivos principales del Proyecto en el que se enmarca: llevar a cabo un análisis conjunto de las diversas leyes que componen la legislación de propiedad intelectual española con el in de abordar problemas y proponer soluciones de manera global. Por este motivo, se estudia la acción de remoción en las leyes de patentes y marcas2.

Esta perspectiva global se encuentra plenamente justiicada por dos razones. En primer lugar, los dos textos internacionales que mayor inluencia han tenido en materia de tutela civil de los derechos de propiedad industrial e intelectual, el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (en adelante, Acuerdo ADPIC)3y la Directiva 2004/48/ CE, del Parlamento y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (en adelante, la Directiva)4, tienen carácter trasversal, de modo que son aplicables a todos los derechos de propiedad industrial (así como a los derechos de autor)5. La consecuencia lógica es que se ha producido un acercamiento de las dos legislaciones en estudio en materia de tutela civil. En segundo lugar, las regulaciones de las acciones civiles, pensamos en particular en la acción de remoción, son muy similares debido a que la legislación marcaria toma la mayor parte de los elementos de la legislación de patentes,

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de ahí que las observaciones y las conclusiones alcanzadas se puedan trasvasar de un ámbito al otro6.

Las cuestiones que se abordan en el presente capítulo son, si se nos permite la expresión, clásicas, de manera que tratamos del concepto y la inalidad de la acción de remoción, sus presupuestos y naturaleza jurídica. Curiosamente, ni la legislación de patentes ni la de marcas utilizan la terminología «acción de remoción» o «medida de remoción», pero no hay duda de que ambas leyes regulan esta clase de acción7.

El análisis de las cuestiones señaladas nos va a permitir tratar de dar solución a una serie de problemas que o bien no han sido suicientemente analizados, o bien no han recibido una solución unánime. De todo ello se ocupa el epígrafe II del presente capítulo.

Ahora bien, el estudio de la acción de remoción se suele realizar por la doctrina especializada al hilo del de la acción de cesación, por entenderse que aquella es complementaria de ésta, dado que la acción de remoción consiste en la adopción de las «medidas necesarias para evitar que prosiga la violación» mientras que la de cesación tiene por objeto suspender la conducta infractora y prohibir su reanudación8.

Por este motivo, analizaremos las cuestiones señaladas teniendo en cuenta esta relación de complementariedad, de ahí que debamos tratar la acción de cesación aunque sea de manera somera y en la medida de nuestros ines.

El epígrafe III se dedica al análisis de las medidas de remoción en particular desde el punto de vista del ordenamiento jurídico español. La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas9(en adelante, LM) regula en su capítulo III (“Acciones por violación del derecho de marca”) las acciones civiles que el titular de una marca re-

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gistrada puede ejercitar en el caso de haberse producido una violación de la misma10.

Dicho titular puede ejercitar «las acciones civiles que correspondan» (art. 40), regulando el art. 41 una serie de acciones civiles «en especial» en sus diversos apartados. No hay duda de que ni la cesación de los actos que violan el derecho (apartado a), ni la indemnización de los daños y perjuicios sufridos por el titular (apartado b), constituyen una acción de remoción por cuanto, como veremos a continuación, su inalidad es complementar la efectividad de la acción de cesación sin perseguir la reparación económica del daño. Como tampoco hay duda, por ser ésta precisamente su inalidad, que la acción que tiene por objeto «la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación» y, «en particular, que se retiren del tráico económico los productos, embalajes, envoltorios, material publicitario, etiquetas u otros documentos en los que se haya materializado la violación del derecho de marca y […] la destrucción de los medios principalmente destinados a cometer la infracción», medidas que se ejecutarán a costa del infractor, salvo que se aleguen razones fundadas para que no sea así (apartado c)11, así como las medidas previstas en el apartado d)12constituyen una acción de remoción.

Ahora bien, mayores dudas se plantean respecto del embargo de los medios principalmente destinados a cometer la infracción (apartado c), la atribución al titular en propiedad de los productos, materiales y medios embargados (apartado e) y la publicación de la sentencia (apartado f), dudas que trataremos de solucionar en las líneas siguientes.

Por su parte, la vigente Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante, LP) dedica el Título VII a las “Acciones por violación del derecho de patente”13.

Por un lado, de forma idéntica a lo que ocurre en la LM, el art. 70 otorga al titu-

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lar de una patente el derecho a ejercitar ante los órganos judiciales las acciones que correspondan, cualquiera que sea su clase y naturaleza, contra quienes lesionen su derecho14y, por otro lado, el art. 71-1 regula ciertas acciones civiles («en especial»)15. Paralelamente a lo ya expresado en el ámbito del Derecho de marcas, podemos airmar que no constituyen acción de remoción las previstas en los apartados a) (la cesación de los actos que violen su derecho, o su prohibición si éstos todavía no se han producido) ni b) (la indemnización de los daños y perjuicios sufridos). Por el contrario, las medidas de transformación y destrucción de los objetos y medios embargados previstas en el apartado e) constituyen, por lo que luego se dirá, el objeto de la acción de remoción16.

También en el ámbito de las patentes, se recogen las medidas de embargo (apartado c), atribución al titular en propiedad de los objetos y medios relacionados con la infracción (apartado d) y publicación de la sentencia condenatoria del infractor (apartado f), reproduciéndose la duda acerca de si constituyen una medida de remoción, duda a la que igualmente trataremos de responder.

El último epígrafe (IV) se dedica a la regulación internacional de la acción de remoción, esto es, a analizar cómo se encuentra regulada en el Acuerdo ADPIC así como en la Directiva. En ambos textos internacionales la acción de remoción es una acción civil que se invoca cuando la infracción se ha cometido en el interior del territorio nacional o, habiéndose cometido en otro país, el producto o el medio infractor han conseguido traspasar la frontera para ser comercializado en el interior del...

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