De nuevo sobre la valoración del riesgo de confusión entre marcas
| Autor | Ángel Martínez Gutiérrez |
| Cargo del Autor | Profesor Titular de Derecho Mercantil Universidad de Jaén |
| Páginas | 739-754 |
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(Comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de la UE de 22 de junio de 2004, caso «Picasso»)
Por efecto de la función distintiva desarrollada en el tráfico económico, la marca de empresa se muestra en la práctica comercial como un canal de comunicación de informaciones relativas a la oferta empresarial diferenciada, de tal manera que, viniendo a facilitar la elección fácil, consciente y económica del público de los consumidores, permite superar la asimetría informativa existente en el mercado. Radica aquí, por tanto, el fundamento último del reconocimiento de un derecho de exclusiva a favor del titular del signo concreto, lo que se traduce, como es sabido, en la concesión no sólo de un monopolio de uso en su vertiente positiva (ius utendi) sino también, y lo que resulta de especial interés en esta sede, de unas facultades de exclusión en su vertiente negativa (ius excludendi años), que le permiten prohibir a terceros, entre otros comportamientos, el uso de signos confundibles que puedan distorsionar dicho canal de comunicación e introducir interferencias en el mismo.
Sin embargo, la constatación del riesgo de confusión, necesaria en todo caso para activar las facultades de exclusión del titular y aplicarPage 740correlativamente las consecuencias jurídicas, exige que el órgano administrativo o judicial realice una ardua actividad valorativa. En efecto, el órgano encargado de conocer el conflicto entre dos marcas deberá indagar, utilizando en todo caso los parámetros previstos en la normativa marcaría, si el solapamiento existente entre las marcas y los productos o servicios permiten a los potenciales consumidores discernir entre las dos ofertas empresariales o, en caso de discernimiento, les permite entablar algún nexo por efecto de la similitud presentada. Se trata, por tanto, de una valoración sumamente compleja que presenta elevados índices de relatividad, al tratarse de una cuestión fáctica condicionada —en todo caso— por la subjetividad del órgano actuante. Es por ello, pues, que se manifieste como una necesidad de primer orden la determinación correcta del punto de vista desde el que realizar la valoración, toda vez que ello vendrá a ofrecer una solución próxima a la realidad del mercado y, por tanto, una tutela adecuadamente a los intereses afectados.
Pues bien, partiendo en todo caso de la complejidad de este enjuiciamiento y de las dificultades que pueden presentarse en su desarrollo, seguidamente examinaremos la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de junio de 2004, dictada en el asunto Picasso1 por entender que ha incurrido en algunos errores a la hora de aplicar la doctrina expuesta. Para ello, y tras exponer el supuesto de hecho y los pasajes más interesantes de su fundamentacion jurídica, pasaremos a comentar aquellos incisos que, a nuestro juicio, resultan poco afortunados, finalizando con unas conclusiones que recogen nuestra valoración global de dicho pronunciamiento.
Ante la solicitud de la marca comunitaria de carácter denominativo PICARO para diferenciar productos de la clase 12 (automóviles, sus piezas y autobuses), la sucesión hereditaria Picasso se opuso por entender que se generaba un riesgo de confusión con la marca denominativa (PICASSO) que había sido registrada previamente para productos de la misma clase (vehículos, aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima, coches, autobuses, camiones, camionetas, caravanas, vehículos remolques). Sin embargo, dicha pretensión fue desestimada no sólo por la División de Oposición de la OAMI sino también por la Sala Tercera de Recurso, que fundamentó su decisión en el hecho de que el alto grado de atención del público relevante así como el impacto conceptual de la marca anterior impedía la existencia de similitudes fonéticas y visuales.
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Al no aceptarse sus pretensiones en la sede administrativa, la citada sucesión hereditaria recurrió el 13 de junio de 2002 ante el Tribunal de Primera Instancia con base en un doble motivo. En efecto, por un lado, el recurso aludía a la infracción de los principios procesales contenidos en el artículo 74.1.° infine RMC, pues según la parte recurrente, la Sala de Recurso había realizado una serie de suposiciones sobre el alto grado de atención del público relevante y sobre el impacto de la marca anterior en el mercado sin apoyarse en ningún elemento alegado por las partes en el procedimiento de oposición. Pero además, y correlativamente a lo anterior, el recurso presentado se basaba, por otro lado, en la infracción del artículo 8.1.°, b) RMC, por cuanto la instancia administrativa no había concluido sobre la existencia de un riesgo de confusión entre las dos marcas.
Como puede colegirse, la cuestión controvertida que subyace en el presente asunto gira en torno al juicio de confundibilidad realizado por el órgano administrativo para fundamentar la compatibilidad de las dos marcas en conflicto. Más concretamente, la controversia sometida a conocimiento del órgano judicial refiere uno de los parámetros del citado enjuiciamiento; a saber, la validez o no de la perspectiva de valoración adoptada y la correlativa concreción de la conducta del sujeto de referencia elegido. Se trata, como es sabido, de una interesante cuestión marcaría que ha de resolverse previamente a la constatación de la identidad o semejanza de los signos y productos o servicios diferenciados, y cuya errónea adopción hace fluctuar la solución del litigio concreto sino también el ámbito de aplicación de la normativa marcaría.
Pues bien, el Tribunal de Primera Instancia ha desestimado las pretensiones de la parte recurrente con la fundamentación jurídica que reproducimos parcialmente a continuación.
En relación con el primer motivo del recurso, el Tribunal asevera cuanto sigue:
(...)
27. «A tenor del artículo 74 del Reglamento núm. 40/94, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el exa men [de la OAMI] se limitará a los medios alegados y a las soluciones presentadas por las partes.
28. Esta disposición limita el examen de la OAMI en una doble medida. Por su parte, se refiere a la base fáctica de las resoluciones de la OAMI, es decir, los hechos y prueba sobre los que tales resoluciones pueden fundarse válidamente... y por otra, a la base jurídica de dichas resoluciones, es decir, las disposiciones que el órgano que conoce del asunto está obligado a aplicar. Por lo tanto, al resolver sobre un recurso Page 742 contra una resolución que ponga fin a un procedimiento de oposición, la Sala de Recurso sólo puede fundar su resolución en los motivos de denegación relativos que la parte interesada haya invocado, así como en los hechos expuestos y las pruebas presentadas por esa parte en relación con dichos motivos...
29. Sin embargo, la limitación de la base fáctica del examen efec tuado por la Sala de Recurso no excluye que ésta tome en consideración, además de los hechos alegados explícitamente por las partes del proce dimiento, hechos notorios, es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar por medio de fuentes generalmente accesibles.
30. En efecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la nor ma jurídica enunciada en el artículo 74, apartado 1, in fine, del Regla mento núm. 49194 constituye una excepción respecto al principio del examen de oficio de los hechos, que la misma disposición establece in limine. Por tanto, esta excepción debe ser objeto de una interpretación estricta que defina su alcance de manera que no exceda de lo necesario para alcanzar su finalidad.
31. Pues bien, en lo que atañe a la norma jurídica enunciada en el artículo 74, apartado 1, in fine, del Reglamento núm. 40194, la ratio legis es descargar a la Administración de la labor de proceder ella mis ma al esclarecimiento de los hechos en el marco de los procedimientos inter partes. Este objetivo no peligra cuando la OAMI toma en conside ración hechos notorios.
32. En cambio, el artículo 74, apartado 1, in fine, del Reglamento núm. 40/94 no puede tener por objetivo forzar a la División de Oposi ción o a la Sala de Recurso a adoptar conscientemente una resolución sobre la base de hipótesis fácticas manifiestamente incompletas o con trarias a la realidad. Tampoco tiene por objeto exigir que las partes de un procedimiento de oposición presenten ante la OAMI todos los hechos notorios que puedan eventualmente ser relevantes respecto a la resolu ción que se dicte. En efecto, una interpretación de esta disposición según la cual quedara excluida la apreciación de oficio de hechos notorios incitaría a las partes a incluir en sus escritos, por precaución, una expo sición detallada de hechos generalmente conocidos y entrañaría el ries go de sobrecargar considerablemente el procedimiento de oposición.
33. Es preciso examinar, a la luz de las consideraciones precedentes, si la Sala de Recurso sobrepasó los límites del litigio entre las partes al tomar en consideración los elementos a que se refiere el presente motivo.
34. En primer lugar, los demandantes critican el apartado 15 de la resolución impugnada, que señala que el grado de atención del consumi dor medio puede variar en función de la categoría de los productos en cuestión y que —cabe suponer que, en el presente caso, el consumidor interesado prestará una atención particular a la hora de comprar estos productos— (a saber, los automóviles y sus piezas, así como los...
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