La patente europea validada en España y su complementación mediante «adiciones a la patente»
| Autor | Prof. Dr. M. Botana Agrá |
| Cargo del Autor | Catedrático de Derecho Mercantil |
| Páginas | 601-614 |
[Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo-Sección 3.a) de 1 de octubre de 2004]
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Con fecha de 15 de noviembre de 1993 la empresa «Novartis AG» solicitó ante la OEPM la inscripción de un certificado de adición referido a la patente europea número 9.302.302 (Cyclosporins) con efectos en España; la adición versaba sobre un perfeccionamiento con sistente en aumentar la sensiblidad de la terapia con fármacos quimioterapéuticos, así como la eficacia de la misma, mostrándose particular mente útil a la hora de invertir la resistencia a fármacos de tipos normales, o bien a la hora de aumentar o establecer la sensibilidad a la terapia de administración de fármacos. Ante la petición formulada, la OEPM dictó resolución denegatoria de la inscripción de este perfeccio namiento como certificado de adición, apoyada en que carecía de com petencia para otorgar la adición referida a una patente europea; resolu ción que la propia OEPM confirmó en el recurso ordinario por silencio administrativo.
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Así las cosas, la empresa «Novartis AG» interpuso el corres pondiente recurso contra la resolución de la OEPM, el cual fue resuelto,desestimándolo, por la Sección 8.a de la Sala de lo Contencioso-Admi-Page 602nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid mediante Sentencia de 27 de febrero de 2001. Ajuicio de este Tribunal, la pretensión de la recurrente tropieza con los inconvenientes expuestos en la resoluciónimpugnada, siendo así que a pesar de lo dispuesto en los artículos 2 y 64 del Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973, instrumento de adhesión de fecha 10 de julio de 1986, sobre equiparación de efectos y protección entre la patente nacional y la patente europea otorgada, lo cierto es que dicho Convenio, a diferencia de la legislación interna, no recoge las adiciones a las patentes. Todo lo cual lleva al Tribunal a concluir que «carece de toda lógica, y así ha de darse la razón a la Oficina Española de Patentes y Marcas, que tenga lugar la inscripción en España de una adición a la patente europea sometida al régimen de la Ley 11/86 tomando como base dicha patente europea sometida al régimen del Convenio de 5 de octubre de 1973. En consecuencia, la admisión de un doble régimen jurídico, sometido a dos instancias administrativas distintas y con una interconexión existente entre la principal y la patente de adición, necesariamente ha de suponer que dicha Oficina de Patentes y Marcas no puede cumplir su objetivo de proporcionar seguridad jurídica y publicidad a lo que constituye objeto de la propiedad industrial, sobre todo cuando ello deriva y depende de una patente principal ajena a su competencia. Por tanto, tenemos que reconocer y admitir que las razones expuestas por dicha Oficina para no afirmar su competencia respecto de la pretensión de una inscripción de adición para España de una patente europea se hallaban debidamente justificadas, sin que la documental aportada por la actora demuestre que oficialmente la Oficina Europea de Patentes ha venido admitiendo pretensiones como la que ejercitó la recurrente, determinando ello la desestimación del recurso contencioso-administrativo por ser conforme a Derecho la resolución impugnada».
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No conforme con el fallo del TSJM, Novartis AG interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo; recurso que fue resuelto y estimado parcialmente por la Sección 3.a de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal en su Sentencia de 1 de octubre de 2004, siendo ponente de la misma el señor Bandrés Sánchez-Cruzat.
A los efectos que aquí interesan, la doctrina del Tribunal Supremo mantenida en el presente caso se contiene básicamente en los Fundamentos de Derecho Tercero, Cuarto y Quinto, cuyo texto se reproduce a continuación.
«TERCERO. La defensa letrada de la Entidad recurrente funda el primer motivo de casación, articulado al amparo del artículo 88.1.6?) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción del ordenamiento jurídico, aduciendoPage 603 que la sentencia de la Sala de instancia incurre en vulneración de los artículos 2 y 64 del Convenio sobre la concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973, ratificado por España por Instrumento de Adhesión de 10 de julio de 1986, en relación con los artículos 108 y 111 de la Ley española de Patentes 11/1986, de 20 de marzo, argumentando sustancialmente en apoyo de su pretensión casacional que la concesión de un certificado de adición al titular de patente europea solicitado conforme a la legislación española de patentes es conciliable con los principios fundamentales que inspiran el sistema de patentes europeas y no provoca ninguna interferencia con la patente europea, que protege la invención básica sobre la que se asienta el perfeccionamiento protegido por la patente adicional española.
CUARTO. Procede estimar la prosperabilidad del primer motivo de casación articulado por infracción de las normas del ordenamiento jurídico al apreciar que la Sala de instancia ha realizado una interpretación aplicativa del artículo 108 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, disconforme con los artículos 2 y 64 del Convenio sobre concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973. La interpretación sistemática del artículo 2 del Convenio de Munich, que establece que en cada uno de los Estados contratantes para los que se conceda, la patente europea tendrá los mismos efectos y estará sometida al mismo régimen que una patente nacional concedida en dicho Estado, salvo queel presente Convenio disponga otra cosa, y del artículo 64 del referido texto convencional, que regula la extensión de los derechos conferidos por la patente europea a su titular que se equiparan a los derechos que confiere una patente nacional concedida en ese Estado, promueve el reconocimiento de la plena asimilación de la patente europea, en lo que concierne a su eficacia, al régimen jurídico de la patente nacional, de modo que permiten al titular de la patente europea obtener un certificado de adición solicitado conforme a la legislación española de patentes.
No se aprecia obstáculo a la pretensión de adición de una patenteeuropea solicitada al amparo del artículo 108 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, que faculta al titular de una patente en vigor —presupuesto atribuible a la patente nacional y a la patente europea que tiene plena eficacia en el sistema de patentes español—, que es coherente con la prohibición de doble protección a que alude el artículo 16 del Real Decreto 2424/1986, de 10 de octubre, de aplicación del Convenio sobrela concesión de patentes europeas, para proteger las invenciones que perfeccionen o desarrollen la invención objeto de aquélla, siempre que se integren con el objeto de la patente principal en una misma unidad inventiva.
El sistema europeo de concesión de patentes, formalizado al amparo del Convenio de Munich de 5 de octubre de 1973, que constituye un instrumento de cooperación entre los Estados europeos en este campo, tiene un marcado carácter unitario —la protección de las invenciones sePage 604 obtiene a través de un único procedimiento, y mediante el establecimiento de ciertas reglas uniformes por las que se rigen las patentes concedidas— pero no se caracteriza como un sistema plenario o integral que retenga una pretensión de complitud, porque la eficacia se diversifica en el haz de legislaciones de los Estados miembros, al equipararse los derechos que confiere la patente europea a los derechos reconocidos a las patentes nacionales, de modo que autoriza al juez nacional a aplicar la legislación interna para determinar el contenido del derecho de patentes, y la norma convencional europea para delimitar el ámbito de protección.
La interpretación aplicativa integradora del Convenio de Munich para la concesión de patentes europeas de 5 de octubre de 1973, que entró en vigor en España el 1 de octubre de 1986, que forma parte de nuestro ordenamiento jurídico interno, y la Ley 11/1986, de 20 de marzo, en lo que concierne al instituto de las adiciones de patentes reguladas en la normativa originaria española, no quiebra el principio de unidad del sistema europeo de patentes ni el fin armonizador que descansa en la pretensión de establecer reglas uniformes que constituyan un derecho común a los Estados adheridos en materia de concesión de patentes de invención.
El único límite a la concesión de la adición de una patente europea, conforme a la legislación española, consiste, para no incurrir en abuso de derecho, en pretender el registro adicional de innovaciones que por su relevancia cuantitativa o cualitativa rebasen el carácter de perfección o desarrollo de la patente principal y desnaturalicen los principios de complementariedad y de accesoriedad que caracteriza la exigencia de unidad inventiva entre el objeto de la patente y la adición, eludiendo la calificación de novedad predicable de las invenciones patentables.
Consecuentemente, en aplicación de esta doctrina, procede declarar haber lugar al recurso de casación y casar la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de febrero de 2001 por vulnerar los artículos 2 y 64 del Convenio de Munich sobre concesión de patentes y, asumiendo esta Sala del Tribunal Supremo funciones jurisdiccionales de Sala de instancia, cabe...
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