Uso a título de marca y alcance del ius prohibendi en la directiva de marcas

AutorMiquel Peguera Poch
Páginas185-209

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I Introducción: el ius prohibendi del titular de la marca

De conformidad con la Directiva de Marcas (DM) 1, la marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo que, en su vertiente negativa, le permite prohibir que cualquier tercero utilice en el tráfico económico un signo idéntico o similar a la marca registrada. Este ius prohibendi, sin embargo, no es ilimitado; sólo puede ejercitarse frente a determinados tipos de usos, que se contemplan en el artículo 5 DM. A su vez, este artículo debe completarse con las limitaciones que se establecen en los artículos 6 y 7 DM.

Dentro del artículo 5 DM se distinguen varios grupos de supuestos. Por una parte, el artículo 5.1 DM -cuya transposición es obligatoria para los Estados miembros- permite al titular de la marca prohibir, siempre que se realicen en el tráfico económico, los usos indicados en las letras a) y b) en que se divide dicho apartado. En primer lugar, el artículo 5.1.a) confiere el derecho a impedir el uso de un signo idéntico a la marca en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los cuales está registrada. Se trata de los supuestos de «doble identidad»: identidad del signo e identidad de los productos o servicios en relación con los cuales se utiliza el signo. En segundo lugar, el artículo 5.1.b) permite prohibir aquellos usos en los que, si bien no se verifica una doble identidad sí existe por lo menos similitud, tanto en el signo utilizado como en los productos o servicios. Cubre así los casos de uso de marca idéntica para productos o servicios similares; marca similar para productos o servicios idénticos; y marca similar para productos o servicios similares. Este apartado 5.1.b) requiere que, como consecuencia de esas identidades o similitudes, el uso impugnado «implique un riesgo de confusión por parte del público».

El segundo bloque de supuestos se refiere a las marcas de renombre, y se establece en el artículo 5.2 DM con carácter facultativo para los Estados miembros. Se permite a los Estados atribuir una protección reforzada a las marcas renombradas, otorgando al titular de la marca la facultad de «prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico o similar a la marca para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando ésta goce de renombre en el Estado miembro y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos».

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Por último, el artículo 5.5 DM, también con carácter facultativo, permite que los Estados miembros adopten en su Derecho interno disposiciones «relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos».

Del tenor y del análisis sistemático del artículo 5 DM, se sigue que el ius prohibendi previsto en los apartados 5.1 y 5.2 está sujeto a una serie de condiciones previas de carácter general, consistentes en que el uso se lleve a cabo

a) en el tráfico económico, b) para productos o servicios, y c) con la finalidad de distinguir los productos o servicios.

La condición de uso «en el tráfico económico» se establece de modo expreso en ambos apartados (5.1 y 5.2). El TJUE ha interpretado que el uso se produce dentro del tráfico económico cuando «se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada» 2. Para valorar en todo su alcance la noción de uso en el tráfico económico, conviene tener en cuenta lo dispuesto en el apartado 5.3 DM, donde se indican algunos ejemplos de usos que el titular puede prohibir al amparo de los artículos 5.1 y 5.2, naturalmente siempre que se den todas las condiciones para ello. En concreto, el apartado 5.3 se refiere, de modo meramente enunciativo, a los usos consistentes en: a) poner el signo en los productos o en su presentación; b) ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;

c) importar productos o exportarlos con el signo; d) utilizar el signo en los documentos mercantiles y la publicidad. Se incluyen, por tanto, no solo los actos con trascendencia directa externa, sino también actos preparatorios de la comercialización que aún no se han manifestado en el exterior, como los consistentes en poner el signo en los productos o en su presentación o en almacenar productos con el fin de comercializarlos. De este modo parece claro que la finalidad o el destino económico del uso resultará relevante para determinar si se realiza en el tráfico económico 3.

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El segundo de los requisitos previos para que el uso pueda prohibirse es que se realice «para productos o servicios», ya se trate de productos o servicios idénticos [5.1.a) DM], similares [5.1.b) DM] o no similares (5.2 DM) a aquellos para los que está registrada la marca. Se precisa por tanto una conexión entre el uso del signo y el producto o servicio. En general, el TJUE ha interpretado esa relación de modo muy amplio. Así, señala que no es necesario colocar el signo en el producto, basta con que el tercero utilice el signo de manera que se establezca un vínculo entre el signo y los productos que comercializa o los servicios que presta 4. En el caso de uso de la marca ajena como palabra clave para lograr la aparición de anuncios patrocinados en buscadores de Internet, el TJUE ha considerado que existe uso «para productos o servicios» aunque la marca no aparezca en el propio anuncio 5. Tampoco es preciso que el uso se refiera a productos o servicios sobre los que el tercero ostente un título jurídico. Así, por ejemplo, cuando una plataforma de comercio electrónico emplea la marca ajena para promocionar ofertas de ventas que realizan en ella los usuarios, se estima que la plataforma realiza un uso «para» los productos o servicios ofertados por dichos usuarios 6.

El tercer requisito para que el titular pueda impedir el uso del tercero consiste en que éste se lleve a cabo con la finalidad de distinguir los productos o servicios, esto es, que se trate de un uso «en cuanto marca», o «a título de marca», según la expresión que suele emplear la doctrina y la jurisprudencia. En los siguientes apartados nos detendremos a examinar el significado de este requisito (apartado II), así como el modo en que lo interpreta el TJUE (apartado III).

II El uso a título de marca como requisito para el ejercicio del ius prohibendi previsto en los artículos 5.1 y 5.2 de la directiva de marcas
1. El requisito de uso marcario en la directiva

La idea que subyace en el requisito de uso con finalidad distintiva o a título de marca es que los usos de la marca -o de un signo similar a la misma- realizados para cumplir una finalidad diversa de la que es propia de la marca, a saber, distinguir los productos y servicios del titular en el mercado, deberían quedar fuera del monopolio sobre el uso del signo que el derecho de marca otorga al titular.

Ciertamente, no hay en la Directiva una definición de uso «a título de marca», ni tampoco una manifestación inequívoca de que el uso del tercero deba

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ser necesariamente de esta naturaleza para que exista infracción 7. Sin embargo, buena parte de la jurisprudencia y de la doctrina deducen de la estructura del artículo 5 DM que la protección ofrecida por los artículos 5.1 y 5.2 se limita a la defensa frente a este tipo de usos, sin perjuicio de que los Estados miembros puedan adoptar normas protectoras frente a usos no realizados a título de marca, particularmente en el campo del Derecho de la publicidad y de la competencia desleal.

En particular, el requisito de uso marcario se ha deducido del apartado 5.5 DM, según el cual «[l]os apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con fines diversos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a los mismos» 8. De este precepto se sigue que los apartados 1 a 4 del artículo 5 DM se refieren exclusivamente a usos que tienen lugar con el fin de distinguir los productos o servicios. Así lo reconoció el TJUE, en el caso BMW v. Deenik afirmando que «el ámbito de aplicación, por un lado, de los apartados 1 y 2 del artículo 5 de la Directiva y, por otro, del apartado 5 del artículo 5, depende de si el uso de la marca se hace con el fin de distinguir los productos o servicios de que se trata como originarios de una empresa determinada, es decir, como marca, o con fines distintos» 9.

En esta declaración del Tribunal se observa una comprensión de uso a título de marca intrínsecamente vinculada a la idea de que la función propia de la marca es distinguir los productos o servicios en atención a su origen empresarial; de modo que habrá uso a...

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