Sobre el uso de marcas de garantía no registradas
| Autor | M.<sup>a</sup> Del Mar Gómez Lozano |
| Cargo del Autor | Profesora Contratada Doctora. Área de Derecho Mercantil. Universidad de Almería |
| Páginas | 796-824 |
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(A propósito de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, Sección 1 .a, de 20 de diciembre de 2006, caso «Hornazo de Salamanca»)
El hecho que dio comienzo al conflicto planteado en esta resolución fue la solicitud de registro de la marca de garantía «Hornazo de Salamanca» en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), el 30 de junio de 2003, por la «Asociación Hornazo de Salamanca», creada en el año 20022. Se trataba de una marca mixta constituida por el elemento denominativo «Hornazo de Salamanca» y por un elemento gráfico. Al registro de la misma se opuso la entidad «Lazarillo de Tormes, S. L.», dedicada al mismo objeto de actividad3. La marca nacional solicitada por la asociación fue denegada por Resolución de 26 de mayo de 2004 y el recurso de alzada interpuesto contra ésta fue también desestimado por Resolución de 17 de enero de 20054. La Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca, de 20 de diciembre de 20065, resuelve en el ámbito civil el conflicto planteado por el uso de esta marca de garantía sin estar registrada desde la óptica del Derecho de la competencia desleal, pues la parte actora ejercita acciones por competencia desleal y subsidiariamente acciones por publicidad ilícita. Los hechos y los fundamentos de derecho de esta sentencia sugieren algunos comentarios sobre el uso de distintivos de calidad para productos alimentarios (epígrafe A), la problemática que se sigue planteando en torno al registro de marcas de garantía (epígrafe B) y la incidencia del uso de la expresión «marca de garantía» en el comportamiento leal del mercado cuando se refiere a un signo que no está registrado como tal (epígrafe C).
Primero. Los hechos que se consideran probados y que definen los contornos precisos de la litis pueden resumirse de la siguientePage 797manera: 1.°) El 18 de febrero de 2002 se constituyó la Asociación Hornazo de Salamanca con la finalidad de promover la producción, venta y comercialización del hornazo típico de Salamanca, así como la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías que mejoren la calidad, la innovación y competitividad en el mercado del producto y de su imagen, estableciéndose un canon de ingreso en la Asociación de 1.000 euros más 45 euros trimestrales y celebrando diversos actos de presentación y fomento de la Asociación en los que se invita a todos los productores del producto; 2.°) Objetivo prioritario de la Asociación era la solicitud y obtención de una marca de garantía, de las previstas en los artículos 68 y sigs. de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y para ello comenzó por elaborar un Reglamento de Uso que garantizara la homogeneidad y calidad del producto, el cual obtuvo el informe favorable del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, solicitando posteriormente, el día 30 de junio de 2003, la marca de garantía ante la OEPM, marca de carácter mixto, al estar constituida por la denominación «Hornazo de Salamanca» y un logotipo consistente en un original diseño gráfico; solicitud que fue denegada por la Resolución de la OEPM, de 26 de mayo de 2004, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), de 16 de junio de 2004, sobre la base de lo previsto en los artículos 68.3 y 73 .e) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, dado que la Asociación está integrada por empresas que elaboran hornazos, según se reconoce en el artículo 7 de los estatutos de la Asociación (sic); recurrida en alzada esa resolución, el recurso fue desestimado por resolución de 17 de enero de 2005, publicado en el BOPI, de 1 de marzo de 2005, fundamentándose la decisión en que el artículo 68.2 de la Ley 17/2001 establece que no podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que fuera a registrarse la citada marca, bien entendido que si esta circunstancia se diera una vez concedida la marca se procedería a su caducidad de acuerdo con lo previsto en el artículo 73 .e) LM; y que en el presente caso, dado que la entidad solicitante, Asociación Hornazo de Salamanca, indica en el artículo 7 de sus estatutos que puede ser admitido como socio toda empresa que elabore hornazos; y que, por otra parte, dicha Asociación es titular del nombre comercial núm. 253.129 «Asociación Hornazo de Salamanca», siendo que el nombre comercial tiene por finalidad identificar una empresa en el tráfico mercantil para distinguirla de las demás empresas que desarrollen actividades idénticas o similares, se puede decidir que la marca de garantía solicitada no cumple con las exigencias establecidas en el artículo 68.2 LM y que, por tanto, procede desestimar el recurso manteniendo la denegación recurrida; contra la resolución de desestimación del recurso de alzada no se interpuso recurso contencioso-administrativo, por lo cual devino firme; 3.°) Mientras se tramitaba el procedimiento de concesión de la marca de garantía, la Asociación Hornazo de Salamanca llevó a cabo distintosPage 798actos de difusión de la marca de garantía como si ésta ya hubiera sido obtenida, tales como artículos de prensa y en revistas, acuerdos de colaboración con equipos deportivos, elaboración de un dosier explicativo de las condiciones de elaboración de los hornazos por los productores que forman parte de la Asociación, presentación en ferias, etc.; actos que no se limitaron a la promoción de la Asociación y la publicidad sobre sus fines, sino que también se realizaron actos encaminados a fomentar o facilitar la comercialización de los productos de sus asociados, por medio de eslóganes publicitarios como «nuestra marca de garantía nos distingue» o «pídalo con marca de garantía», junto al nombre y logotipo de la Asociación Hornazo de Salamanca, destacando un anuncio de grandes dimensiones colocado en un edificio del Paseo de Canalejas de Salamanca; 4.°) Una vez denegada la solicitud de marca de garantía y firme la resolución, se siguieron produciendo actos de promoción de la Asociación y de sus miembros y productos en distintos centros comerciales de la ciudad de Salamanca, persistiendo el anuncio de grandes dimensiones en el Paseo de Canalejas (actas notariales de 25 de octubre de 2005 y 31 de enero de 2006), y 5.°) Previo requerimiento notarial de la entidad Lazarillo de Tormes S. L. en el que se denunciaba la realización de actos por parte de la Asociación Hornazo de Salamanca que podrían incurrir en los ilícitos de engaño de la Ley de Competencia Desleal y de publicidad engañosa de la Ley General de Publicidad, por no disponer de una marca de garantía tal y como se dice, solicitándose el cese inmediato en el ejercicio de tales actos, las partes tuvieron un primer acercamiento entre los meses de noviembre y diciembre de 2005; comprometiéndose la Asociación a retirar inmediatamente el anuncio del Paseo de Canalejas y del resto de publicidad que incorporara la leyenda «nuestra marca de garantía nos distingue», exigiendo más tarde Lazarillo de Tormes S. L. que realizasen una publicidad rectificadora o correctora de la inexistente marca de garantía, lo cual no se produjo, llevando a la entidad referida a interponer la demanda que dio inicio a este procedimiento.
Segundo. Sobre los hechos anteriores se interpuso demanda por parte de la entidad Lazarillo de Tormes S. L., en la que se ejercitan con carácter principal o preferente acciones de competencia desleal y subsidiariamente acciones por publicidad ilícita por considerar acreditada la existencia de un ilícito de engaño proscrito por las Leyes de Competencia Desleal, de 1991, y de Publicidad, de 1988. La Sentencia dictada por el limo. Sr. Juez núm. 4 de Salamanca, con fecha de 31 de julio de 2006, estima íntegramente las acciones de competencia desleal interesadas por la entidad mercantil Lazarillo de Tormes S. L. en el escrito de demanda, declarando la deslealtad del comportamiento de la Asociación Hornazo de Salamanca en la promoción y fomento del signo «Hornazo de Salamanca» como marca de garantía sin haber sido concedida nunca dicha marca por la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante OEPM), utilizando el eslogan «Nuestra marca de garantía nosPage 799distingue», y, como consecuencia de lo anterior, obliga a la entidad demandada a realizar los siguientes comportamientos: a) cesar inmediatamente en el uso y presentación de la marca «Hornazo de Salamanca» así como en la utilización del mencionado eslogan (el demandado se allanó en la petición relativa a la retirada del cartel publicitario de grandes dimensiones colocado en el edificio sito en Paseo de Canalejas núms. 43-45 de Salamanca), y b) publicar a costa de la demandada en dos diarios de la ciudad de Salamanca que tengan cobertura provincial, un anuncio a media página donde se incluya una rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas y falsas empleadas por la Asociación demandada, indicando en particular que la Asociación Hornazo de Salamanca carece de marca de garantía y que nunca la ha tenido, por lo que los actos realizados en el mercado promocionando esa marca inexistente han sido desleales, debiendo insertar expresamente el logotipo de la Asociación en esos...
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