Sobre el uso de la marca en forma distinta de aquella bajo la cual fue registrada

Autor:Anxo Tato Plaza
Cargo del Autor:Profesor Titular de Derecho Mercantil Universidad de Vigo
RESUMEN

I. Antecedentes.-II. La STS de 22 de septiembre de 1999.-III. Comentario.

 
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(Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1999, «Nike»)

  1. ANTECEDENTES

    La marca número 88.222 es una marca mixta, denominativa y gráfica, integrada por una imagen de la famosa estatua de la Victoria de Samotracia enmarcada en dos columnas y apoyada en un pedestal sobre otro mayor en el que figura el vocablo Nike. Esta marca fue concedida en el año 1932 a la entidad J. Rosell, S. A., para distinguir productos de la clase 25 del Nomenclátor (medias, calcetines y toda clase de género de punto). El 22 de enero de 1990 fue ampliada la marca para distinguir camisas, camisetas, pantalones, trajes de baño, chándals, corbatas, pulovers, jerseys, cazadoras, bufandas, guantes, calzoncillos, bragas, sujetadores, abrigos, gabardinas, chaquetas, faldas y pañuelos.

    El 11 de junio de 1981, la entidad J. Rosell, S. A., cedió la marca 88.222 a D. Juan Amigó Freixas. Este, a su vez, cedió la explotación temporal de la marca a la entidad Cidesport. Asimismo, gravó el dominio de la marca con un usufructo a favor de doña Flora Bertrand Mata, que mantuvo la situación de explotación de la misma a favor de la ya mencionada firma Cidesport, S. A.

    En su condición de distribuidora exclusiva para España de diferentes productos de las empresas Nike International Ltd. y American Nike, Cidesport era también licenciataria en nuestro país de las marcas de esta entidad. Entre 1982 y hasta finales de 1989, Cidesport no usó en España la marca número 88.222, sino las marcas de Nike International Ltd. y American Nike de las que era licenciataria, marcas que consistían en el vocablo Nike unido a un signo en forma de ala denominado swoosh.

    El 2 de julio de 1990, Nike International Ltd. obtiene en España el registro de las marcas 1.156.105 y 1.156.106 para productos de las clases 18 y 25 del Nomenclátor. Los signos registrados eran las ya conocidas marcas mixtas integradas por la denominación Nike (en letras mayúsculas inclinadas hacia la derecha) unida al diseño de ala conocido como swoosh. D. Juan Amigó Freixas y Dña. Flora Bertrand presentan entonces una demanda de nulidad frente a aquellas marcas, por incompatibilidad de éstas con la marca 88.222. American Nike respondió planteando una demanda de caducidad por falta de uso de la marca 88.222. Los demandados se defendieron alegando que entre los meses de febrero y marzo de 1991, Cidesport usó la marca 88.222 en versión modernizada en la parte o cara interna de una etiqueta doble en forma de librillo. La parte externa de esta etiqueta estaba constituida por un cuadro de color rojo en el que estaba inscrita la palabra Nike con letras inclinadas a la derecha y blancas. En la parte interior de la etiqueta en forma de librillo se incluía la imagen de la Victoria de Samotracia.

    Tanto el Juzgado de Instancia como la Audiencia Provincial de Barcelona estimaron la demanda planteada por American Nike, procediendo a declarar la caducidad por falta de uso de la marca 88.222. Estas sentencias, sin embargo, fueron casadas por la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 1999.

  2. LA STS DE 22 DE SEPTIEMBRE DE 1999

    Para desestimar la demanda de caducidad interpuesta por American Nike frente a la marca 88.222, la Sala Primera del Tribunal Supremo se apoyó, entre otros, en los siguientes Fundamentos de Derecho:

    Es preciso proclamar que una vez concedido el registro de una determinada marca, su titular lo es de los derechos que del referido registro se deriven, y entre ellos se encuentra como el más principal, el derecho exclusivo y excluyente para utilizarla en el tráfico económico y financiero. Pero asimismo dicha titularidad exige como obligación especial -aparte de abonar las tasas correspondientes a su registro y renovación- la obligatoriedad del uso de la marca en cuestión, para evitar el efecto negativo para el mercado de la existencia de las que se pueden denominar marcas muertas.

    Pues bien, para evitar esta negativa situación que impide el acceso al Registro de determinados signos o emblemas por la constancia registral de marcas no utilizadas, está instituida la figura de la caducidad de las marcas registradas cuyo titular no la usa con arreglo a Derecho. Y así nuestra normativa establece de una manera clara en el artículo 4.1 y en el artículo 53 de la Ley de Marcas, la caducidad de cualquier marca registral si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España, caducidad para cuya declaración y efectividad se necesitará una declaración en este sentido del órgano judicial competente.

    También es preciso destacar que debe ser usado el signo en que consista la marca, tal y como fue concedida y registrada, con todos los elementos que la compongan; pero existe una práctica usual y frecuentemente observada en el mercado y que consiste en la utilización de la marca de forma que no se corresponda exactamente con el registro con el que fue concedida, sentándose o añadiéndose elementos a la presentación del producto que, por no ser sustanciales, no alteran de manera significativa la forma bajo la que la marca consiguió su registro. Y así se infiere de la interpretación que la moderna doctrina científica efectúa sobre lo que se ha de entender sobre el uso normal de una marca registrada.

    En este sentido, sigue concretando la doctrina científica actual, apenas controvertida, y que esta Sala hace suya, cuando en la misma se establece que la modernización de la forma de la marca es un fenómeno necesario de tráfico mercantil para que la marca represente idóneamente su papel de vehículo entre empresarios y consumidores, por ello y por no reflejar la ley un mecanismo de actualización de las marcas, es práctica frecuente la figura de la marca derivada, y que sin embargo, ésta es sólo adecuada cuando su titular tiene la intención de seguir utilizando ambas marcas, tanto la principal como la derivada.

    Dicha tesis viene avalada por lo dispuesto en el artículo 5.c) del Convenio de la Unión de París de 20 de marzo de 1883 para la protección de la propiedad industrial, que establece en su párrafo segundo que el empleo de la marca de fábrica o comercio por el propietario bajo una forma que difiera por elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma en que ésta ha sido registrada, en uno de los países de la Unión, no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca.

    Es ahora el momento de determinar cuándo una marca registrada está siendo utilizada en una forma distinta pero nunca de manera incorrecta y por lo tanto fuera de la Ley, y en este extremo habrá que recurrir a la doctrina norteamericana de la commercial impression, reconocida asimismo en la doctrina alemana a través de la figura de la Unterscheidungskraft, que estiman que no se considerará significativo un cambio de forma de la marca que no altere la impresión comercial de aquella que conste registrada.

    Y también en este sentido hay que tener en cuenta como elementos clarificadores lo que se determina en el artículo 10.2.a) de la Directiva 88/104/CEE, de 21 de diciembre, para la armonización de los derechos de marcas de los Estados miembros; la Sección 26-3 de la Ley alemana de marcas de 1994, que determina que el uso de la marca de forma diferente bajo la que ha sido registrada podrá tener la consideración de uso de marca siempre que las diferencias no alteren la naturaleza distintiva de la marca; y, con iguales características, el artículo 27.1./?) de la Ley francesa de marcas de 1991 y el artículo 53.a) de la Ley uniforme del Benelux. Así como definitivamente el artículo 15.2.a) del Reglamento 40/1994, sobre la marca comunitaria, que asimismo establece que tendrá la consideración de uso el empleo de una marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada.

    Pues bien, centrado todo lo anterior con el dato concreto del uso durante los meses de marzo y abril de 1991 de la marca 88.222, se puede afirmar paladinamente que configurar la antigua imagen de la Victoria de Samo tracia con la palabra Nike, exactamente como se registró, como segunda hoja de un cuadernillo en el que en la primera figura la palabra Nike en blanco sobre fondo rojo, no se puede estimar como un cambio sustancial, y sí correcto o normal como dicen las sentencias del Tribunal Supremo que afirman que se ha mantenido la figura de la marca derivada desde el instante mismo que la referida marca del cuadernillo -objeto concreto de la presente litis- conserva el distintivo principal de la marca ya...

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