El uso de la marca ajena en los componentes de reparación
| Autor | José Manuel Otero Lastres |
| Cargo del Autor | Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá de Henares |
| Páginas | 455-470 |
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en los sucesivo TJUE) ha dictado recientemente un Auto de fecha 6 de octubre de 2015 en el asunto C-500-14, Ford Motor Company (en adelante, Ford) contra Wheeltrims, srl (en adelante Weelrims), en el que efectuó una interpretación prejudicial de los artículo 14 de la Directiva 98/71/CE y el 110 del Reglamento (CE) núm. 6/2002, ambos sobre Dibujos y Modelos, en relación con el artículo 6 de la Directiva 89/104/CEE de Marcas y el artículo 12 del Reglamento 207/2009 sobre la marca comunitaria. La cuestión planteada fue si el titular de una marca, en nuestro caso Ford, puede prohibir a un tercero (Wheeltrims) el uso, sin su consentimiento de la marca Ford para designar piezas de recambio o accesorios para vehículos en el marco del régimen especial de los componentes de reparación.
El Auto, que es sumamente interesante, viene a resolver un problema marca-rio suscitado en el ámbito del diseño como consecuencia del régimen transitorio que rige en materia de las piezas de recambio utilizadas a efectos de reparación de productos complejos. Se trata, por tanto, de una cuestión interdisciplinar en la cual la solución prevista por el legislador en sede de diseño originaba un problema interpretativo en el ámbito del derecho de marcas que el Auto del TJUE, de 6 de octubre de 2015, resolvió, en mi opinión, con acierto dando una respuesta equilibrada a los intereses en juego.
Con el fin de exponer con la mayor claridad posible la cuestión, resumiré en primer lugar el Auto objeto del presente comentario (II), seguidamente recordaré el régimen de los componentes de reparación (III) y finalizaré valorando la interpretación prejudicial efectuado por el TJUE (IV).
La empresa Ford es un constructor de automóviles que fabrica también accesorios y piezas de recambio para dichos vehículos, identificando tanto el automóvil como las partes componentes de este con su marca registrada Ford. Entre los productos así marcados, Ford producía tapacubos que instalaba en las llantas de las ruedas de sus vehículos.
Por su parte, la compañía de responsabilidad limitada Wheeltrims es fabricante de piezas de recambio para automóviles de diversos constructores, y entre ellas producía tapacubos que comercializaba con la marca Ford.
Ford decidió demandar a Wheeltrims por infracción de marca registrada a lo que esta compañía contestó que el uso en sus tapacubos de la marca Ford era
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meramente descriptivo y que lo hacía en el marco del régimen jurídico de los componentes de reparación.
El Tribunal de Turín, órgano ante el que se ventilaba el litigio, entendió que existían serias dudas sobre el ámbito de aplicación de la cláusula de reparación, cuestión sobre la que no se había pronunciado el TJUE. Según el Tribunal italiano el artículo 110 del Reglamento (CE) núm. 6/2002, que es el que contiene el régimen transitorio de los componentes de reparación, se presta a dos interpretaciones.
Según la primera, la cláusula de reparación solo autoriza a los fabricantes de piezas de recambio a comercializar piezas idénticas a la original cuando se hace con la finalidad de restablecer la apariencia inicial de un producto complejo (un automóvil) e implica únicamente una excepción a la protección conferida por el diseño, pero no a otra modalidad de la propiedad industrial, más concretamente a una marca registrada. De acuerdo con la segunda, la cláusula de reparación tiene un carácter general y su ámbito de aplicación ha de entenderse en sentido amplio, habida cuenta de la necesidad de devolver los productos complejos a su apariencia inicial independientemente de la existencia de otros derechos de propiedad industrial como los resultantes del registro de una marca.
A pesar de las dudas que expuso el Gobierno alemán sobre la admisibilidad de la petición de interpretación prejudicial, el TJUE consideró que la petición era admisible y de acuerdo con el artículo 99 de su Reglamento de Procedimiento, al no suscitar la cuestión prejudicial ninguna duda razonable, resolvió mediante Auto razonado. En esta Resolución el TJUE declara:
"El artículo 14 de la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, y el artículo 110 del Reglamento (CE) núm. 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios, deben interpretarse en el sentido de que no autorizan, como excepción a las disposiciones de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y del Reglamento (CE) núm. 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero, sobre la marca comunitaria, a un fabricante de piezas sueltas y de accesorio para vehículos automóviles, como unos tapacubos, a poner en dichos productos, un signo idéntico a una marca registrada, entre otros, para tales productos por un fabricante de vehículos automóviles, sin el consentimiento de este último, por considerar que ese uso de dicha marca constituye el único medio de reparar el vehículo, restableciendo, como producto complejo, su apariencia inicial".
Pues bien, para determinar el alcance de esta auto, conviene detenerse brevemente en el análisis del régimen transitorio que establecen la citada Directiva 98/71/CE y el mencionado Reglamento (CE) núm. 2/2002, en materia de los componentes de reparación.
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Como consecuencia de las crisis que padeció el sector del automóvil a finales del siglo pasado, los grandes constructores consiguieron que en los textos europeos sobre el diseño, la Directiva 98/71/CE y Reglamento (CE) núm. 6/2002, se contemplase la posibilidad de registrar tanto el modelo de un automóvil en su conjunto, como las partes integrantes del mismo.
Frente a esta postura reaccionaron los fabricantes de componentes de reparación, las aseguradoras y las asociaciones de consumidores, oponiéndose al reconocimiento de un derecho de diseño singular sobre las partes del todo por entender, en primer lugar, que ya se protegen las inversiones y la creatividad del autor reconociendo el derecho sobre modelo de automóvil. Añadieron que si se reconoce, además del derecho sobre el conjunto, otro derecho distinto sobre las partes, los constructores tendrán cautivos a los compradores que solo podrían aprovisionarse en los mismos con lo cual podrían, determinar el imput y el ou-put de los productos. Por último, señalaron que si solo se pudiesen comprar los componentes de reparación al constructor del automóvil y no en el mercado de reparación, aquellos serían más caros, desaparecerían los fabricantes independientes y subirían las primas de seguro1.
Como el Parlamento Europeo no logró una postura mayoritaria sobre el régimen jurídico de los componentes de reparación, se estableció un régimen transitorio, cuyas líneas son las que se exponen seguidamente.
El régimen transitorio para los componentes de reparación se establece esencialmente en artículo 14 de la Directiva 98/71/CE y en el artículo 110 del Reglamento 6/2002 y puede resumirse así:
(i) No se prohíbe el registro de los componentes del producto complejo. El artículo 1 del Reglamento, en su letra a) permite el registro como diseño de la apariencia de un producto o de una parte del mismo y en la letra c) que en el caso de los productos complejos (montables, desmontables y reemplazables) admite que el diseño se materialice en cada uno de esos componentes.
(ii) Cada componente por separado tiene que reunir los requisitos de protección: novedad, carácter singular y visibilidad durante la utilización normal del producto.
(iii) Quedan sometidos en cuanto a su protección al régimen jurídico siguiente.
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Consideraciones previas: el artículo 110 y la libre circulación de mercaderías
Artículo 110 Disposición transitoria
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Hasta tanto entren en vigor las modificaciones introducidas en el presente Reglamento, a propuesta de la Comisión a este respecto, no existirá protección como dibujo o modelo comunitario respecto del dibujo o modelo que constituya un componente de un producto complejo utilizado en el sentido del apartado 1 del artículo 19 con objeto de permitir la reparación de dicho producto complejo para devolverle su apariencia inicial.
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La propuesta de la Comisión mencionada en el apartado 1 se presentará junto con las modificaciones que la Comisión proponga sobre el mismo asunto con arreglo al artículo 18 de la Directiva 98/71/CE.
Alcance del régimen transitorio: lo dice con toda claridad el CONSIDERANDO (19) DE LA DIRECTIVA "... Si se introdujeran nuevas disposiciones, la finalidad de éstas habría de ser únicamente liberalizar el mercado de dichos componentes".
Lo cual es lógico a la vista de los Tratados de la UE, así:
· Artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea: establece que se ha constituido un mercado interior basado en una economía social de mercado altamente competitiva.
· El apartado 2 del artículo 26 del Tratado de...
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