Marcas tridimensionales. Prohibición absoluta de registrar como marca las formas que vengan impuestas por razones de orden técnico o por la propia naturaleza de los valores que afecten a su valor intrínseco. Nulidad de la marca tridimensional consistente en la representación gráfica del ladrillo de construcción. El llamado «caso lego»
| Autor | Ortega Díaz, Juan Francisco |
| Páginas | 1471-1478 |
Antecedentes.-La disputa judicial que analizamos comienza como consecuencia de una situación competencial en el mercado de los juguetes de construcción. «KIRKBI A/S», el más reconocido fabricante de este tipo de juguetes, ostenta un conjunto de marcas, entre ellas, y además de las reconocidas marcas «LEGO» y «DUPLO», una marca tridimensional con la forma del más popular de sus bloques de construcción. Dos empresas competidoras, «RITVIK HOLDINGS INC.» y «FAMOSA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA », comercializan un juguete de construcción de características semejantes a los comercializados por «KIRKBI A/S» siendo, además, la forma de los bloques de construcción idéntica a la forma protegida como marca tridimensional, cuya titularidad es ostentada por «KIRKBI A/S». Ante esta situación, «RITVIK HOLDINGS INC.» y «FAMOSA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓNIMA » presentan demanda contra «KIRKBI A/S», solicitando la declaración de nulidad de la marca tridimensional, demanda que se interpone ante el Juzgado de Primera Instancia, número 25 de Madrid. Ante dicha interposición, la parte demandada contesta a la demanda argumentando la operatividad de cosa juzgada en base a lo dispuesto en el artículo 113.4 de la Ley de Patentes, que considera aplicable al litigio en cuestión, gracias a la remisión que a dicha norma legal efectúa el artículo 40 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre. En este sentido, señala la parte demandada, que la adecuación de la marca tridimensional a lo dispuesto en el artículo 11 .d) de la Ley de Marcas de 1988, posee el carácter de cosa juzgada, pues ya fue convenientemente examinada mediante sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 7 de noviembre de 1996. Además, la parte demandada ejercita demanda reconvencional, señalando que:
-
Posee un derecho exclusivo sobre un signo trimidensional. B) Que la importación y comercialización en España por los demandantes de juegos de construcción que contengan piezas cuya forma resulte confundible con la marca tridimensional cuya titularidad ostenta, constituye una violación de los derechos de exclusiva que de la misma se derivan. C) Que la importación por «FAMOSA COMERCIAL SOCIEDAD ANÓ- NIMA» del juguete de construcción «MEGA BLOCKS», fabricado por «RITVIK HOLDINGS INC.», que contengan piezas cuya forma resulte confundible con la protegida por la marca tridimensional cuya titularidad ostenta la demandada, constituyen un acto de competencia desleal. Por ello, «KIRKBI A/S», en el núcleo de su demanda reconvencional, exige, entre otros puntos: A) El cese de la importación y comercialización en España de los juguetes de construcción que posean ladrillos de construcción que vulneren la marca tridimensional
-
La declaración de acto de competencia desleal, la importación y comercialización de los juguetes de construcción cuyas figuras sean confundibles con los comercializados por la marca «LEGO» y el cese de la explotación de dichos productos, así como la retirada del mercado. C) Indemnizar por daños y perjuicios a «KIRKBI A/S». El litigio fue resuelto en primera instancia mediante sentencia de 24 de julio de 2001, con absolución de la parte demandada
Ante esta realidad, la parte demandante ejercita recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid
Doctrina.-La capacidad para distinguir productos o servicios en el mercado es la piedra angular sobre la que se sustenta la esencia propia de la marca. Una marca sin carácter distintivo no es una marca sino un mero signo
Tradicionalmente, esta fuerza distintiva, este poder diferenciador de la marca, se proyectaba en el tráfico económico a través de los elementos que, por naturaleza, constituían y constituyen la marca, esto es, el elemento gráfico y el denominativo. No obstante, a mediados del siglo xx, y en el pleno proceso de juridificación mercantil del derecho occidental -tanto continental como angloamericano- comenzó a fraguarse la idea de que esta fuerza distintiva podía no sólo provenir de los elementos que constituían tradicionalmente la marca, sino de la forma específica del producto que la marca diferenciaba. En definitiva, comenzó a plantearse la cuestión de si la forma de aquellos productos que fueran capaces de diferenciarlos en el tráfico económico merecían ser protegidos a título de marca
Como es fácilmente imaginable, la discusión no tardó en plantearse. Ésta se articuló en dos preguntas diferenciadas. Así, junto al interrogante de si las formas podían ser protegidas a título de marca se cuestionó si, en caso de serlo, estas marcas tridimensionales tendrían la misma fuerza distintiva que las marcas denominativas y figurativas
En relación a la primera cuestión, se argumentó que la forma de los productos no podían ser protegidos a título de marca porque, la marca, como tal, es un elemento externo que diferencia a los productos o servicios; nunca el propio producto quien se diferencia a sí mismo. Dicha situación, se argumentó, atacaba frontalmente la teoría general del Derecho de Marcas. Esta situación rigió hasta fechas recientes en países de nuestro entorno, como en Alemania, donde ni los envoltorios de los productos ni las formas tridimensionales gozaban de protección a título de marca, salvo cuando dichas formas gozasen de notoriedad en determinados sectores de mercado en cuyo caso eran protegibles como marcas no registradas. En cualquier caso, el acceso al Registro de Marcas estaba vetado. No obstante, como ha puesto de manifiesto la relevante doctrina alemana (EICHMANN, Festschrift für Ralf Vieregge, Berlín, 1995, págs. 123-132), el peso de la argumentación que justificaba esta realidad era, cuando...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba