Tribunal Supremo y otros tribunales

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ADI 30 (2009-2010): 783-790
a) Tribunal Supremo
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, NÚM. 518/2009,
DE 13 DE FEBRERO DE 2009
(Sala de lo Contencioso-Administrativo/Sección 3.ª)
Exclusivas Resimart Ibérica, S. L. c. OEPM y Prensoland, S. A.
Solicitud de caducidad de patente de invención sobre máquina, para la fabrica-
ción continua de piezas de hormigón por falta de explotación de la misma
instada por la demandante y recurrente, y denegada como improcedente por
la OEPM, así como por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana, lo que dio lugar al recurso de casación del que se conoce en esta
sentencia, y que fue nalmente desestimado.
Existencia de resoluciones judiciales contradictorias en el orden civil y contencio-
so-administrativo, puesto que se había declarado la caducidad de esta misma
patente por falta de uso entre 1991 y 1994, en la sentencia de la Audiencia
Provincial de Valencia de 18 de febrero de 2002: es posible cuando ello se debe
a un enfoque diferente de los mismos hechos en cada orden jurisdiccional,
conforme a la famosa sentencia del Tribunal Constitucional 109/2008, de 22
de septiembre, y jurisprudencia concordante.
Caducidad de la patente en cuestión opuesta como excepción a la acción de infrac-
ción incoada por el titular en el litigio civil, en la que este último no acreditó
su cientemente el uso de la patente, de forma que prosperó la excepción, pero
sin que se llegase a declarar formalmente la referida caducidad, entre otros
motivos porque no fue pedido por ninguna de las partes. Ello no impide que la
OEPM y la jurisdicción contencioso-administrativa puedan denegar la cadu-
cidad por estimar que se han aportado pruebas bastantes de la explotación de
la patente tras su concesión.
b) Otros Tribunales
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE BARCELONA,
NÚM. 106/2009, DE 28 DE ENERO DE 2009
(Sala de lo Contencioso-Administrativo/Sección 5.ª)
Patente sobre implante dental radio-cónico anatómico
Solicitud de patente de invención frente a la cual se interpuso oposición por falta
de novedad y de altura inventiva. La solicitante procedió a modi car las rei-
vindicaciones iniciales de la patente a partir de las observaciones y objeciones
contenidas en el informe sobre el estado de la técnica, lo que permitió que la
patente fuese concedida por la OEPM pese a la oposición de la recurrente.
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La recurrente adujo alegaciones nuevas para justi car la falta de novedad y de
altura inventiva de la patente en litigio, las cuales fueron introducidas con
posterioridad en el recurso de alzada contra la Resolución de la OEPM y rei-
teradas en el recurso contencioso-administrativo.
El hecho de que una patente concedida presente similitudes con algunos de los do-
cumentos del informe sobre el estado de la técnica, no implica necesariamente
su falta de novedad.
La protección de la patente se limita al ámbito de lo estrictamente reivindicado,
sin que pueda ir más allá del mismo.
Desestimación del recurso contencioso-administrativo por concurrir tanto la no-
vedad como la altura inventiva en todas las reivindicaciones objeto de recurso,
en algunas de ellas por incluir una serie de características cuya combinación
da lugar a un resultado global que cumple tales requisitos considerado en su
conjunto.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID,
NÚM. 303/2009, DE 12 DE FEBRERO DE 2009
(Sala de lo Contencioso-Administrativo/Sección 2.ª)
Revisión de patentes europeas químico-farmacéuticas que designaban a España
solicitadas con anterioridad a la fecha de admisibilidad en nuestro país
de las patentes sobre este tipo de productos
Las empresas químico-farmacéuticas titulares de patentes europeas de procedi-
miento en las que se designaba a España con anterioridad al 7 de octubre de
1992, fecha a partir de la cual se inicia la admisibilidad en nuestro país de las
patentes sobre productos químico-farmacéuticos conforme a la Disposición
Transitoria Primera de la Ley de Patentes (LP), se vieron afectadas por la
imposibilidad de extender los efectos de tales patentes europeas a dichos pro-
ductos en virtud de la reserva introducida por España a su patentabilidad en
el Instrumento de Rati cación del Convenio de la Patente Europea (CPE) al
socaire del párrafo segundo de su artículo 165, teniendo en cuenta que en su
párrafo quinto se dispone que los efectos de tales reservas subsistirán durante
toda la duración de las patentes presentadas en el periodo de vigencia de las
reiteradas reservas.
La posterior Rati cación de España del Acuerdo sobre los Aspectos de los Dere-
chos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio en el ámbito de
la Organización Mundial del Comercio (ADPIC), y en particular sus artícu-
los 27.1 y 70.7, han dado lugar a que se extienda a las referidas patentes, la
mayor protección derivada de este Acuerdo, dada la primacía normativa de
este tratado internacional, tal y como expresamente se reconoce, por ejemplo,
en la Instrucción de la OEMP 2/1995, de 30 de diciembre. Ello implica que se
pueden incluir en estas patentes europeas químico-farmacéuticas las reivindi-
caciones de producto protegidas ab initio por dichas patentes, si bien sin efec-
tos en España por ser anteriores a la ya indicada fecha inicial de admisibilidad
en nuestro país de las patentes sobre productos químico-farmacéuticos.
No obstante, el cauce procedimental adecuado a tales nes es una solicitud ante
la OEPM por parte de los titulares de estas patentes para que se proceda a la
publicación de las reivindicaciones relativas a los productos químico-farma-
céuticos, por haber dejado los referidos artículos 27.1 y 70.7 ADPIC sin efecto
al artículo 165.5 CPE. No lo es, por el contrario, el trámite de revisión de la
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ADI 30 (2009-2010), V. Jurisp. y Res. españolas, 779-962 • ISSN: 1139-3289 785
traducción de la patente europea previsto en el artículo 12 del Real Decreto
2424/1986, de 10 de octubre, relativo a la aplicación del CPE, por ser éste un
mecanismo concebido para correcciones menores de dichas traducciones. De
ahí que se desestime el recurso contencioso-administrativo contra las Resolu-
ciones en las que la OEPM rechaza la revisión de las traducciones españolas
de estas patentes europeas tendentes a incluir en las mismas las reivindicacio-
nes de productos químico-farmacéuticos.
Anotación (Prof. Dr. MARCO ARCALÁ): en esta misma línea y con idéntica argumen-
tación, vid. la STSJ de Madrid (Sala de lo Contencioso-Administrativo/Sección 2.ª) de
22 de octubre de 2009.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID,
NÚM. 1560/2009, DE 16 DE JULIO DE 2009
(Sala de lo Contencioso-Administrativo/Sección 2.ª)
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha c. OEPM
La OEPM denegó por falta de novedad la patente solicitada por la recurrente
sobre un sistema de procesado de parada de vehículo ante las objeciones con-
tenidas en el informe sobre el estado de la técnica, las cuales no han sido debi-
damente rebatidas por la recurrente en el litigio, por lo que siguen amparadas
por la presunción de exactitud que les atribuye reiterada jurisprudencia, lo
que dio lugar a la desestimación de este recurso contencioso-administrativo.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID,
NÚM. 1743/2009, DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009
(Sala de lo Contencioso-Administrativo/Sección 2.ª)
Biolase Tecnology Inc. y Premier Láser System Inc. c. OEPM
La OEPM resolvió la caducidad de la patente europea sobre láser en el infrarrojo
medio con alta velocidad de repetición de impulsos, por falta de pago de una
anualidad habiendo transcurrido el plazo para hacerla efectiva. No obstante,
el artículo 117 de la Ley de Patentes permite rehabilitar la patente en este
supuesto si el impago se debió a causas de fuerza mayor, como fue el caso, ya
que dicho impago fue causado por la declaración de quiebra del primer titular
de la patente y, consecuentemente, por sus sucesivas cesiones hasta llegar a
manos del titular actual, con los consiguientes cambios de agente en España,
lo que impidió cursar con antelación su ciente las instrucciones necesarias
para realizar el pago en cuestión dentro de los plazos legales. De ahí que se
estimase este recurso contencioso-administrativo y se rehabilitase, nalmente,
la patente europea objeto de este litigio.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA,
NÚM. 1193/2009, DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2009
(Sala de lo Contencioso-Administrativo/Sección 5.ª)
Interfacom, S. A. c. OEPM
La OEPM denegó la patente solicitada por la recurrente sobre un sistema de pre-
pago para servicios de taxi, no por tratarse de un método para actividades
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