Tribunal Supremo y otros Tribunales

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A Patentes y obtenciones vegetales

Esta subsección ha sido realizada en el Área de Derecho Mercantil (Departamento de Derecho de la Empresa) de la Universidad de Zaragoza, bajo la Dirección del Prof. Dr. D. Ignacio QUINTANA CARLO, por los Profs. Drs. Mercedes ZUBIRI DE SALINAS, Mario VAREA SANZ, Juan ARPIO SANTACRUZ, Luis ALBERTO MARCO ÁRCALA, E Ignacio MORALEJO MENÉNDEZ.

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a) Tribunal Supremo
I Relación cronológica y extracto

AUTO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 11 DE MAYO DE 2006 (Sala de lo Civil, Sección 1.ª)

(Novelis Inc. c. Alcoa Transformación de Productos, S. L.)

Patente. Diligencias preliminares de comprobación de hechos. Ante el silencio del artículo 129 LP, para establecer la competencia territorial procede aplicar el artículo 257 de la LEC, que declara la competencia del juez del domicilio de la persona que, en su caso, hubiera de declarar, exhibir o intervenir de otro modo en las actuaciones que se acordasen para preparar el juicio.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 2 DE FEBRERO DE 2007 (Sala de lo Civil, Sección 1.ª)

(Patente de procedimiento para la obtención de sustancias químico-farmacéuticas)

Acción de cesación por violación de la patente: procedencia. Responsabilidad solidaria del fabricante y del distribuidor.

Indemnización por daños y perjuicios. Cuantificación sobre la cantidad que como precio los infractores hubieran debido pagar al titular de la patente por la concesión de la licencia. Artículo 662J)) LP. Publicación de la sentencia. Artículo 63.1./) LP.

Práctica de la presunción ex artículo 612 LP: la certeza del hecho que se presume no excluye que el favorecido por la presunción deba probar el hecho base. Apreciación de la prueba: función soberana de los tribunales de instancia. En casación no cabe más verificación que el error patente o la arbitrariedad.

Vid. infra por extenso.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 21 DE FEBRERO DE 2007 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª)

(Sistema de fijación estática de soportes o aros para contorno en sujetadores y bodys de corsetería)

Informe sobre el estado de la técnica: la elaboración de dicho informe es un trámite preceptivo del procedimiento general de concesión de la patente. LaPage 892 concesión de una patente sin la elaboración y publicación del correspondiente informe sobre el estado de la técnica constituye una omisión manifiesta de los trámites esenciales para la concesión de la patente.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 4 DE JULIO DE 2007 (Sala de lo Contencioso, Sección 3.ª)

(Asociación Española de Fabricantes de Sustancias y Especialidades Farmacéuticas Genéricas c. OEPM)

Patente de medicamento. Certificado complementario de protección: naturaleza.

Procedimiento de concesión. Recursos: aplicación del régimen previsto en la ley nacional. Interpretación coherente y sistemática de los artículos 3,47,48, 113.4 y 124 de la Ley de Patentes.

Vid. infra por extenso.

II Sentencias reproducidas por extenso

SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 2 DE FEBRERO DE 2007 (Sala de lo Civil, Sección 1.ª)

(Patente de procedimiento para la obtención de sustancias químico-farmacéuticas)

ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

Merck CO Inc. interpuso demanda contra Química Sintética, S. A., y Chemo Ibérica, S. A., por violación de derecho de patente, solicitando que fuera declarada titular de cuatro patentes de procedimiento para la preparación de carboxiaquil-didéptidos y que las demandadas vienen realizando en el tráfico mercantil actos de fabricación, importación y comercialización del compuesto químico Enalapril, obtenido por aplicación de las referidas patentes, sin tener su permiso ni autorización.

En Sentencia del Juzgado de 1.ª Instancia, núm. 26, de Barcelona, de 20 de octubre de 1997, se estimó parcialmente la demanda. Esta Sentencia fue confirmada en apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15.ª, en su Sentencia de 20 de octubre de 1999. Contra esta Sentencia las dos partes interpusieron recurso de casación, que fueron desestimados por el Tribunal Supremo con base, entre otros, en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Segundo. En el motivo primero se denuncia infracción del artícuo 1.214 en relación con el 1.253, ambos del Código Civil y de la jurisprudencia que lo interpreta, del artículo 61.2 de la Ley de Patentes y del artículo 24.2 de la Constitución. En el cuerpo del motivo se alega que la resolución recurrida condena a Química Sintética, S. A., para la fabricación de un supuesto Enalapril y a Chemo Ibérica, S. A., por la comercialización de ese producto, sin que exista ninguna prueba en autos de la actividad ni de la una (de fabricar) ni de la otra (de comercializar).

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El motivo se desestima porque la sentencia recurrida declara probado con base en los elementos de convicción sobre los que razona ampliamente en el fundamento tercero que Química Sintética, S. A., fabrica «Enalapril» y que Chemo Ibérica, S. A., comercia el producto fabricado por la entidad anterior.

Por consiguiente, no puede haber infracción del artículo 1.214 CC (actualmente 217 LEC) porque este precepto no contiene norma de valoración probatoria, de modo que sólo se conculca cuanto «no hay prueba» y se atribuyen las consecuencias desfavorables de ello a la parte a quien no incumbe el onus probandi. Si un hecho se declara probado falta el presupuesto de «hecho carente de prueba» que condiciona la conculcación del referido precepto.

Por otro lado, no puede haber relación entre el artículo 1.214 y el 1.253 CC, pues la infracción del segundo se produce cuando la inferencia que integra la estructura de una presunción de hecho {hominis, o judicial) es contraria a la lógica. En el caso, los elementos de convicción tomados en cuenta por el juzgador a quo no corresponden a una presunción judicial, la cual consiste en presumir, a los efectos del proceso, la certeza de un hecho, a partir de otro admitido o probado, siempre que entre éste y el presunto exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano, sin que se produzca tal situación cuando las conclusiones consisten en deducciones, o juicio de valor, extraídas de los medios de prueba obrantes en las actuaciones como ocurre en el caso.

Por otra parte, debe señalarse que el artículo 61.2 de la LP, con arreglo a que «si una patente tiene por objeto un procedimiento para la fabricación de productos o sustancias nuevas, se presume, salvo prueba en contrario, que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado» no ha sido infringido por aplicación indebida. Efectivamente, como dice el motivo, se trata de una presunción legal —en puridad más bien una regla especial de prueba—, y como tal relacionada con el artículo 12.50 del CC (actualmente 385.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) conforme al que dispensa de toda prueba a los favorecidos por ella (o mejor, como reza el 385.1 LEC «dispensan de la prueba del hecho presunto a la parte a que este hecho favorezca»). La presunción expresada crea legalmente, salvo prueba en contrario (art. 1.251 CC), la certeza del hecho que presume, pero ello no excusa de que el favorecido tenga que probar el hecho base. En el caso, éste —consistente en la identidad del producto fabricado y comercializado con el patentado— se declaró probado y, por consiguiente, la presunción —iuris tantum— de que todo producto o sustancia de las mismas características ha sido obtenido por el procedimiento patentado, no infringe el precepto legal.

La cuestión acerca de si se ha desvirtuado la presunción por la prueba en contrario no es un problema del artículo 61.2 LP, sino de valoración probatoria, y, por ende, de restringido acceso casacional a través del error en la misma con ineludible indicación del precepto valorativo de prueba que haya podido ser vulnerado.

Finalmente, lo que la parte pretende sentar con su alegación de falta de prueba es una disconformidad con la entidad de los elementos que contribuyeron a formar la convicción judicial. Sin embargo, en nuestro sistema probatorio rige un sistema de apreciación libre, salvo algunas excepciones, y un criterio de elasticidad, de modo que no se exige una determinada cantidad o entidad probatoria —dosis o tasa de prueba—. Determinar esta dosis es función soberana de los tribunales que conocen en instancia —primera y apelación—, estando vedado su acceso a casación salvo que se incurra en arbitrariedad o irrazonabilidad con infracción del artículo 24.1 CE, lo que, aquí, no sucede ni por asomo.

Sexto. En el primer motivo del recurso se denuncia infracción del artículo 359 LEC en relación con el artículo 24 CE por incurrir la Sentencia de la Audiencia enPage 894 incongruencia extra petita. Se argumenta que la resolución recurrida modifica...

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