En torno a la protección provisional de la marca solicitada

Autor:Eduardo Galán Corona
Cargo del Autor:Catedrático de Derecho Mercantil Universidad de Salamanca
RESUMEN

I. La Sentencia De 20 De Julio De 1999: Antecedentes De Hecho Y Fundamentos De Derecho.-II. La Sentencia De 10 De Noviembre De 1999: Antecedentes De Hecho Y Fundamentos De Derecho.-III. Comentario.-1. Introducción.-2. Derechos Que Otorga La Solicitud De Marca, En Particular La Protección Provisional Ex Artículo 34 LM.-3. Las Sentencias Del Tribunal Supremo De 20 De Julio De 1999 Y De 10 De... (ver resumen completo)

 
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(Comentario a las Sentencias del Tribunal Supremo -Sala 1.a- de 20 de julio de 1999 y de 10 de noviembre de 1999)

  1. LA SENTENCIA DE 20 DE JULIO DE 1999: ANTECEDENTES DE HECHO Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

    Ante el Juzgado de Primera Instancia número nueve de Granada se promueve por don Salvador R. R. demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra don Antonio, don Rafael y don Isidoro L. C, solicitando se dicte sentencia por la que: 1.° Se declare el derecho exclusivo del demandante don Salvador R. R., por ostentar un derecho prioritario registral en España, al uso como marca de la denominación «Ntra. Sra. Virgen de la Sierra». 2.° Se declare que la utilización por parte de los demandados de la denominación «Cerería Virgen de la Sierra», constituye una violación de los derechos de propiedad industrial de don Salvador R. R. 3.° Se condene a los demandados a cesar en la identificación de sus productos bajo el signo distintivo «Cerería Virgen de la Sierra». 4.° Se condene a los demandados a retirar de su fábrica, almacenes, tiendas y cualesquiera otros locales los envoltorios, cajas, productos, folletos, etc., en donde se aparezca la marca «Cerería Virgen de la Sierra». 5.° En su caso, indemnicen los daños y perjuicios producidos al demandante, cuya valoración queda a lo que se determine en período de ejecución de sentencia, según lo que resulte de período probatorio. 6.° Se les condene a las costas del juicio debido a su temeridad y mala fe.

    El Juzgado rechazó la demanda y su Sentencia fue revocada parcialmente en grado de apelación por la de la Audiencia, en el sentido de condenar a los demandados a abonar solidariamente al actor una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, a partir de la fecha de la publicación de la solicitud de registro de marca, por la utilización del mencionado signo, indemnización que habrá de determinarse en trámite de ejecución de sentencia.

    Don Antonio L. C, don Isidoro L. C. y don Rafael L. C. interpusieron recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, invocando, entre otros motivos, aplicación indebida del artículo 34 de la Ley de Marcas (en adelante, LM).

    El Tribunal Supremo, siendo ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Román García Várela, con fecha 20 de julio de 1999 dictó sentencia, declarando no haber lugar al recurso de casación interpuesto, confirmando en todos sus extremos la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Granada, con expresa imposición de costas.

    El Tribunal Supremo apoyó su fallo en los Fundamentos de Derecho que a continuación se reproducen:

    Segundo. El motivo primero del recurso -al amparo del art. 1.692.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción del artículo 359 de este ordenamiento, por cuanto que, según acusa, la Sentencia impugnada condena a la parte demandada a algo no pedido en la demanda- se desestima por las razones que se dicen seguidamente.

    La recurrente manifiesta la inadecuación del fallo de la Sentencia de instancia con el suplico de la demanda, con la indicación de que la actora ha configurado el petitum con base en el artículo 36 de la Ley de Marcas, como si fuera titular registral de la marca "Nuestra Señora Virgen de la Sierra", cuando, en realidad, no ostenta dicha titularidad, pero dicho litigante olvida que el apartado G) del hecho noveno del escrito inicial expresa claramente que la demandante podría haber optado por esperar a la confirmación registral de la inscripción de su marca, pero ante el perjuicio que viene sufriendo en su imagen y en sus ventas, se ha visto obligada a acogerse a lo establecido en el artículo 34 de aquel Texto Legal, amén de que su fundamento de derecho séptimo detalla íntegramente dicho precepto y el decimotercero argumenta sobre su aplicación, todo lo cual destruye el planteamiento del motivo.

    El fallo de la resolución de la Audiencia queda justificado por la protección provisional, consistente en el derecho de una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, que, según el artículo 34.1 de la Ley de Marcas, la solicitud de registro de marca confiere a su titular, y su declaración en la parte dispositiva de la decisión se ajusta a lo suplicado en la demanda sobre este particular y es independiente de otros pedimentos rechazados, por cuya virtud no se ha producido aquí la situación de incongruencia de la sentencia.

    Tercero. El motivo segundo del recurso -al amparo del art. 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por transgresión del art. 34 de la Ley de Marcas, ya que, según denuncia, la sentencia de apelación ha anticipado una condena que posteriormente puede devenir injusta, bien porque el actor no consiga la titularidad de la marca pretendida o, adquiriéndola, los demandados también obtengan la titularidad registral por entenderse, en vía administrativa o contencioso-administrativa, que ambas marcas pueden coexistir- se desestima porque el precepto referido pretende el resarcimiento de los perjuicios que los imitadores puedan ocasionar al solicitante de una marca hasta la consecución por éste de la titularidad de la misma, mediante la protección provisional que la reclamación del registro de aquélla confiere a su titular, a partir de la fecha de su publicación, y frente a terceros que la usen indebidamente, y, en el supuesto del debate, concurren los presupuestos para la efectividad de la regla legal, aparte de que en la sentencia traIda a casación obra confirmado que la negativa dada a la pretensión de los demandados, respecto a su solicitud de la marca, fue admitida en el mismo acto de la vista de apelación.

    Por demás, las expectativas referidas por la recurrente, a conseguir por cauce administrativo o contencioso-administrativo, no hacen mella a la resolución traIda a casación por tratarse de cuestiones de futuro ajenas a este litigio.

    Cuarto. El motivo tercero del recurso -al amparo del artículo 1.692.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por vulneración del artículo 1.249 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial sentada en las Sentencias de 21 de abril de 1992, 19 de mayo y 11 de diciembre de 1993, debido a que la decisión de instancia no tiene en cuenta, según reprocha, que no se ha practicado ninguna prueba tendente a demostrar la existencia de daños y perjuicios indemnizables- se desestima porque la compensación aquí tratada es inherente a la protección provisional otorgada por el artículo 34.1 de la Ley de Marcas al solicitante del registro de marca, y se manifiesta como una secuela legal de la misma, hasta el punto de que no cabe una sin la otra, pues su plasmación consiste en una indemnización razonable y adecuada a las circunstancias, por lo que no existe ningún obstáculo legal para que su entidad pecuniaria se plasme en fase de ejecución de sentencia.

    Quinto. La desestimación de todos los motivos del recurso produce la de éste en su integridad con las preceptivas secuelas determinadas en el artículo 1.715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil respecto a las costas.

  2. LA SENTENCIA DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1999: ANTECEDENTES DE HECHO Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

    Ante el Juzgado de Primera Instancia número cuarenta y uno de Barcelona se formuló por la entidad Fundación para la Promoción Médica demanda de juicio de menor cuantía contra «Promedie, Cursos de Actualización Médica» (posteriormente, «Profármaco, S. A.»), solicitando se dictara sentencia con los siguientes pronunciamientos: 1) condenando a la demandada a que cese de inmediato en la utilización de la denominación «Promedie»; 2) condenando a la demandada a abonar al actor la cantidad que se determine en ejecución de sentencia, en concepto de indemnización de daños y perjuicios, y 3) condenando a la demandada al pago de las costas procesales causadas.

    El Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia, desestimando la demanda. La Audiencia Provincial, al fallar el recurso de apelación interpuesto, estimó parcialmente la demanda y condenó a la demandada a pagar a la demandante «aquella suma en que se determine, en fase de ejecución, el importe de los perjuicios resultantes para ella de la publicidad en la revista y ocasiones mencionadas en el fundamento de derecho sexto».

    La demandada interpuso recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia, invocando, entre otros motivos, aplicación indebida del artículo 34 de la Ley de Marcas (en adelante, LM).

    El Tribunal Supremo, siendo ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. José Almagro Nosete, con fecha 10 de noviembre de 1999 dictó sentencia, declarando haber lugar al recurso de casación interpuesto, confirmando en todos sus extremos la sentencia dictada por el juzgado de Primera Instancia.

    El Tribunal Supremo apoyó su fallo en los Fundamentos de Derecho que a continuación se reproducen:

    Primero. No tiene razón jurIdica la parte que recurre al acusar, como incongruente, la Sentencia de la Audiencia .(art. 1.692.3.° de la Ley de Enjuiciamiento Civil) y la infracción, por ello, del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Según reconoce el pedimento segundo del suplico de la demanda, permite que, bajo el mismo, tenga acogida la estimación en parte de aquélla, pero, a su entender, la ratio decidendi se apoya en una previa declaración de identidad entre las marcas enfrentadas, lo que "constituye una declaración que no fue postulada por la actora". El planteamiento del motivo explícita la carencia de fundamentos en la argumentación utilizada, puesto que no pueden confundirse los razonamientos que, al final, justifican el fallo, con la coherencia del fallo con lo solicitado, máxime, cuando la supuesta declaración no tiene carácter final, sino lógico e...

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