Títulos de propiedad industrial afectados por el acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 2013

AutorManuel Desantes Real
Cargo del AutorCatedrático de Derecho internacional privado. Universidad de Alicante
Páginas343-356

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I Introducción

La próxima entrada en vigor del Acuerdo sobre un tribunal unificado de patentes (en adelante, Acuerdo TUP)1 -acontecimiento que debería producirse a lo largo del año 2016 o en los inicios del 2017- conllevará al tiempo otras dos consecuencias de extremo interés. La primera, la aplicación de los reglamentos que establecen, respectivamente y a través de sendas cooperaciones reforzadas, la patente europea con efecto unitario2 y su régimen lingüístico 3. La segunda, el comienzo de un complejo régimen transitorio artesonado sobre dos pilares: por una parte, un período transitorio de siete años -ampliables a otros siete- durante el cual resultarán concurrencialmente competentes tanto el Tribunal Unificado de Patentes (en adelante, TUP) 4 como los otros órganos jurisdiccionales

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de los Estados miembros5 para conocer de ciertas acciones referidas a ciertos títulos de propiedad industrial (arts. 83.1, 83.2 y 83.5)6; por otra, la atribución a los titulares de determinados títulos de propiedad industrial de un doble derecho a) a eximirse de la competencia del TUP (opt out) durante toda la vida de la patente siempre que no se haya ejercitado previamente una acción ante el TUP y que la notificación a la Secretaría del TUP se lleve a cabo a más tardar un mes antes de la fecha de terminación del período transitorio y b) a retirar tal exención (opt in) en cualquier momento de la vida de la patente, salvo que se haya ejercitado ya una acción ante un órgano jurisdiccional nacional (arts. 83.3 y 83.4) 7.

Aunque el artículo 1, párrafo primero, del Acuerdo TUP anuncia que "Por el presente Acuerdo se crea un Tribunal Unificado de Patentes para la resolución de los litigios relativos a las patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario", su artículo 3 contempla un ámbito de aplicación que va más allá de la patente europea y que permite distinguir entre dos clases de títulos, según se encuentren o no literalmente afectados por el régimen transitorio del

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artículo 83. Por una parte, especifica con claridad que el Acuerdo se aplica sin condiciones desde su entrada en vigor a) a las patentes europeas con efecto unitario [art. 3.a) y b)]

a los certificados complementarios de protección expedidos para un producto protegido por una patente [art. 3.b)]. Por otra, informa de que esta aplicación tendrá también lugar, pero "sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 83", c) a las patentes europeas que no hayan caducado en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo -es suficiente con que la patente europea se encuentre en vigor en un Estado miembro contratante del Acuerdo TUP para que éste resulte aplicable-8 o que hayan sido concedidas después de dicha fecha [art. 3.c) y d)]

a las solicitudes de patentes europeas que se encuentren en curso en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo TUP o hayan sido presentadas después de dicha fecha [art. 3.d)].

Dado que tan sólo respecto a los dos últimos títulos se formula el caveat del artículo 83, parece lógico concluir que los dos primeros no se verán afectados por el régimen transitorio mientras que aquéllos lo harán tan sólo en la medida en que vengan expresamente mencionados en las disposiciones transitorias. Sin embargo, la respuesta no es tan sencilla, puesto que entre los artículos 3 y 83 se produce un preocupante desajuste que podría provocar problemas serios de interpretación. Este trabajo, necesariamente breve, centra su atención en este concreto aspecto y propone una lectura conjunta de ambos preceptos que nos permita identificar los títulos de propiedad industrial afectados por el Acuerdo TUP y, en concreto, por su régimen transitorio, excluyendo el tratamiento de otros aspectos relevantes del mismo como su justificación, las acciones procesales a las que se aplica, la delimitación de los supuestos de duplicidad de acciones -primera, ante el TUP; segunda, ante los otros órganos jurisdiccionales nacionales, o al revés- o las consecuencias prácticas tanto de la concurrencia de foros -multiplicación del forum shopping- como de la utilización masiva del derecho de exención.

A la hora de proceder a la identificación de los títulos de propiedad industrial afectados, el Acuerdo TUP es tributario de dos experiencias recientes malogradas: por una parte, el Proyecto de Acuerdo relativo a los litigios sobre patentes europeas (en adelante, EPLA) 9; por otra, la Propuesta de Acuerdo sobre el Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes10, que se apoya en el anterior. En la medida en que resulte necesario, es pertinente por tanto profundizar -al socaire del listado de títulos- en el análisis de estos dos precedentes, con vistas a localizar las claves para encontrar una respuesta a esta cuestión en el Acuerdo TUP.

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II Patentes europeas clasicas en vigor en la fecha de entrada en vigor del acuerdo tup o que hayan sido concedidas después de dicha fecha

El título por excelencia afectado por el Acuerdo TUP es la patente europea clásica y en él se concentró históricamente la discusión sobre la conveniencia o no de prever un período transitorio que evitara que el nuevo tribunal fuera desde el primer momento inundado con centenares de asuntos que no sería capaz de asimilar. Así, el Proyecto EPLA incluía un artículo 85 titulado "Jurisdiction of national courts during a transitional period" donde se proponía un período transitorio de siete años desde la entrada en vigor del Acuerdo durante el cual las acciones por vulneración y revocación de patentes europeas podrían todavía ser iniciadas ante los tribunales nacionales ordinariamente competentes en cada Estado contratante11. Fracasado el EPLA, ello explica también que una de las primeras cuestiones que afloraron en la discusión relativa a la creación, a partir de 2007, del "Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes" fuera la necesidad de arbitrar un breve período transitorio de tres años que permitiera a los usuarios acomodarse al nuevo sistema y al Tribunal ir asumiendo poco a poco la inmensa carga de trabajo que podría venirles encima el día en que consolidara su competencia con carácter exclusivo12.

El 19 de marzo de 2008 la Presidencia del Consejo publicaba por primera vez un "Preliminary Set of Provisions" del instrumento que debía crear el "European Union Patent Jurisdiction"13. Su artículo 58 contenía el período transitorio, que consagraba definitivamente el principio de competencia alternativa del Tribunal con los tribunales nacionales ordinarios competentes en la actualidad según el derecho interno, pero siempre limitado a los "procedimientos por infracción o revocación de una patente europea", si bien dejaba entre guiones el plazo de tres años, antesala de la vuelta a los siete propuesta por el EPLA14.

Apenas dos meses después la Presidencia enviaba al Grupo de trabajo un nuevo documento15 que ya contenía un texto articulado que parecía definitivo

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y donde el período transitorio había sido definitivamente elevado de tres a siete años, contradiciendo la afirmación anterior de que debería ser lo más breve posible 16. Con todo, a lo largo del año 2009 las disposiciones transitorias estaban todavía lejos de haber alcanzado un acuerdo general17 y en abril el Consejo solicitó un dictamen al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad del acuerdo previsto con los Tratados18. Había, pues, que esperar al dictamen del Tribunal, que llegó el 8 de marzo de 2011 y que fue demoledor: el acuerdo por el que se creaba un sistema unificado de resolución de litigios sobre patentes -entonces denominado "Tribunal europeo y comunitario de patentes" - no era compatible con las disposiciones del TUE ni del TFUE19. Había que volver a empezar.

El primer borrador del Acuerdo TUP -que apareció apenas tres meses después del dictamen del Tribunal de Justicia- recogió la experiencia del Acuerdo sobre el Tribunal Europeo y Comunitario de Patentes con alguna modificación: a) cinco años de período transitorio -limitados a los procedimientos de infracción y revocación de patentes europeas- y b) derecho de exención a lo largo de todo este período, derecho que consistía en una excepción a la aplicación del artículo 3 y que se ampliaba no sólo a los supuestos en los que ya se hubiera otorgado una patente europea en el momento de entrada en vigor del Acuerdo sino también a aquéllos en los que la patente hubiera sido solicitada20. El siguiente texto, fechado en octubre de 2011, reintrodujo la posibilidad del opt in y añadió dos importantes detalles al opt out. El primero, francamente distorsionador y que ha ocasionado un intenso debate doctrinal -hasta el punto de haber forzado una nota interpretativa del Comité Preparatorio-21, afirmaba que el titular ten-

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drá "la posibilidad de eximirse de la competencia exclusiva (sic) del Tribunal". El segundo, que los efectos del opt out y del opt in comenzarían a correr tras la entrada de la notificación del titular en el registro22.

De extremo interés para comprender los entresijos de la negociación del período transitorio resulta el Documento del Consejo 17539/11, de 24 de noviembre de 201123. Y ello por dos razones. En primer lugar, porque en él se afirma expresamente que, tan sólo con respecto a las patentes europeas "clásicas" -excluyendo claramente, por tanto, las patentes europeas con efecto unitario-, el artículo 58.1 prevé un...

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