Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2008 y de 15 de enero de 2009. Caducidad por vulgarización de la marca y uso de ésta en forma distinta a la de su registro

Autor:José Antonio García-Cruces González
Cargo del Autor:Catedrático de Derecho Mercantil (Universidad de Zaragoza)
Páginas:167-252
RESUMEN

Resumen de los hechos - 1. Preliminar - 2. El significado de la caducidad de la marca - 3. La vulgarización como causa de caducidad marcaria - 3.1. Justificación de la vulgarización como causa de caducidad de la marca - 3.2. Los presupuestos de la vulgarización de la marca (I): genericidad sobrevenida - 3.3. Los presupuestos de la vulgarización de la marca (II): La actividad -o inactividad- del... (ver resumen completo)

 
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE 22 DE DICIEMBRE DE 2008

Y DE 15 DE ENERO DE 2009

Caducidad por vulgarización de la marca y uso de ésta en forma distinta a la de su registro

Comentario a cargo de:

JOSÉ ANTONIO GARCÍACRUCES GONZÁLEZ

Catedrático de Derecho Mercantil (Universidad de Zaragoza)

SENTENCIA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2008

Ponente : Excmo. Sr. Don Juan Antonio Xiol Ríos

Asunto: El artículo 53, letra b), de la Ley de Marcas 1988, aplicable a este caso por razones de Derecho intertemporal, establece que se declarará por los Tribunales la caducidad del registro de la marca y se procederá por el Registro de la Propiedad Industrial a la cancelación del mismo, entre otros supuestos, «[c]uando en el comercio se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual del producto o servicio en relación con el cual la marca ha sido registrada». El texto de este precepto coincide, a salvo de una pequeña matización irrelevante, con el tenor literal del artículo 55.1.d) de la vigente Ley de Marcas de 2001.

La importancia de esta Sentencia radica en ser la primera en la que el Tribunal Supremo se enfrenta al fenómeno conocido como “vulgarización de la marca”. El alto Tribunal analiza e interpreta los preceptos citados, destacando la concepción subjetiva de la vulgarización o conversión en signo genérico como causa de caducidad de una marca. En su virtud, la caducidad de la marca por esta causa exige un elemento objetivo, consistente en que la marca se haya convertido en la designación usual del producto o servicio para el que fue registrada, lo que concurría en el presente caso, teniendo el signo registrado un carácter genérico, y un presupuesto subjetivo en la medida en que ese resultado se produce por la actividad o inactividad de su titular, que también concurre en el supuesto al ser usada para designar un determinado componente del producto y, por extensión, a éste mismo y no a su origen empresarial. La marca pasó a constituir una designación usual del producto en

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su conjunto a partir de la descripción de su característica más relevante. Inexistencia de riesgo de confusión respecto de los productos de la demandante en razón del carácter genérico del signo.

SENTENCIA DE 15 DE ENERO DE 2009

Ponente : Excmo. Sr. Don José Ramón Ferrándiz Gabriel

Asunto: El artículo 4.2 de la Ley de Marcas de 1988 disponía que constituye un uso de la marca «el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual ésta haya sido registrada». El texto de este precepto coincide con el tenor literal del artículo 39.2.a) de la vigente Ley de Marcas de 2001, en donde se añade la matización de que el criterio para valorar la posible alteración significativa del uso dado a la marca en relación con la forma registrada es «el carácter distintivo de la marca».

La cuestión que es objeto de esta sentencia es la relativa a la procedencia del uso de una marca en forma distinta cuando puede conducir al resultado del aprovechamiento del prestigio y reputación ajena. El Alto Tribunal concluye manifestando que si ese uso en forma distinta no altera significativamente la forma en que la marca fue registrada, pues conserva su carácter distintivo, no concurre aquel riesgo.

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SENTENCIA DE 22 DE DICIEMBRE DE 2008

PONENTEEXCMO. SR. DON JUAN ANTONIO XIOL RÍOS En la Villa de Madrid, a veintidós de Diciembre de dos mil ocho.

Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, constituida por los señores al margen anotados, el recurso de casación que con el número 3549/2001, ante la misma pende de resolución, interpuesto por la representación procesal de Danone, S.A., aquí representado por el procurador D. Enrique Sorribes Torra, contra la sentencia dictada en grado de apelación, rollo nº 1404/1998 por la Audiencia Provincial de Barcelona de fecha 27 de noviembre de 2000, dimanante del juicio de mayor cuantía nº 304/1998 del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Barcelona. Habiendo comparecido en calidad de recurrido el procurador D. Eduardo Codes Feijoo en nombre y representación de Nestle España, S.A.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia n.º 8 de Barcelona dictó sentencia de 18 de noviembre de 1998 en el juicio de mayor cuantía n.º 304/1998, cuyo fallo dice:

Fallo. que estimando parcialmente la demanda formulada por Nestlé España S. A., contra Danone S. A., debo declarar y declaro que Danone S. A., no puede impedir con base en la marca núm. 213.645 la utilización por Nestlé España, S. A., de las marcas “Nestlé Biocalcio” y “Nestlé Sveltesse Biocalcio”, desestimándose el resto de pretensiones.

Condenando a cada una de las partes a satisfacer, las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad».

SEGUNDO.- La sentencia contiene los siguientes fundamentos de Derecho: «Primero. La actora ejercita acción de nulidad de la inscripción registral de la marca BIO núm.

213.645 y subsidiariamente que se declare la caducidad de la marca internacional BIO, procediéndose a su cancelación en uno u otro caso en la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como que se declare que la demandada no tiene derecho a impedir que Nestlé España S. A. utilice las marcas Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio, en base a considerar que bio es un término genérico en su aplicación a cualquier sector del mercado, que en el ámbito de productos lácteos, bio es una clase de yogures con bifidus activo y que la propia Danone ha utilizado el término bio genéricamente y que para reforzar su posición en el mercado pretende apropiarse de un término genérico para designar yogures tipo bio.

»La demandada se opone alegando esencialmente que es titular en España de la marca internacional BIO y que existen productos que incluyen como prefijo o parte de

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la marca de los mismos el término bio, sin que esta palabra aparezca sola y nunca se reproduzca de esta manera, en caracteres tipográficos de mayor tamaño que los de las demás leyendas que le acompañan, que el término bio no es genérico “per se”, sino en todo caso en relación a un determinado producto o servicio, no siendo necesario para denominar un determinado producto conocido como leche fermentada con bifidus activo, que la existencia de alimentos probióticos en nada afecta a la validez de la marca BIO, puesto que fue solicitada como marca en Francia en 1958, lanzando Danone su leche fermentada marca “BIO” en el mercado español en 1988, y que la utilización de este término por la actora en este producto tiene como único fin aprovecharse indebidamente del esfuerzo de Danone por ser BIO una marca notoriamente conocida para los consumidores debido a la publicidad y ventas del producto marca BIO que ha realizado Danone. En cuanto al uso generalizado en el mercado de la palabra bio para denominar productos de leche fermentada con bacteria de bidifus activo, manifiesta haber ejercitado acciones legales en defensa de la marca BIO, contra todos los competidores.

»Añade que en el momento de la concesión de la marca en 1962, bio no era un término usual, ni tampoco este término se ha vulgarizado como consecuencia del uso que se ha hecho de la marca, sino que se ha producido notoriedad, prestigio y renombre de la marca BIO de Danone, y que la utilización del término bio por parte de Danone, tanto en su publicidad como en su forma de presentación ha sido siempre a título de marca y no como nombre del producto. Danone trata de impedir que se utilice la palabra bio como marca para distinguir productos lácteos, reproduciendo esta palabra sola y con mayor dimensión que las demás, confundiéndose con la marca BIO de Danone, con aprovechamiento indebido de su esfuerzo.

»En cuanto a la denegación por parte de la oficina española de Patentes y Marcas de la solicitud de registro de marca BIO por parte de Danone, ésta se basó en el Estatuto de Propiedad Industrial y no en la vigente Ley de Marcas al igual que las sentencias recaídas en la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

»Segundo. Esta resolución debe pronunciarse acerca diversos aspectos, del asunto litigioso que enfrenta a las partes, ordenándose de la forma siguiente:

»-Bio signo genérico/ Bio signo descriptivo. »-Prohibiciones absolutas del artículo 11 de la Ley de Marcas. »-Convalidación de marca nula en virtud del art. 11.2 de la Ley de Marcas y de la Directiva Europea.

»-Caducidad de la marca BIO en base al art. 53.b). »-Acción declarativa de uso de la marca Nestlé Biocalcio y Nestlé Sveltesse Biocalcio. »Tercero. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la voz bio- o -bio como “elem. compos. que significa vida”. La preocupación y conciencia de los ciudadanos por los problemas ecológicos, las manipulaciones en los elementos, la contaminación del medio ambiente etc..., han llevado a amplios sectores de la población a decantarse por el consumo de productos “naturales”, que por una parte no contaminen y por otra no perjudiquen e incluso favorezcan la salud de las personas. Al socaire de esta conciencia ciudadana han proliferado en todos los ámbitos comerciales de productos y servicios, denominaciones que utilizan el signo bio para identificarse como producto “natural o sano”. Este fenómeno se ha dado en...

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