Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de mayo de 2004

AutorJesús Sánchez Silva
Páginas2573-2581

Antecedentes.-I. El 23 de diciembre de 1987, se constituye como sociedad pública, conforme a la autorización del Gobierno Vasco (Decreto 368/1987,de 15 de diciembre), la -Sociedad de Distribución de Gas Natural para usos domésticos y comerciales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, GASDOC, S. A.-, siendo su objeto social la prestación del servicio público de combustibles gaseosos, con preferente atención a los sectores domésticos y comerciales, incluyendo todo tipo de actividades relacionadas, de una u otra forma con el citado servicio. Asimismo, dicho objeto social se extiende a las actividades relacionadas en la Disposición Final tercera de la Ley 10/1987, de 15 de junio, de Disposiciones Básicas para el desarrollo coordinado en materia de combustibles gaseosos; manteniéndose la referida denominación social hasta que la Junta Universal de Accionistas, celebrada el 29 de noviembre de 1988,acordó, entre otras cuestiones, su cambio, adoptando la de NATURGÁS, S. A., desarrollando su actividad conforme al objeto social para el que fue constituida.

NATURGÁS, S. A., es titular, por acuerdo de transferencia de fecha ,3 de mayo de 1995, de las siguientes marcas: la número 495.673 -NATURGÁS-, solicitada en el Registro el 11 de febrero de 1966, concedida por Resolución de 25 de enero de 1968 y publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de marzo de 1968, marca que a su vez fue rehabilitada, renovada el 31 de octubre de 1988, publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 1 de diciembre de 1988 y distintiva de los siguientes productos: -aparatos para calentar a baño maría, aparatos de refrigeración, incluso eléctricos, aparatos para suministro de combustibles y lubrificantes, cámaras frigoríficas, incluso eléctricas, congeladores, heladoras, máquinas para el embotellado de líquidos y gases, máquinas para la industria del frío y sus derivados, máquinas para la recuperación de gases volátiles, máquinas y aparatos para el fraccionamiento del gas natural. Clases 7, 9 y 11-. La número 495.675 -NATURGÁS-, solicitada en el Registro el 11 de febrero de 1966, concedida por Resolución de 25 de enero de 1968 y publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 16 de marzo de 1968, marca que a su vez fue rehabilitada-renovada el 30 de marzo de 1990, publicándose dicho acuerdo en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 1 de mayo de I990y distintiva de los siguientes productos: -calefacción, ventilación, alumbrado, saneamiento, alcachofas para duchas, accesorios para calderas de calefacción, aparatos e instalaciones para condicionamiento de aire, aparatos humidificadores de aire, aparatos y material de alumbrado no eléctricos, aparatos para ionizar el aire, aparatos para equipos de fumigación, aparatos para baños, aparatos de calefacción, aparatos y equipos para desinfección, aparatos y equipos para desinsectación, aparatos para desodorización, aparatos purificadores de aire, aparatos para saneamiento, asientos de retrete, bañeras, bidés, calderas para calefacción, calentadores para baño, caloríferos, cocinas, cocinas económicas, cocinas estufa, cocinas de gas, cocinas de gasolina, petróleo o similar, conductores para suministro de aire, chimeneas con excepción de las de calefactores, hogares para calefacción, hogares domésticos, hornillos para cocinas, hornos para cocinas, incineradores, inodoros, Page 2573 instalaciones de baño, retretes, alumbrado no eléctrico, lámpara de seguridad para mineros, lavabos, lavaderos, linternas no eléctricas, máquinas para purificación de aire, mecheros para combustibles líquidos, parrillas para hornos y hogares domésticos, pilas, purificadores no incluidos en otras clases, quemadores para calefacción, quinqués, radiadores para calefacción, reflectores metálicos no eléctricos, registros para hornos domésticos, salamandras, secadores de aire para ventilación, sifones para alcantarillas, sifones para inodoros, tazas para retretes, termosifones, tubos para calefacción, urinarios, velones, ventiladores no eléctricos, incluso los de vehículos. Clases 6, 7, 9, 11, 19 y 21-.

  1. El 15 de septiembre de 1998, se constituyó la sociedad de responsabilidad limitada NATURAL GAS, S. L? inscrita en el Registro Mercantil el 28 del mismo mes y año, fijando su domicilio en Madrid, estableciendo estatutariamente la posibilidad de abrir sucursales, agencias y delegaciones en cualquier lugar de España y del extranjero, siendo su objeto social la instalación de fontanería, calefacción y gas. El 8 de octubre de 1991, NATURAL GAS, S. L., solicitó el registro, como nombre comercial, de la referida denominación social para -la instalación de fontanería, calefacción y gas-, presentándose el 6 de febrero de 1992, escrito de renuncia total, publicándose el 16 de abril del mismo año, dicha retirada de la solicitud, acordada por resolución de 11 de marzo de 1992.

  2. Ante el Juzgado de Primera Instancia número 52 de Madrid, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de la mercantil NATURGÁS, S. A., contra la compañía NATURAL GAS, S. L., sobre violación de derecho de marcas. Entre las pretensiones de la actora se encontraba la de obligar a NATURAL GAS, S. L., a cambiar su denominación social. En primera instancia se desestimó íntegramente la demanda. Frente a la misma, se interpuso recurso de apelación, estimándose parcialmente la demanda, ya que se condena a NATURAL GAS, S. L., a restringir la utilización de su denominación social a usos que no sean a título de marca, siempre dentro de los límites fijados por el artículo 33 de la Ley de Marcas.

    Doctrina.-I. El recurso de casación, formulado por -NATURGÁS, S. A.-, se fundamenta, en primer lugar, al amparo del número 4.ª del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al sostener la recurrente haberse infringido por la sentencia recurrida, por inaplicación, el artículo 31.1.ª y 2.ª de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con el artículo 36.a) y c) de la misma y con el artículo 7.2 del Código Civil, así como la doctrina jurisprudencial sentada por esta Sala a propósito de la posibilidad de invocación de tales preceptos por el titular registral de una marca anterior frente a la posterior adopción por una persona jurídica de una denominación social confundible con aquélla respecto de actividades coincidentes o relacionadas, y frente a la posterior utilización por la misma de la denominación integrante de dicha denominación social, tanto como signo de identidad personal, esto es, como denominación social stricto sensu, cuanto como a título de signo distintivo de sus productos o servicios, actividades y establecimientos (esto es, como marca, nombre comercial o rótulo de establecimiento), de cara a obligar a dicha persona jurídica a modificar dicha denominación social y a cesar en el uso de la misma en cualquiera de dichos conceptos, así como a la remoción de los efectos producidos por tales adopción y uso. Page 2574

  3. No se discute la consideración acogida en la sentencia impugnada, en el sentido de que es indiscutible y prácticamente se ha aceptado por las partes, la identidad de la marca y de la denominación social de los litigantes. De ahí que proceda interpretar que la sentencia que hoy se discute en este recurso ha desestimado la condena al cambio de la denominación social de la entidad demandada. Y de ahí que el problema que plantea el presente motivo se refiere y se reduce a ese particular desestimatorio de no condena al cambio de la razón social, pues no hay disputa entre marcas o nombres comerciales, que la entidad demandada no ostenta.

    Las razones de la sentencia recurrida para la desestimación parcial que la misma hace, se refieren a la interpretación que prevalece respecto al artículo 33.1 de la Ley de Marcas: -siempre que se haga de buena fe y no constituya uso a título de marca, los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado: a) su nombre completo y domicilio; b) indicaciones relativas a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, procedencia geográfica, época de producción del producto o de prestación del servicio u otras características de éstos-. La sentencia impugnada estima que la aplicación del referido artículo implica una situación de coexistencia entre ambas denominaciones que necesariamente deberá de desarrollarse dentro de los términos del mismo, y si bien es preciso mantener la primacía de la marca registrada, tal y como establece el artículo 31 de la Ley, ello no comporta otras consecuencias que tal declaración, sin que sea procedente el cambio de denominación social pretendida, ni el cese del uso de tan citado...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR