Los secretos industriales en Derecho estadounidense
| Autor | Héctor Daniel Marín Narros |
| Cargo | Doctor en Derecho LLM en la University of California Berkeley Abogado colegiado en nueva York |
| Páginas | 3279-3314 |
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Los secretos industriales, conocidos como trade secrets en Estados Unidos, tienen una amplia aplicación práctica a pesar del gran desconocimiento que hay sobre los mismos1. De hecho, se puede observar cómo en la mayoría de manuales o libros generales de propiedad intelectual e industrial, los diversos autores, ya sea de nuestro ordenamiento2, de otros ordenamientos Civil Law3 o incluso de Common Law4, no hacen alusión a los trade secrets. Lo cual es especialmente sorprendente si se piensa que seguramente el ejemplo más famoso de un secreto industrial sea la fórmula exacta de la Coca Cola5, con el evidente impacto económico que ha tenido durante más de cien años y sigue teniendo en la actualidad. Así esta relativa falta de interés, y a veces incluso de regulación no empece a que prácticamente cualquier negocio sea susceptible de tener un secreto industrial que pueda tener la correspondiente protección jurídica6.
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Esta figura está escasamente regulada tanto a nivel internacional7 como en nuestro ordenamiento. Así, en nuestro Derecho podríamos destacar el artículo 13 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal o el precepto 199 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
Sin embargo, se puede constatar cómo en los dos artículos citados se establecen una serie de consecuencias jurídicas aplicables a un concepto que no está definido: el secreto industrial. Por ello, el objeto de este artículo es esclarecer la noción del mismo que se suele utilizar en Estados Unidos, así como realizar un análisis de la protección que a esta institución se dispensa. Aspectos que pueden ser especialmente interesantes y relevantes, por cuanto gran parte de los temas tratados en este estudio parece que podrían ser incorporados y aplicados al Derecho español.
En primer lugar habría que decir que la competencia sobre los secretos industriales es estatal, lo cual ha originado la concurrencia de 47 regulaciones diferentes que se basan generalmente en la Uniform Trade Secrets Act8 (en lo sucesivo, «UTSA»)9. No obstante, tales normas estatales también se basan en otras dos fuentes principales10: el Restatement (third) of unfair competition11 (en lo sucesivo, «RUC»), y el Restatement of Torts12 (en adelante, «RT»).
Las fuentes citadas se las conoce como fuentes secundarias y son emitidas por la national Conference of Commissioners on Uniform State Law13 con la finalidad de servir de potencial modelo unificador para los legisladores estatales14.
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A estos efectos es interesante señalar que parte de la doctrina entiende que las reclamaciones sobre los secretos industriales suelen producirse cuando no es aplicable otra normativa contra el tercero presunto infractor, que no está vinculado por un contrato con el titular, ni le vincula un deber de lealtad según la noción del mismo en Common Law15.
De la misma manera habría que recalcar que la vulneración de un secreto industrial puede motivar la infracción de otras normas16. Asimismo es importante tener en cuenta que la protección de los trade secrets puede coincidir en determinadas ocasiones con el ámbito de aplicación de la normativa de patentes17, derechos de autor18 o incluso el Derecho del trabajo19. En esos supuestos de conflicto con la regulación de derechos de autor y patentes, no podemos olvidar que en virtud de los pronunciamientos previos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, la regulación de patentes no prevalece sobre la regulación estatal de los secretos industriales, puesto que esta última protección es distinta y más débil que la primera20.
A su vez, en el caso de conflicto con la normativa laboral21, no se puede olvidar el derecho de los empleados a trabajar en el sector o profesión que han
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escogido22. En esos supuestos suele prevalecer dicho derecho23, sin perjuicio de que se concedan formas de protección no absolutas, que permiten al trabajador desarrollar sus habilidades en otra empresa24.
La principal definición es la contenida en el § 1(4) UTSA, según la cual trade secret es25:
Información, incluyendo una fórmula, patrón, compilación, programa, método, técnica o proceso que:
(i) Tiene un valor económico independiente, actual o potencial, y que no es generalmente conocido, o no es fácilmente accesible de forma lícita, por otras personas que pueden obtener un valor económico de su comunicación o uso, y
(ii) Ha sido objeto de esfuerzos razonables atendiendo a las circunstancias para preservar su confidencialidad
.
De manera similar, en el § 39 RUC al respecto se dispone26:
Un secreto industrial es cualquier información que puede ser usada en la operación de un negocio o empresa y que es suficientemente valioso y secreto para implicar una actual o potencial ventaja económica sobre otros
.
En el mismo sentido se pronuncian otras fuentes o normas como el § 757 del RT27 o el § 3426.1(d) del Código Civil de California28.
De las definiciones reproducidas, siguiendo a Landes y Posner29, podemos concluir que un secreto industrial es una información que tiene valor comercial y que su poseedor ha tomado medidas para conservar la confidencialidad sobre
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tal información. A continuación se abordan de manera más detallada cada uno de los elementos integrantes de los trade secrets.
Como previamente se ha expuesto, conforme al UTSA puede ser un secreto industrial una fórmula, un patrón, una compilación, un programa, un artefacto, un método, una técnica o un proceso30. A este respecto ha indicado la doctrina que aunque la lista no es exhaustiva, ésta abarca todo el tipo de ideas o información que puede haber31. Se suelen poner como ejemplos de secretos industriales los distintos tipos de recipientes de comida o bebida, dibujos de diseños, planes de negocio, listas de clientes y proveedores32. En este sentido, se entiende que cualquier clase de información puede ser considerada como un trade secret, siempre y cuando se cumplan los requisitos de confidencialidad y de valor económico. Así, la verdadera limitación que señala la doctrina33 y la jurisprudencia34 al respecto son las habilidades profesionales generales de los empleados, las cuales no pueden ser calificadas como secretos industriales.
A este respecto, también hay que resaltar que la misma información puede ser objeto de patente o de secreto industrial35. De hecho algunos autores entienden que existen al menos tres escenarios distintos donde puede resultar más interesante la protección mediante los trade secrets en vez de a través de patentes36:
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Cuando la publicidad de la información que implica la patente hace perder todo el valor a la misma37.
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Cuando el creador del secreto industrial piensa que el legítimo acceso al mismo tendrá lugar un periodo mayor que el de la protección de las patentes (20 años).
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Cuando el titular estima que no es patentable, pero piensa que los competidores tardarán tanto tiempo en descubrirlo que le resulta más provechoso mantenerlo en secreto. En este sentido se suele poner el ejemplo de la Coca Cola.
En estos casos, la doctrina entiende que la protección de los secretos industriales suplementa al de las patentes, promoviendo la interiorización de los beneficios de la innovación y promoviendo la producción de la misma38. Aunque no podemos olvidar que como señalan Landes y Posner39, ambas normas se complementan mutuamente. Por ello estos autores40 resaltan que una regulación no es mejor que la otra, comentando los perjuicios que puede tener la protección mediante una patente, como el hecho de que la publicación de la misma informe a los competidores como poder (tecnológicamente) infringirla, el alto coste de los litigios de patentes, el elevado número de resoluciones que en casos de patentes entienden que las mismas son inválidas, el relativo alto coste fijo que supone la solicitud de una patente (que puede no compensar cuando el valor de la misma sea modesto41). De hecho, este sector doctrinal42 indica que los resultados de las encuestas señalan que la protección mediante los secretos industriales es preferida en relación con las patentes.
Sin embargo, ambos mecanismos de protección no pueden concurrir43, ya que no se puede patentar un invento tras el periodo de gracia concedido por la norma. En consecuencia, transcurrido dicho plazo la opción por uno u otro medio es irreversible44. Además, el objeto de las patentes puede hacerse público a los dieciocho meses de la solicitud de la misma, salvo que el solicitante certifique no ha instado la patente en un país que siga esa regla45.
A este respecto también es interesante comentar que en Derecho estadouni-dense, a diferencia de otros ordenamientos, se permite a quien se ha apropiado
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legítimamente de un secreto industrial de otro patentar el mismo, con la consecuencia de que se prohíbe al...
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