Aproximación al concepto de secreto empresarial en derecho norteamericano

Autor:María Luisa Llobregat Hurtado
Cargo del Autor:Profesora Titular de Derecho Mercantil Universidad de Alicante
Páginas:167-214
RESUMEN

I. Consideraciones introductorias. II. Concepto y rasgos caracterizadores del secreto empresarial. 1. Configuración jurisprudencial y doctrinal del secreto empresarial. 2. Concepto y elementos configuradores de los secretos empresariales en la "Uniform Trade Secrets Act" de 1979. 2.1. Ideas Preliminares. 2.2. Concepto y elementos caracterizadores de los secretos empresariales. 2.3. El Objeto. 3.... (ver resumen completo)

 
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I Consideraciones introductorias

La protección del secreto empresarial en los Estados Unidos es el resultado de un largo y costoso recorrido debido a la necesidad de dar una respuesta a las reivindicaciones de una sociedad con un alto grado de industrialización. Los orígenes de la tutela de las invenciones no patentables y de las ideas no protegidas por los derechos de autor como secretos empresariales, debemos situarla ya a mediados del siglo pasado.

Cualquiera que sea pues la importancia atribuida a la tutela del secreto empresarial, es pacífico sostener que al igual que ha sucedido en Derecho Continental, se ha pretendido otorgar protección al derecho de propiedad y libertad de empresa, al derecho de libre competencia y de libre circulación de ideas y al derecho movilidad laboral, todos ellos, entre otros, reflejados en la Constitución361.

Se trata, en definitiva, de una protección creada por la jurisprudencia, surgida al calor de los intereses económicos362. Los principios de protección del secre-Page 168to empresarial se han ido configurando a lo largo de mas de cien años a través de la jurisprudencia que de forma reiterada ha aplicado los principios de la "Common LawTorts", los cuales constituyen en su conjunto er'Restatement of Torts"y se han incorporado con algunas variaciones a la "Uniform Trade Secret Act", promulgada en el año 1979, reformada en 1985 y, aceptada por la mayoría de los 50 Estados Norteamericanos363.

Como ha puesto de relieve la doctrina que ha venido analizando la abundante jurisprudencia sobre el tema, la definición sobre secreto empresarial y la caracterización de los rasgos esenciales del concepto ha sido fruto de un desarrollo lento y azaroso364. El resultado de esta evolución histórica ha sido lento precisamente por tratarse de una materia muy compleja en la que inciden otros sectores del ordenamiento jurídico, como por ejemplo, las relaciones laborales entre el empresario y sus trabajadores, el sector de los contratos de licencia, muy frecuentes en la industria de programas de ordenador (software), y la legislación sobre competencia desleal y"Antitrust Law", entre otras materias365.

En cuanto al alcance que deba darse a la protección de los secretos empresariales, baste mencionar aquí el papel decisivo que esta protección juega en la actualidad y que obedece en gran medida a los cambios cada vez más rápidos que se producen en el campo de la informática. Esta afirmación se justifica si tenemos en cuenta que, por una lado, la tutela que se ofrece con la legislación sobre secretos empresariales es de carácter inmediato porque no requiere los requisitos exigidos por las legislaciones para la obtención de una patente o de un derecho de autor "copyright". Por otro lado, conviene tener presente que la protección de los secretos es "potencialmente" ilimitada en cuanto a su duración. Como consecuencia de los anterior, la protección de los secretos empresariales es por su natu-Page 169raleza mas amplia que la protección del Copyright y de las Patentes y se recurre a la misma como protección primaria en las industrias caracterizadas por grandes avances tecnológicos, como las dedicadas a la informática ("Softwere"). Sin embargo, esta protección presenta algunos inconvenientes, entre los que cabe destacar los grandes cambios que se están produciendo en los últimos años. Algunos de ellos son debidos a la sucesión ininterrumpida de nuevas resoluciones judiciales muchas de las cuales tratan de las cuestiones relacionadas con la industria de Softwere. Otros cambios obedecen a recientes modificaciones en las fuentes del Derecho. En este sentido, si bien es cierto que el Derecho sobre los secretos empresariales sigue estando influido por los fallos basados en la Common Law (D. consuetudinario) y en la Uniform Trade Secrets Act que se ha convertido en el texto mas importante sobre el concepto legal de secreto empresarial en los Estados Unidos, no es menos cierto que en la actualidad debe integrarse con el nuevo Restatement (Third) of Unfair Competition366.

Volviendo a los orígenes de la protección del secreto empresarial a mediados del siglo pasado, conviene destacar que la Jurisprudencia americana se inspiró en la doctrina jurisprudencial inglesa aproximadamente en el año 1839. Las primeras Sentencias constituyen el antecedente inmediato de las modernas teorías que se han ido desarrollando en los Estados Unidos sobre aspectos controvertidos tales como, la relación entre la protección del secreto empresarial con el Derecho de patentes; la dificultad de calificar el secreto como un derecho de propiedad y el importante tema que gira en torno a, en qué medida su protección entra o no en colisión con el principio de libre competencia y el principio de dominio público, en virtud del cual, las ideas empresariales, las invenciones y los símbolos, una vez revelados, pasan a dominio público y pueden ser copiados y utilizados por todos. Este principio solo admite la excepción de los derechos de propiedad intelectual legalmente protegidos como las patentes, las marcas y los derechos de autor367.

Pues bien, a pesar de la abundante jurisprudencia que resolvió asuntos sobre el secreto empresarial a lo largo del siglo XIX, en Inglaterra, al igual que en el resto de Europa, no se consigue elaborar un concepto de secreto empresarial y, consecuentemente, unas reglas básicas para su protección368. Los Tribunales, enPage 170 la búsqueda del concepto aplicaron el principio de equidad y fueron superando poco a poco los problemas que se planteaban en la práctica, entre los que podemos señalarel abandono de la creencia de que la confidencialidad no podía acordarse y cumplirse o aplicarse sin desvelar y destruir los secretos.

La primera sentencia sobre protección del secreto empresarial en los Estados Unidos fue la dictada por la Supreme Court de Massachusetts en el año 1837, que resolvió el asunto (Vickey v. Welch)369. Los hechos que motivaron este litigio son los siguientes:el demandado "Welch vendió a "Vickey" su fábrica de chocolate en Braintree (Massachusetts) a través de un contrato que establecía que la fábrica se transmitía junto con su derecho exclusivo sobre el secreto del"arte de hacer chocolate". Cuando llegó el momento de la firma del contrato, si bien "Welch" estaba dispuesto a transmitir dicha información secreta, no lo estuvo en lo referente al otorgamiento de la exclusiva, pues en caso afirmativo, se le cerraba la posibilidad de conceder la Ucencia del secreto de fabricación a otras personas. En definitiva, Welch no cumplió la obligación estipulada en el contrato, en la que el "secreto" era parte integrante del local de negocio. El Tribunal hizo cumplir el acuerdo a Vickey que tuvo que otorgar la exclusiva de fabricación del chocolate al comprador sin entrar a considerar la violación o no de secreto. El Tribunal consideró, que no era una cuestión que afectara a los consumidores el hecho de que el secreto de la fabricación del chocolate fuera o no utilizado en exclusiva por el demandante. En este asunto, la Suprema Corte de Massachusetts importó el derecho común inglés para aplicarlo a la protección de los Secretos empresariales y no calificó el "secreto de fabricación del chocolate" como un derecho de propiedad independiente de la empresa, fallando consecuentemente a favor del comprador370.

En el caso Taylor v. Blanchard, el Tribunal de Massachusetts confirmó los principios contractuales de la"Common Law"que establece "contra cts to maintain the secrecy of trade secrets were not an illegal restraint of trade".(Los contratos que obligan a mantener la confidencialidad de los secretos empresariales, no implican una restricción de la libre competencia en el mercado).Es interesante destacar asimismo, que el Tribunal basó su decisión en la necesidad de que laPage 171 información tuviera el carácter de secreta y denegó la protección porque la información alegada secreta por parte del demandante era conocida, al menos, por tres empresas mas del Estado371.

De éste primer periodo merece la pena detenerse un poco mas en la resolución de la Corte Suprema de Massachusetts en el caso Peabody v. Norfolk372, por tratarse de una de las sentencias mas interesantes en consideración a los principios enunciados por el Tribunal, en la medida en que tales principios sin duda contribuyeron al cambio de orientación en relación con el régimen anterior. En este caso, Peabody había desarrollado en secreto un procedimiento y unas máquinas para producir"textiles". Contrató como maquinista a"Norfolk", el cual firmó un contrato en el que estaba de acuerdo en mantener el secreto del funcionamiento de tales máquinas como "sagrado", comprometiéndose a utilizarlas en exclusivo beneficio de'Teabody".Con posterioridad se rescindió el contrato e inició negociaciones conCooK"-el cual conocía los acuerdos de confidencialidad entre Peabody y Norfolk- para construir una fábrica utilizando los modelos y procedimientos secretos de Peabody".El Tribunal, en este caso, consagró la siguiente doctrina:En primer lugar, reconoce el secreto como un derecho de propiedad industrial, con independencia de que este fuera o no patentable. En segundo lugar, el Tribunal reconoció la idoneidad de interponer la acción de cesación ("injunctive relief") en los supuestos de revelación de secretos empresariales, así como publicación de la resolución. En su decisión el Tribunal estableció que: con esta actitud los...

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