El riesgo de confusión en el derecho de marcas

Autor:Ángel Martínez Gutiérrez
Cargo del Autor:Universidad de Jaén
RESUMEN

I. Antecedentes de hecho, cuestión controvertida y decisión del tribunal de justicia.-II. Consideraciones generales sobre la marca de empresa. Su función principal jurIdicamente protegida.-III. La tutela de la marca frente al riesgo de confusión. Efectos jurIdicos.-IV. Presupuestos del enjuiciamiento.-a) Perspectiva de la valoración: el consumidor medio potencial.-b) Identidad o semejanza de los... (ver resumen completo)

 
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(Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998, asunto C-39/97) (*)

  1. ANTECEDENTES DE HECHO, CUESTIÓN CONTROVERTIDA Y DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

    Las circunstancias fácticas que constituyen la base de la presente resolución judicial pueden formularse como sigue:

    El 29 de julio de 1986, la sociedad americana «Pathe Communications Corporation» presentó ante la «Deutsches Patentamt» (Oficina de Patentes y Marcas alemana) una solicitud de registro de la marca CANNON para distinguir tanto productos (películas grabadas en cintas de vIdeo) como servicios (producción, distribución y exhibición de películas para salas de cine y empresas de televisión).

    Por su parte, la entidad mercantil japonesa «Canon Kabushiki Kaisha» se opuso a esa solicitud por entender que violaba su marca Canon que, anteriormente registrada, se utilizaba para diferenciar, entre otros, los siguientes productos: máquinas de fotocopiar, cámaras y proyectores de fotografía y vIdeo; cámaras de filmación y grabación televisiva, transmisores de televisión, receptores y reproductores de televisión, incluidos los aparatos de grabación y lectura de cintas o discos.

    El primer examinador vino a denegar la solicitud por entender que existía una clara coincidencia entre los signos y los productos distinguidos con ellas. Sin embargo, el segundo examinador administrativo anuló dicha resolución y desestimó la oposición de la sociedad japonesa, entendiendo que no existía similitud entre los productos y servicios a diferenciar.

    Interpuesto el correspondiente recurso ante el «Bundespatentgericht», fue desestimado por resolución de 6 de abril de 1994, pues, según su planteamiento, la similitud entre los productos y servicios sólo es constatable cuando existen puntos de contacto tan próximos, en especial por lo que respecta a sus lugares habituales de fabricación y venta, que el consumidor medio puede tener la impresión de que proceden de la misma empresa, no siendo relevante a tales efectos la notoriedad de la marca anterior.

    Contra dicha sentencia, la sociedad japonesa decidió recurrir ante el «Bundesgerichtshof» a fin de que se pronunciara sobre dicho extremo. No obstante, el Tribunal decidió suspender el procedimiento y elevar la siguiente cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia: para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados por dos marcas ¿debe tenerse en cuenta el carácter distintivo y, en particular, el renombre de la marca anterior (en la fecha determinante de la prioridad registral de la marca posterior), de tal manera que también debe afirmarse que existe un riesgo de confusión en el sentido de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE cuando el público atribuye a tales productos o servicios procedencias diferentes?

    Como es notorio, la cuestión controvertida del litigio se refiere a la concreción del enjuiciamiento de la «confundibilidad» y, más en concreto, a la determinación de dos de los presupuestos que lo hacen posible. Y es que la constatación de un solapamiento entre marcas exige la práctica de una valoración conjunta, no sólo de la identidad o semejanza de los signos y de los productos/servicios marcados, sino también de la probabilidad de un riesgo de confusión en el mercado como consecuencia de la identidad o similitud presentada.

    Por tanto, dada la subjetividad existente en el enjuiciamiento apuntado, la cuestión prejudicial sometida al Tribunal de Justicia se manifiesta ciertamente compleja, pues, en nuestra opinión, se conforma de dos interrogantes íntimamente relacionados que se orientan a obtener criterios objetivos en los que fundamentar la valoración antedicha para conseguir su realización con certeza y seguridad jurIdica. En este sentido, se viene a interpelar al Alto Tribunal, por un lado, sobre ¿cuáles son los criterios que determinan la afinidad de los productos distinguidos por dos marcas? o, más en concreto, ¿qué importancia presenta a tales efectos la notoriedad de la marca anterior?; y, por otro lado, sobre ¿qué debe de entenderse por riesgo de confusión? y, por tanto, ¿cuándo puede afirmarse su verificación en el mercado?

    Pues bien, el Tribunal resuelve dichas cuestiones a través de la presente sentencia, cuyo argumentación se ocupa no sólo de remarcar la necesidad de atender al renombre de la marca anterior para apreciar la similitud de los productos o servicios, sino también de afirmar la existencia del riesgo de confusión cuando el público entiende que los productos preceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.

  2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MARCA DE EMPRESA. SU FUNCIÓN PRINCIPAL JURÍDICAMENTE PROTEGIDA

    Con carácter previo a la valoración del presente fallo, creemos oportuno realizar algunas observaciones generales sobre la función principal de la marca y su tutela frente al riesgo de confusión, con el fin de facilitar una correcta exégesis de la cuestión controvertida y de determinar el acierto o menos de la resolución analizada.

    Como es sabido, la marca de empresa constituye aquel signo distintivo típico que permite la diferenciación e identificación de las ofertas empresariales lanzadas al mercado, cuyo fundamento jurIdico-económico se encuentra no sólo en el reconocimiento constitucional de la libertad de empresa (1) sino también en la existencia de un fondo común de conocimientos científicos y técnicos que provocan una afluencia continua e ininterrumpida de productos y servicios ciertamente estandarizados (2).

    Pues bien, tradicionalmente se ha defendido la indicación de la procedencia empresarial como función principal de la marca, siendo, por tanto, dicho origen el común denominador de los bienes y/o servicios distinguidos con un mismo signo (3). De hecho, en el Ordenamiento jurIdico de algunos países de nuestro entorno, como sucede en Italia durante el período anterior 1992(4), se podían encontrar distintas disposiciones normativas que establecían un estrecho vínculo entre la marca y la empresa. Y es que se prescribía, por un lado, la necesidad de que el solicitante del registro fuese un empresario, según la interpretación mayoritaria del artículo 22; por otro lado, la cesión vinculada de la marca con la totalidad o parte de la empresa (arts. 15 de la Ley especial y 2.573.1.° del Códice civile); y, por último, la caducidad del signo como consecuencia de la cesación definitiva de la actividad económica del titular (art. 43.2.°)(5).

    Incluso en la actualidad encontramos en el ámbito europeo argumentos normativos que avalan dicha tesis, según se infiere no sólo de los considerandos décimo y séptimo de los respectivos preámbulos de la Primera Directiva del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante DM)(6) y del Reglamento sobre marca comunitaria (en adelante RMC)(7), donde se viene a afirmar de forma expresa que la protección conferida por tales instrumentos normativos «... es primordialmente garantizar la función de origen de la marca...», sino también de la definición contenida en los artículos 2 DM y 4 RMC que se refieren claramente a las marcas como aquellos signos que permiten «... distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otra...».

    Sin embargo, en nuestra opinión, dicho planteamiento debe de ser revisado, puesto que las modificaciones introducidas recientemente en el Derecho de marcas nacional y comunitario han dejado obsoleta tal concepción de la marca. Y es que, pese a las declaraciones citadas anteriormente, se ha implantado explícitamente el principio de cesión libre de la marca (8), de tal manera que resulta, a nuestro juicio, prácticamente imposible seguir manteniendo la indicación de la procedencia empresarial como su función principal. Por tanto, la marca no podrá en el futuro garantizar a los consumidores una fuente empresarial constante en el tiempo, salvo que lógicamente se prescinda de la continuidad temporal, es decir, dicha información irá referida a un intervalo de tiempo determinado sin que exista seguridad sobre la veracidad de dicho ongen en los momentos sucesivos. En este sentido, y como ha sostenido Galli con respecto a la situación actual de la función distintiva de la marca en relación al origen empresarial de los productos: «... [la presencia de la marca] informa únicamente de la existencia de una exclusiva sobre el signo mismo: exclusiva que, según el momento en que el producto ha sido realizado, puede hacer referencia a sujetos y a empresas del todo diversas... [en consecuencia]... este origen común temporal no pone a los consumidores en grado de contar ni siquiera sobre el hecho de que todos los productos que en un determinado momento se encuentran en circulación con una cierta marca tengan la misma procedencia empresarial, porque nada excluye que aquéllos hayan sido realizados en tiempos diversos y bajo la responsabilidad de diversos empresarios que se han servido de entidades del todo autónomas...(9)

    Además, junto a este argumento, se podrían sintetizar otros, expuestos sobre todo por la doctrina italiana, que fundamentan aún más el rechazo de dicha función tradicional de la marca. Así pues, se ha alegado que, por un lado, es el nombre comercial, y no la marca, el signo distintivo de la empresa (10); y, por otro lado, existe un hecho relevante, no despreciable en ningún caso, que refiere el normal desconocimiento de la empresa a través de la marca por parte del consumidor, salvo los supuestos claramente excepcionales de marcas renombradas o compuestas por el nombre del titular (11).

    En consecuencia, dado que la función indicadora de la procedencia empresarial carece actualmente de una fundamentación jurIdica y fáctica, entendemos que la marca cumple principalmente la función distintiva in se, siendo la marca, y no el origen empresarial, el común denominador de la oferta distinguida, lo que vendría avalado, por otra parte, por el...

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