El riesgo de asociación en el nuevo derecho británico de marcas
| Autor | Luis Gimeno Olcina |
| Cargo del Autor | Research Fellow, Queen Mary and Westfield College |
[Comentario sobre el asunto Wagamama contra City Centre Restaurants. FSR (1995), págs. 713 y sigs. (Wagamama c. Rajamama). Sentencia de High Court of Justice de 1 de agosto de 1995. Juez Laddie]
Luis Gimeno Olcina (*)
-
HECHOS
Wagamama es un restaurante de comida japonesa, titular de varias marcas en las clases 32, 33 y 42 de la denominación Wagamama, que significa en japonés egoísmo o testarudez, pero carece de significado para el consumidor británico medio. El restaurante tuvo bastante éxito, recibiendo buenas críticas y varios premios. City Centre Restaurants decidió crear una nueva cadena de restaurantes de comida india bajo la denominación Rajamama, término que tiene varios significados en las diferentes lenguas del subcontinente indio pero desconocido para la mayor parte del público británico. Tras las protestas del demandante, el demandado cambió su nombre a Raja Mama's. Wagamama presenta demanda por violación de su derecho exclusivo de marca y por passing off, es decir, por actos desleales de confusión. El juez considera que el uso de la denominación Rajamama o Raja Mama's por el demandado, dadas las similitudes entre los signos y entre los servicios, constituye confusión respecto al origen y le condena por violación del derecho de marca y por passing off. La sentencia se centra en un largo obiter dicta en el que el juez rechaza que el riesgo de asociación represente una expansión del ámbito del derecho de exclusiva.
-
FUNDAMENTOS DE DERECHO
-
Violación del derecho de marca
1.1. Marco legal
La violación en esta demanda debe determinarse de acuerdo con la Ley de Marcas de 1994. (...). Omissis.
-
Violación de la marca con arreglo a la Ley de 1938
Bajo la Ley de 1938, para determinar la violación, el Tribunal comparaba la marca tal y como estaba registrada con la marca tal y como era utilizada por el presunto infractor. Si había o no violación se determinaba contestando a la pregunta ¿«es la marca respecto a la cual se protesta similar y confundible» con la marca registrada? La jurisprudencia en que se interpretaba el artículo 4.1 de la Ley de 1938 y sus predecesores aclaraba que lo que contaba era la confusión respecto al origen de los productos o servicios a los que se aplica la marca ofensiva. Fundamentalmente, el Tribunal determinaría si, como resultado de las similitudes entre las marcas, productos o servicios a los que aplica la marca del presunto infractor, era probable que se pensara que derivaban de, o estaban conectadas con, el titular de la marca registrada. Para determinar si las marcas eran demasiado similares el Tribunal tendría en cuenta el «recuerdo imperfecto» (...) y consideraría si la «idea» o el impacto principal de las marcas era tan similar que la confusión era probable (...) Además, el examen era esencialmente práctico en el sentido de que el Tribunal no consideraría sólo la apariencia de las marcas, sino también su sonido. Si, de acuerdo con estos principios, las marcas eran demasiado similares, normalmente se produciría violación incluso si en el mercado el infractor tomó medidas para impedir que la confusión tuviera lugar, por ejemplo, poniendo indicaciones (disdaimers) en sus productos. De hecho, el titular podía no haber usado la marca de modo que la confusión en el mercado sería imposible, pero vencería en la demanda de violación al menos hasta que la marca fuera cancelada del registro por falta de uso. Por tanto, hasta ese punto, la marca creaba un monopolio que podía a veces ir más allá de lo estrictamente necesario para proteger los productos y reputación del titular. Sin embargo, la confusión que se buscaba era confusión respecto a la procedencia u origen de los productos. Era suficiente que la similitud entre las marcas hiciera creer al comprador que los productos del infractor estaban asociados con los productos o servicios del titular, por ejemplo que eran una extensión de la línea de productos hechos por el titular (...). Sin embargo, incluso en estos casos la asociación sería asociación respecto a la procedencia u origen. En esta demanda este tipo de confusión respecto al origen ha sido denominada por ambas partes como «violación clásica».
-
Violación bajo la Ley de 1994
Las partes están de acuerdo en que esta violación clásica por confusión respecto a la procedencia u origen de los productos o servicios constituye también violación en virtud del artículo 10 de la Ley de 1994. El demandante alega que existe ese tipo de violación clásica en este caso. Ésta es una cuestión a la que luego volveré. Sin embargo, el demandante va más allá. Dice que el artículo 10 de la Ley de 1994, en especial el artículo 10.2, incluye confusión en un sentido mucho más amplio. Afirma que el titular puede prevenir la mera asociación entre las marcas. Se alega que ahora existirá violación si, viendo la marca del demandado, ésta recuerda al consumidor a la marca del demandante incluso si no hay posibilidad de que el consumidor se equivoque respecto al origen de los productos. Ésta es una nueva concepción para los familiarizados con la Ley británica de Marcas.
Para ilustrar su argumento, Mr. Fysh (abogado de Wagamama) se refiere a las declaraciones de testigos. En éstas, varios miembros del público dicen, entre otras cosas, que al oír el nombre de Rajamama su primer pensamiento era sobre Wagamama, porque las denominaciones suenan similares. Mr. Fysh dice que incluso si las pruebas se parasen ahí, ese tipo de asociaciones debe sin más considerarse violación de la marca. Dice que es así incluso si el consumidor no tuviera ninguna duda al contemplar sólo las marcas de que son similares pero no conectadas. Este tipo de asociación en la cual no hay confusión sobre el origen pero en la que la marca infractora recuerda a la registrada la llamaré «asociación no de origen».
Los argumentos presentados en favor de este amplio ámbito de exclusiva están basados en los términos «un riesgo de confusión por parte del público que comprende el riesgo de asociación con la marca» que se encuentran al final del artículo 10.2. Mr. Fysh acepta que la referencia al riesgo de confusión cubre la violación clásica tal como ha sido descrita previamente, pero alega que sólo hay dos posibles interpretaciones de los términos finales «que comprende el riesgo de asociación con la marca». Bien, estas palabras no añaden nada al requisito de confusión y simplemente cumplen la función de aclarar que la asociación en el sentido clásico está incluida en el ámbito de la exclusiva, o bien es un precepto que tiene el efecto de extender la protección de la marca para cubrir la asociación no de origen. Afirma que esta última es la interpretación correcta, y en apoyo de este planteamiento presenta una serie de argumentos. En primer lugar, dice que aplicando los principios nacionales de interpretación de las marcas su interpretación es la correcta. En segundo lugar, presenta una serie de argumentos basados en los orígenes europeos de la Ley de 1994 en apoyo de la propuesta de que nuestra Ley de Marcas debe interpretarse de manera coherente con la ley de marcas del Benelux, donde la asociación no de origen ha sido aceptada desde hace años como una forma de violación de la marca. Considerase las dos vías de interpretación por separado.
-
La vía de interpretación nacional (Omisis)
Cuando se interpreta la Ley de 1994 debe tenerse en cuenta el contexto legislativo. La Ley se propone, entre otras cosas, incorporar la Directiva 89/104, de 21 de diciembre de 1988 (la Directiva de 1988). En especial, el artículo 10 de la Ley se propone incorporar el artículo 5 de la Directiva. La función del Tribunal es intentar descubrir la intención que está detrás de la utilización de las palabras por el legislador. Sería equivocado aplicar normas sobre interpretación desarrolladas durante un período en el cual prevalecía una filosofía de redacción (de las normas) cuando otra filosofía impera. En especial, resulta artificioso que el tribunal pretenda que cada palabra de una Ley moderna que se ha copiado más o menos literalmente de la Directiva había sido elegida con la economía que se creía que se aplicaba a la redacción de las normas británicas de origen exclusivamente doméstico. No hay base sobre la que el Tribunal pueda asumir que la Directiva fue redactada evitando la tautología. En consecuencia, no hay razón para concluir que las últimas diez palabras del artículo 10.2 hayan sido incluidas con el objeto de expandir el ámbito de la exclusiva.
De hecho, vista sólo desde el punto de vista lingüístico, el artículo 10.2 parece apuntar en la dirección contraria a la interpretación de Mr. Fysh. Si las palabras «riesgo de asociación con la marca» incluyen asociación no de origen, cubren también la violación clásica, es decir, riesgo de confusión. Sin embargo, si esto fuera así no tendría sentido incluir la referencia en el artículo 10.2 a riesgo de confusión, pues éste está comprendido dentro del riesgo de asociación. Por si fuera poco, es un uso poco común del lenguaje disponer que lo más pequeño (es decir, el riesgo de confusión) incluye a lo más grande (es decir, el riesgo de asociación) que parecería que dice el artículo si Mr. Fysh tiene razón.
Por tanto, es necesario considerar los otros argumentos de Mr. Fysh sobre la interpretación.
-
La vía de interpretación europea (...) Omisis.
Los términos «que incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca» en la Directiva se dice que derivan de la Ley de Marcas del Benelux, donde incluyen la asociación no de origen. Por tanto, Mr. Fysh dice que debe considerarse que estos términos tienen el mismo significado en la Ley de 1994 que en la Ley del Benelux. Hay tres argumentos que presenta para apoyar su postura. En primer lugar, dice que existe un documento que indica que los términos de la Directiva pretendían tener el mismo significado que él afirma. En segundo lugar, dice que tanto si existe un documento como si no, es comúnmente sabido que los términos fueron incluidos en la Directiva con...
-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba