El requisito de la representación gráfica: un límite de acceso al registro para las marcas no visuales

Autor:Blanca Torrubia Chalmeta
Páginas:389-416
RESUMEN

El artículo hace referencia al modo en que el sistema de registro de marcas, que proporciona seguridad y transparencia al mercado, ha acabado por condicionar (y, por tanto, limitar) el tipo de marcas que tienen acceso a él. En la actualidad, el requisito de la representación gráfica, y debido a la estructura de los Registros español y comunitario, supone para las marcas no visuales que éstas... (ver resumen completo)

 
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ADI 32 (2011-2012): 389-416
EL REQUISITO DE LA REPRESENTACIÓN
GRÁFICA: UN LÍMITE DE ACCESO AL REGISTRO
PARA LAS MARCAS NO VISUALES*
bl a n c a To r r u b i a ch a l m e T a **
RESUMEN
El artículo hace referencia al modo en que el sistema de registro de marcas, que pro-
porciona seguridad y transparencia al mercado, ha acabado por condicionar (y, por tanto,
limitar) el tipo de marcas que tienen acceso a él. En la actualidad, el requisito de la repre-
sentación gráfica, y debido a la estructura de los Registros español y comunitario, supone
para las marcas no visuales que éstas hayan de poseer, no sólo capacidad distintiva, sino
también capacidad de convertirse en visuales. El artículo presenta también el modelo de
Estados Unidos como ejemplo de estructura registral donde el modo de descripción de la
marca no limita el acceso a las no visuales y hace una consideración acerca de las ventajas
que comportaría el seguimiento de dicho modelo por la OMPI en el contexto del Tratado de
Singapur.
Palabras clave: Marcas no visuales, representación gráfica, acceso al registro.
ABSTRACT
The article discusses how the trademark registration system, which provides security
and transparency to the market, has conditioned (and thus limited) the type of signs that
have access to it. Currently, the graphical representation requirement, due to the Spanish
and European registers’ structure, causes that non-visual marks have to possess not only
distinctiveness, but also the ability to become visual capacity. The article presents the U.S.
model as an example of a registration scheme where the requirement for a description of the
mark does not restrict the access to non-visual signs. The article considers as well the bene-
fits that would follow if WIPO would adopt that model in the context of the Singapore Treaty.
Keywords: Non-visual marks, graphical representation, access to registration.
SumARIO: I. INTRODUCCIÓN: 1. el S i S T e m a r e G i S T r a l . 2. re G i S T r o y c o n c e P T o r e S T r i n G i d o d e m a r -
c a . 3. re G i S T r o y r e a l i d a d e X T r a r r e G i S T r a l .—II. SIGNOS QUE PUEDEN SER MARCA Y TRATA-
MIENTO DE LOS SIGNOS NO VISUALES POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN
EUROPEA: 1. el c o n c e P T o d e m a r c a e n l a d o c T r i n a d e l Tr i b u n a l d e JuST i c i a . 2. la i n T e r P r e T a c i ó n
d e l r e Q u i S i T o d e l a r e P r e S e n Ta c i ó n G r Á F i c a P o r e l TJue. 3. ma r c a S o l F aT i V a S . 4. ma r c a S S o n o r a S .
* Con mi agradecimiento a mi colega de los Estudios de Derecho de la UOC, el profesor Miquel
Pe G u e r a Po c h , por sus comentarios al borrador de este artículo.
** Profesora agregada de Derecho Mercantil de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Dirección
de correo electrónico: btorrubia@uoc.edu.
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390 BLANCA TORRUBIA CHALMETA. Elrequisitodelarepresentacióngráca:unlímite...
III. EL MODELO DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS NO VISUA-
LES: 1. Pre V i o . 2. re G l a S e S P e c í F i c a S Pa r a l a S m a r c a S S o n o r a S . 3. reG l a S e S P e c í F i c a S P a r a la S m u e S T r a S
d e m a r c a S o l F aT i V a S y G u S T aT i V a S . 4. la d o c T r i n a d e l a F u n c i o n a l i d a d .—IV. EL TRATADO DE SIN-
GAPUR, NUEVO PANORAMA, MISMO PROBLEMA.—V. LAS PROPUESTAS DEL INSTITUTO
MAX PLANCK.—VI. CONCLUSIONES.
I. INTRODUCCIÓN
1. el S i S T e m a r e G i S T r a l
En un sistema registral la adquisición de la titularidad y demás derechos
sobre un signo distintivo es consecuencia de su inscripción en el correspon-
diente registro, con independencia de que el signo haya sido usado con ante-
rioridad en el mercado. La inscripción tiene, por tanto, carácter constitutivo.
La adopción por un determinado sistema de marcas del registro como instru-
mento técnico-jurídico de selección y protección de las marcas permite cata-
logarlas, conocer sus vicisitudes (nulidad, caducidad, cesión, licencia, etc.)
y determinar con precisión qué sujetos pueden hacer efectivo el derecho de
exclusiva inherente a las mismas. El registro es un ltro de las marcas exis-
tentes en el mercado que opera tanto a priori —dado que cualquier marca
ha de superar el proceso registral y, en especial, las prohibiciones absolutas
y relativas de registro—, como a posteriori —puesto que la atribución de
la titularidad registral faculta al interesado para accionar contra las marcas
infractoras de su derecho, pudiendo hacer que éstas desaparezcan del merca-
do—. De este modo, el registro contribuye a dar seguridad y transparencia a
las decisiones y transacciones que ocurren en el mercado.
En un primer momento, el Derecho de marcas acogió el principio de prio-
ridad de uso, que atribuye los derechos sobre la marca a quien primero haya
hecho un uso efectivo de ella en el mercado 1 . De acuerdo con este principio,
la inscripción registral tiene carácter meramente declarativo, no constitutivo, y
el conicto entre un usuario anterior y el titular registral posterior, se resuelve
en favor del primero. Este principio evolucionará luego de modo que el mero
uso ya no será suciente para la adquisición de los derechos sobre la marca,
requiriéndose que tal uso haya hecho adquirir notoriedad al signo 2.
La Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de
marcas, acogió el registro como sistema de protección de las marcas. No
obstante, la propia Directiva señalaba en sus Considerandos de una parte,
que la misma no priva a los Estados miembros de la facultad de proteger las
marcas adquiridas por el uso, sino que se limita a regular las relaciones de es-
tas marcas con las adquiridas mediante registro. De otra parte, que los Esta-
dos miembros se reservan total libertad para establecer las disposiciones de
procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas
1 C. FERNÁNDEZ-NÓVOA, señala que la doctrina francesa clásica, basándose en el derecho común me-
dieval, mantenía que la marca corresponde al primer ocupante de la misma. Tratado sobre Derecho de Mar-
cas, Marcial Pons, 2004, pág. 79, con cita de ROUBIER (Le Droit de la Propriété Industrielle, t. I. núm. 17,
págs. 78-79), y BEIER (Grundfragen des französishchen Markenrechts, págs. 31 y sigs.).
2 Vid. la valoración de los sistemas registral y de uso de la marca que hace FERNÁNDEZ-NÓVOA en
Tratado... págs. 80-83.
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