El requisito de la novedad en el derecho de patentes británico

AutorLuis Gimeno Olcina
Cargo del AutorResearch Fellow, Intellectual Property Law Unit

(Comentario al asunto Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc., y otros contra H. N. Norton y otros, Sentencia del Tribunal Supremo británico (House of Lords) (199b) RPC, págs. 76 a 93)

  1. HECHOS

    Merrell Dow obtuvo en 1972 una patente de producto sobre la «terfenadina», un antihistamínico que tiene la indudable ventaja de no producir mareos como efecto secundario. Tras obtener dicha patente, Merrell Dow continuó sus investigaciones, descubrió que la falta de efectos secundarios se debe a que el fármaco es metabolizado por el hígado y analizó el metabolito. En 1980 Merrell Dow obtiene una segunda patente de producto cuya reivindicación número 24 era la composición química de dicho metabolito. En diciembre de 1992 la patente de la terfenadina caducó por expiración del plazo de duración y varias empresas farmacéuticas comenzaron a producir genéricos de dicho fármaco. Sin embargo, la patente del metabolito no caducará hasta el año 2000. Merrell Dow demandó a las empresas productoras de versiones genéricas de la «terfenadina», pues aunque la fabricación y exportación de dicho producto es lícita tras la expiración de la patente de la «terfenadina», la venta en el Reino Unido constituiría, según el demandante, una violación indirecta de la patente del metabolito en virtud del art. 60(2) de la Patents Act 1977 (PA), equivalente al artículo 51 de la ley española de 1986 (LP). Merrell Dow argumentaba que los demandados sabían que la administración de la «terfenadina» produciría automáticamente el metabolito en el organismo del paciente, y al vender la «terfenadina» estaban entregando medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma. Los demandados plantearon reconvención alegando que la patente era nula por falta de novedad en virtud de una utilización y de una descripción escrita. La controversia sobre la novedad de la patente llegó hasta el Tribunal Supremo británico, que decide revocar la patente al aceptar la descripción escrita como anticipación perjudicial para la novedad.

  2. FUNDAMENTOS DE DERECHO

    Lord Hoffmann escribe la decisión del Tribunal, con la que muestran su conformidad los otros Magistrados intervinientes.

    (...)

    1. Novedad

      En virtud del artículo 1.1.0) de la Ley de 1977, una de las condiciones para la concesión de una patente es que la invención debe ser nueva. El artículo 2 define lo que se quiere decir por nueva.

      Artículo 2. 1. Una invención se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica.

      2. El estado de la técnica en el caso de una invención se entiende que comprende todo aquello (bien un producto, un procedimiento, información acerca de cualquiera de éstos o cualquier otra cosa) que en cualquier momento antes de la fecha de prioridad de la invención se haya hecho accesible al público (bien en el Reino Unido o en otro lugar) mediante una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

      La Ley de 1977 fue aprobada para dar efecto al Convenio Europeo de Patentes (CPE). El artículo 130.7 dice que varios artículos, incluyendo el artículo 2, fueron «redactados de modo que tengan, en cuanto sea posible, los mismos efectos en el Reino Unido que las disposiciones correspondientes del [CPE]». La disposición que se corresponde con el artículo 2 es el artículo 54 [CPE].

      Artículo 54. 1. Se considera que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica.

      2. El estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente europea se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio.

      Por tanto, es obligación de los Tribunales del Reino Unido interpretar el artículo 2 de modo que, en cuanto sea posible, tenga el mismo efecto que el artículo 54. Con este objeto debe atenderse a las decisiones de la Oficina Europea de Patentes (OEP) sobre la interpretación del CPE. Estas decisiones no son estrictamente vinculantes para los Tribunales del Reino Unido, pero son de una gran autoridad persuasiva: en primer lugar, porque son decisiones de Tribunales especializados (las Cámaras de Recursos y la Gran Cámara de Recursos de la OEP) involucrados diariamente en la administración del CPE, y en segundo lugar, porque sería poco aconsejable que las disposiciones del CPE fueran interpretadas de modo diferente en la OPE y en los tribunales nacionales de un estado contratante.

    2. La invención

      Antes de entrar en la cuestión de si la invención era nueva debe clarificarse primero en qué consistía. La reivindicación 24 de la patente en cuestión cubría el ácido metabolito como producto. El alcance del monopolio conferido por una reivindicación de producto es definido por el artículo 60.1.a), que dispone que cuando la invención es un producto, una persona viola la patente si, sin el consentimiento del titular, «fabrica, vende, ofrece vender, usa o importa el producto o posee para la venta o con otros fines». Con este objeto no importa cómo se fabrica el producto o qué forma tiene. El monopolio cubre todo método de fabricación y toda forma que esté dentro de lo descrito en la reivindicación. De este modo la reivindicación 24 incluye tanto la fabricación del ácido metabolito en el hígado como su fabricación por un procedimiento sintético, en el cuerpo además de aisladamente. Tampoco importa si el infractor sabe que está fabricando, usando, etc., el producto patentado. La responsabilidad es objetiva.

      El corolario de este principio es que la novedad de la invención debe corresponderse con el monopolio. Si hay algún método de fabricación o forma del producto que es parte del estado de la técnica entonces la invención no es nueva hasta tal punto (...).

      En este caso, los demandados no tendrían objeción a una reivindicación de la sintetización del ácido metabolito o al producto aislado. El único aspecto en el que afirman que no es nueva es cuando se produce por la «terfenadina» como parte del cuerpo humano. (...) En el resto de esta decisión cuando hablo de la invención me refiero, por tanto, a la fabricación del ácido metabolito dentro del cuerpo humano producida por la ingestión de la «terfenadina».

    3. La respuesta intuitiva

      Mr. Thorley QC, que representa a Merrell Dow, reconoce de modo realista que la respuesta intuitiva de un abogado de patentes del Reino Unido a esta reivindicación es probablemente la incredulidad. Una patente se concede para una invención nueva, pero en 1980 no había nada nuevo en la «terfenadina». Información completa sobre su composición química y forma de utilización había sido publicada en su documento de patente en 1972. De hecho, los participantes en pruebas clínicas habían tomado el medicamento. La fabricación y la utilización de la «terfenadina» era, por tanto, parte del estado de la técnica. ¿Qué era lo que el ácido metabolito enseñaba a una persona utilizando la «terfenadina»? Le daba alguna información sobre cómo funciona el producto en cuanto a las reacciones químicas dentro del organismo, pero no le permitía hacer nada que no hubiera hecho con anterioridad.

      ¿Por qué, por tanto, debería conferir una patente posterior el derecho a prohibir a terceros hacer lo que hacían anteriormente? Desde que el poder de la Corona para la concesión de monopolios fue limitado por el Parlamento y los tribunales a principios del siglo XVII ha sido principio básico del derecho de patentes del Reino Unido que la Corona no puede conceder una patente que permitiría a su titular prohibir a otro comerciante hacer algo que ya hacía con anterioridad. En este caso ocurre que Merrell Dow es titular de la patente de la «terfenadina» y de la patente del ácido metabolito. El problema, por tanto, no apareció hasta que la primera patente caducó, pero el argumento hubiera sido exactamente el mismo si otro hubiera descubierto y patentado el ácido metabolito. Si Mr. Thorley tiene razón hubiera tenido derecho a impedir que Merrell Dow vendiera la terfenadina.

      Otras consecuencias extraordinarias fueron discutidas en la argumentación. Alguien descubre un compuesto químico interesante y lo patenta. Posteriormente se descubre que este compuesto químico es producido en una forma temporal e inestable durante la cocción de un plato muy conocido de acuerdo con una receta de Elisabeth David. ¿Puede el titular demandar a cualquiera que utilice la receta comercialmente? Ejemplos reforzando la propia incredulidad inicial podrían reproducirse en extenso.

      Mr. Thorley ataca estos argumentos frontalmente. Dice que la Ley de 1977 acabó con principios tradicionales del derecho de patentes del Reino Unido. Bajo el CPE ya no es el caso que una patente no permita a su titular impedir a alguien hacer algo que hacía con anterioridad. Según la definición del estado de la técnica del artículo 2.2 no es suficiente que algo haya debido ser hecho con anterioridad. Se requiere que se haya puesto a disposición del público información sobre lo que se estaba haciendo. En este caso, Mr. Thorley dice que no se había puesto a disposición del público ninguna información sobre el ácido metabolito antes de la fecha de prioridad de la segunda patente. El Parlamento, dice Mr. Thorley, era consciente de que este cambio de principios produciría complicaciones y anomalías y previo hasta cierto punto para dichos casos en el artículo 64 de la Ley de 1977, que concede a la persona que antes de la fecha de prioridad estaba fabricando o haciendo preparativos serios y efectivos para llevar a cabo un acto que después sería violación si la patente estuviera en vigor, un derecho personal a continuar haciendo dicho acto. Pero el artículo está redactado en términos restrictivos y no tiene aplicación en este caso, pues ninguno de los demandados estaba comercializando la «terfenadina» antes de la fecha de prioridad de la patente del ácido metabolito. Sin embargo, Mr. Thorley dice que la mera existencia del artículo 64 muestra que el Parlamento reconoció que el...

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