Facultades de exclusiva y reproche de deslealtad en la elección y utilización de denominaciones sociales

Autor:José Ramón Salelles
Cargo del Autor:Profesor Titular de Derecho mercantil. Universitat Pompeu Fabra
Páginas:241-287
RESUMEN

I. Introducción. II. Identificación y transparencia en el mercado. Breves consideraciones sobre el régimen jurídico aplicable. III. Juicio de identidad y riesgo de confusión. a) Conflicto entre signo distintivo prioritario y denominación social. b) (Sigue) el tratamiento preventivo del conflicto; la consideración de los signos distintivos... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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I Introducción

La concurrencia de diversos estatutos jurídicos en la protección de lo que sin dificultad puede presentarse en términos económicos como una exigencia impuesta por el desarrollo de las transacciones en el mercado destinada a la identificación de los sujetos y de su actividad mediante signos revela, sin duda, la oportunidad de precisar sus límites. Esta tarea, en lo que tiene de determinación de los contornos de los diferentes conjuntos normativos aplicables, puede ser abordada desde diversas perspectivas según el régimen que se considera y la finalidad que con el mismo se pretende, y no puede desatender el dinamismo exigido a las normas por las particulares necesidades de protección advertidas en la realidad económica a la que se destinan. Si, de un lado, y como es sabido, no ha pasado desapercibida en relación con el empleo de los signos en el tráfico la concurrencia del derecho de los signos distintivos y del derecho de autor, a partir de los presupuestos a los que desde cada uno de los estatutos se condiciona la tutela brindada, sustancialmente referidos a la especialidad y a la condición de obra original, de otro lado, ha merecido una consideración específica la valoración de la relación entre el derecho de los signos distintivos y el derecho contra la competencia desleal, sinPage 242 que haya dejado de considerarse, en fin, y en un ámbito que incide en el temario propio del derecho de sociedades, el modo en que la elección y utilización de la denominación social puede quedar comprendida por las facultades de exclusiva típicamente atribuidas para la tutela de aquéllos. Es en este último ámbito en el que en este momento interesa detener la atención para examinar el conflicto entre los signos distintivos, a partir de la genérica referencia a las marcas, y de las particularidades que resul-1 tan del mantenimiento expreso como categoría de los nombres comerciales, y la denominación social de conformidad con la nueva Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), sin perder de vista su repercusión sobre el espacio que ha venido correspondiendo en el tratamiento del mismo al derecho de sociedades y a la legislación contra la competencia desleal.

De la proximidad existente entre estos diversos estatutos es sin duda buena muestra que en el estudio del régimen normativo contra la competencia desleal sistemáticamente la protección de la denominación social se haya presentado en el grupo de casos referidos a los actos de confusión como actos de competencia desleal (art. 6 Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, LCD)1, el recurrente recurso en la práctic y en la jurisprudencia a este régimen en relación con la infracción de derecho sobre los signos distintivos, o la afirmación de la deslealtad de la publicidad que haga un uso injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de otras empresas [art. 6.b) Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, LGP]. Esta percepción se refuerza si se atiende a la reciente reforma del derecho de los signos distintivos llevada a cabo de conformidad con la Primera Directiva 89/104 del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, el Reglamento 40/1994 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y con los desarrollos habidos en la legislación internacional2; la existencia de una denominación o razón social de una persona jurídica permite fundar una prohibición relativa de registro [art. 9A.d) LM], la notoriedad o renombre de una marca o nombre comercial puede incidir sobre el otorgamiento de una denominación de una persona jurídica (Disp. Ad. 14.ª LM), puede imponerse el cambio de una denominación social por violación del derecho de marca (Disp. Ad. 17.ª LM) y se incluye entre los límites de protección otorgada al titular de la marca el uso del nombre conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial [art. 37.1.c) LM]. Esta convergencia de disposiciones sobre una determinada realidad no puede llevar a ignorar, sin embargo, la diversidad de orientaciones que las inspira. Si el derecho de sociedades puede en términos generales presentarse como el derecho de agrupaciones privadas constituidas nego-Page 243cialmente para el logro de una finalidad común3, que hace de la identificación de la persona jurídica creada una circunstancia relevante, determinada en buena medida por su carácter externo (art. 241 CCom)4, de marcada subjetividad en las sociedades de personas (arts. 126 y 147 CCom), y como mención necesaria de los estatutos de las sociedades de capital, cuya omisión como conviene recordar puede dar lugar a su nulidad [arts. 34A.b) LSA y 16.1.e) LSRL], el derecho de los signos distintivos se configura, en cambio, y con carácter general, como un sistema destinado a tutelar la relación de un signo con un producto o servicio y las distintas funciones que de esta particular relación se desprenden: la indicación de su origen empresarial, así como de las características y el nivel de calidad de los productos y servicios identificados y, en su caso, la reputación con la que puedan contar en el mercado y también su capacidad para crearla5. La falta de relevancia jurídica del signo hasta que tales representaciones se perciban por el consumidor explica en buena medida la estrecha relación existente entre el derecho de los signos distintivos y el derecho contra la competencia desleal6. Es bastante tener en cuenta en lo que en este momento interesa destacar que este último tiene como bien jurídico protegido la competencia y, en particular, la competencia económica, como principio de política institucional, pero también como principio normativo ordenador de la conducta de quienes intervienen en el mercado, para reprochar las prácticas que puedan falsear el proceso de toma de decisiones en su seno, en cuanto exigencia de transparencia y como manifestación de su indudable relevancia para el correcto funcionamiento del sistema económico7.

El modo en que estos diferentes estatutos inciden sobre la relación entre los signos distintivos y la denominación social ha de ser entonces examinado sin contar con una valoración doctrinal pacífica ni con un criterio uniforme en la jurisprudencia, que han oscilado en la determinación del alcance de la protección brindada a los titulares de aquéllos, y en el manejo de categorías generales como el abuso del derecho o el fraude de ley, con aproximaciones en las que no han sido precisamente menores las razones de orden práctico atendidas según los casos, y conPage 244 no pocas implicaciones en el plano de política legislativa, como por lo demás ha tenido ocasión de revelar la reciente Ley de Marcas. Esta diversidad de orientaciones no ha dejado de tener consecuencias si se considera la pretensión básicamente interpuesta en este ámbito. Al amparo del derecho de los signos distintivos y de la legislación contra la competencia desleal se ha venido pretendiendo el cese en el uso y la modificación de la denominación social adoptada, lo que ha hecho en la práctica aconsejable solicitar además de la preceptiva certificación negativa del Registro Mercantil Central, un examen de anterioridades en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) o en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)8, sin que, de otro lado, haya dejado de indicarse la oportunidad de instar la inscripción de la denominación como signo distintivo9. Por lo demás, esta pretensión ha sido con frecuencia reveladora de un modo de proceder que no siempre puede ser tenido como expresión de lealtad en el tráfico10, y que en el mejor de los casos no deja de ser manifestación de una errónea creencia sobre el preciso alcance de aquella certificación11, y ha merecido una diferente valoración por la jurisprudencia al conocer de las reclamaciones interpuestas por los titulares de los signos distintivosl2. Como podía razonablemente espe-Page 245rarse en este contexto, la reforma del derecho de los signos distintivos ha abordado este conflicto, en lo que sin duda puede tenerse como muestra del sentido con el que estos últimos se contemplan13, y sin dejar de repercutir sobre los estatutos jurídicos aplicables. La ampliación del ámbito de aplicación del derecho de los signos distintivos en su tratamiento para brindar al titular de un signo distintivo notorio o renombrado, pero también de una denominación social, una protección específica en su seno, no puede presentarse separada del fortalecimiento de la posición exclusiva que en aquélla se pretende, y se proyecta de diferente modo sobre el alcance con el que ha venido aplicándose en este ámbito el derecho de sociedades, introduciendo parámetros de enjuiciamiento ajenos a su sistema, y la legislación contra la competencia desleal, restringiendo en alguna medida su esfera de eficacia. La prohibición impuesta a los órganos regístrales competentes de otorgar denominaciones de personas jurídicas que puedan originar confusión con una marca o nombre comercial notorios o renombrados, y la posible disolución de pleno derecho ; la sociedad por violación del derecho de marca cuando judicialmente fuera impuesto el cambio de denominación social (Disps. Ads. 14.ª y 17.ª LM), de un lado, y, de otro, el derecho de oposición reconocido al titular de una denominación o razón social que identifique en el tráfico a una persona distinta del solicitante antes de la fecha de presentación o...

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