La representación de la marca en las propuestas comunitarias
| Autor | José Manuel Otero Lastres |
| Páginas | 417-428 |
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La Comisión Europea ha publicado en fecha reciente las Propuestas de modificación de la Directiva y del Reglamento en materia de marcas. Cuando se conviertan en textos definitivos, el Derecho de marcas, tanto el europeo como
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el de los Estado miembros, experimentará un cambio significativo en diversos aspectos. De las modificaciones previstas en las Propuestas, la que ahora me interesa es el que se refiere a la representación del signo.
Como es sabido, hasta ahora tanto la definición de marca del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE, como la del artículo 6 del Reglamento (CE) núm. 207/2009 establecen que podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica. Esta exigencia, que figura en el propio concepto de marca, suscitó problemas interpretativos y se propone su modificación.
En efecto, en el punto 5.3 (Aumento de la Seguridad Jurídica) de la Exposición de Motivos de la Propuesta de Reglamento, se critica el requisito de la representación gráfica indicando que ha quedado obsoleto y crea una gran inseguridad jurídica respecto de la representación de ciertas marcas no tradicionales, como pueden ser los sonidos. Y se añade: «En este último supuesto, una representación distinta de la gráfica (p. Ej., mediante un archivo de sonido) puede incluso ser preferible, pues permite una identificación más exacta de la marca y, por tanto, contribuye al objetivo de una mayor seguridad jurídica».
El diagnóstico de las Propuestas es acertado: exigir que el signo tenga que ser representable gráficamente ha dado lugar a incertidumbres que producen inseguridad jurídica. En este sentido, en un trabajo que publiqué en el año 1999 ya criticaba este requisito y decía entonces textualmente: «la exigencia del requisito de la susceptibilidad de representación gráfica, además de limitar los distintivos que pueden constituir marca, pueden dar lugar a la paradoja de que figure en la futura ley una definición de marca menos moderna y avanzada que la de la ley que se pretende reformar. En efecto, al contrario de lo que sucede con la definición del vigente artículo 1, el concepto de marca que propone el Anteproyecto impediría que pudiera registrarse como marca un “olor", aun cuando sirviese para distinguir en el mercado un producto o servicio de los demás productos o servicios» 1.
Si ya en 1999 propugnaba su eliminación, es lógico que aplauda que se abandone este requisito y que se busque otra solución. Pero el problema que se plantea una vez que se ha optado por modificar de este requisito es si se acierta al establecer el que viene a sustituirlo. Los textos de las Propuestas hablan ahora de signos que puedan «ser representados de manera tal que permita a las auto-ridades competentes y al público en general determinar el objeto preciso de la protección otorgada a su titular».
En las líneas que siguen voy a valorar si la nueva redacción de las Propuestas mejora la actualmente en vigor de la representación gráfica. Aunque adelanto ya que, en mi opinión, la sustitución del requisito de la representación gráfica por esa otra representación que exige que la marca se represente de manera tal que permita a las autoridades competentes y al público en general determinar la marca protegida, empeora notablemente lo anterior. En la medida en que con la nueva representación se pretende sobre todo identificar el signo, podría hablarse de una «representación identificativa», que vendría a sustituir a la representación gráfica.
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Para tener una idea acabada del alcance de la modificación que se propone, es necesario referirse, brevemente, a la representación gráfica de los textos en vigor. En relación con el requisito actual de la representación gráfica, son dos los puntos que presentan mayor interés, a saber: el significado del requisito y su emplazamiento sistemático.
El artículo 2 de la Directiva y el 4 del Reglamento establecen que podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica. Esta frase es menos clara de lo que pudiera parecer en un principio. En sí misma considerada, la expresión «representación gráfica» sugiera la idea de «hacer presente» algo, en este caso un signo, por medio de líneas o figuras. El problema se plantea cuando se pone en relación la expresión «representación gráfica» con los sentidos a través de los cuales se pueden percibir las realidades que pueden constituir la marca. Porque al omitir la ley toda referencia a los sentidos a través de los cuales puede percibirse la marca, la expresión representación gráfica que parecía bastante clara se convierte en una frase necesitada de interpretación.
En efecto, si las marcas solamente pudieran consistir en palabras, incluidos los nombres de las personas, dibujos, letras, cifras, la forma del producto o la de su presentación, como resulta de la relación enunciativa de signos que contiene la definición legal de marca, la frase «representación gráfica» sería suficiente en sí misma para captar y hacer perceptible sin ninguna dificultad la realidad de esos signos. Es decir, si sólo pudieran constituir marca los signos que se acaban de mencionar, no se plantearía problema alguno con la representación gráfica, porque todos ellos se pueden representar por medio de líneas y figuras. El problema se plantea con otros signos distintos de los expresamente reseñados en la definición, como los sonidos o los olores, respecto de los cuales los límites del significado gramatical de «representación gráfica» podrían resultar sobrepasados.
Es verdad que en el texto de la vigente definición de marca hay coherencia entre los signos que se enumeran y la aptitud de todos ellos para ser representables gráficamente. Pero como no se dice nada en la definición sobre los sentidos a través de los cuales pueden percibirse los signos y a esto se añade que dicha enumeración de los signos es ejemplificativa, esta doble circunstancia hace que pueda suscitarse la duda de si ciertos signos son o no representables gráficamente. Dicho de otra manera, no se habría suscitado cuestión alguna con la representación gráfica, si la enumeración de los signos en la definición fuese taxativa o si, en el caso de ser enunciativa, se especificasen los sentidos aptos para percibir los signos que pueden constituir una marca. Pero el legislador fue inicialmente generoso al delimitar con amplitud los signos que pueden constituir una marca (con la enumeración enunciativa y la omisión de toda referencia directa a los sentidos aptos para percibirla), pero luego fue restrictivo al exigir que todos ellos tuvieran que ser representables gráficamente.
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Y claro, hubo quien solicitó el registro como marca de un signo que no figuraba entre los mencionados enunciativamente en la definición, concretamente un olor, y como no se especificaban los sentidos a través de los cuales podían ser percibidos, eso acabó por plantear la cuestión de si el olor solicitado era representable gráficamente. Sobre el alcance de la representación gráfica a los efectos de la registrabilidad de un olor es muy conocido el caso Sieckmann, asunto C-273/00, sobre el que versa la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de diciembre de 2002. En el caso resuelto por esta sentencia el TJUE emitió una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 2 de la Directiva 89/104/CEE de marcas en la que dio respuesta a las dos cuestiones que le planteó el Bundespatentgericht.
Ambas cuestiones se suscitaron porque el señor Sieckmann intentó registrar una marca olfativa para distinguir servicios de las clases 35, 41 y 42. En la solicitud de la marca rellenó el apartado «representación de la marca» del siguiente modo: «Se solicita el registro de la marca olfativa depositada en la Deutsches Patent- und Markenamt para la sustancia química pura cinamato de metilo (éster metílico del ácido cinámico), cuya fórmula estructural se reproduce a continuación. También se pueden obtener muestras de esta marca olfativa dirigiéndose a los laboratorios locales a través de las páginas amarillas de Deutsche Telekom AG o, por ejemplo, en la empresa E. Merck en Darmstadt. C6H5-CH=CHCOOCH3». Junto a la solicitud, el señor Sieckmann presentó una muestra de olor en un recipiente, y añadió...
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