Reflexiones sobre el reenvasado de productos de marca a la luz del actual derecho comunitario de marcas
| Autor | Alberto Casado Cervino y Begoña Cerro Prada |
| Cargo del Autor | Doctor en Derecho - Licenciada en Derecho |
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INTRODUCCIÓN
En su labor de interpretación de las condiciones en que el ejercicio del derecho de marca es compatible con los principios del ordenamiento jurídico comunitario, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJCE) se ha pronunciado, entre otras muchas cuestiones, acerca de la posibilidad de que el titular de una marca protegida en un Estado miembro de la Unión ejercite su derecho de exclusiva contra un importador que adquiere un producto de marca lícitamente comercializado por su titular y que posteriormente distribuye dicho producto tras haberlo sometido a una operación de reenvasado.
La cuestión del cambio de envase de los productos de marca ha vuelto a adquirir relieve como consecuencia del planteamiento ante el Tribunal de Justicia de tres cuestiones prejudiciales relativas a la problemática del reenvasado. Estas cuestiones fueron sometidas al Tribunal en 1993 por dos órganos judiciales daneses, y aún no han sido resueltas por el alto Tribunal comunitario.
Desde nuestro punto de vista, en el momento de abordar su decisión el Tribunal deberá tener presente no sólo su doctrina anterior sentada en la sentencia Hoffmann-La Roche contra Centrafarm(1) y consolidada posteriormente en la sentencia Pfizer contra Eurim Pham (2), sino también su reciente doctrina sobre la naturaleza y funciones del derecho de marca. Asimismo, deberá considerar los principios que informan el nuevo Derecho comunitario de marcas. En nuestro criterio, estos elementos surgidos con posterioridad a las decisiones jurisprudenciales sobre reenvasado de productos justificarían que esta cuestión cobre nueva actualidad y merezca una reflexión ulterior.
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LAS NUEVAS CUESTIONES PREJUDICIALES SOBRE REENVASADO DE PRODUCTOS DE MARCA
Las tres cuestiones prejudiciales sometidas al TJCE por el Soog Handelsretten (asuntos C-427/93-1 y C-429/93-1) y por el Hojesteret de Copenhague (asunto C-436/93-1) plantean la compatibilidad con el Derecho comunitario del ejercicio del derecho de marca en un supuesto concreto. Se trata de saber si la empresa titular de una marca, que ha comercializado una mercancía en un Estado miembro con dicha marca, puede oponerse a que un tercero, tras reenvasar el producto original del titular de la marca, coloque la marca sobre los productos reenvasados sin el consentimiento del titular.
Las cuestiones prejudiciales se producen en el desarrollo de tres procesos que enfrentan, respectivamente, a las empresas Bristol-Myers Squibb (C-427/93-1); C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG y Boehringer Ingelheim A/S (C-429/93-1), y Bayer Aktiengesellschaft y Bayer Danmark A/S (C-436/93-1) contra la empresa Paranova A/S, por motivo de la utilización de diversas marcas para la comercialización de productos farmacéuticos.
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Motivos que han generado las cuestiones prejudiciales 1.1. Bristol-Myers Squibb contra Paranova AIS (asunto C-427/93-1)
La empresa demandante (Bristol-Myers Squibb) es titular registral en Dinamarca de las marcas de cinco productos farmacéuticos con distintas indicaciones terapéuticas, a saber: CAPOTEN (preparado destinado a disminuir la tensión arterial, que se presenta en pastillas), MYCOSTATIN (compuesto contra las mucosis bucales), VEPESID (producto contra el cáncer que se presenta en forma de concentrado de infusión), VUMON (producto contra el cáncer presentado en forma de concentrado de infusión en pequeñas ampollas) y DICLOCIL (antibiótico para las infecciones). Dichos productos se fabrican y se envasan bajo el control y la responsabilidad permanente de la empresa demandante en diversos países de la Comunidad.
La empresa demandada, Paranova A/S, adquirió en otro país de la Unión, para su registro y venta en Dinamarca, unas partidas de los cinco productos mencionados, fabricados por la demandante (o por una sociedad vinculada a ésta) para venderlos en otros países. La parte demandada reenvasó las mercancías originales con sus propios envases. En el caso del MYCOSTATIN, la demandada incorporó un vaporizador que no formaba parte del envase original. En lo que se refiere al VEPESID y al VUMON, la demandada incluyó nuevos prospectos, redactados en varias lenguas escandinavas. En los envases puestos por la demandada figura «Bristol-Squibb» como fabricante.
1.2. C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG y Boehringer Ingelheim AIS contra Paranova AIS (asunto C-429/93-1)
Las empresas demandantes (C. H. Boehringer Sohn, Boehringer Ingelheim KG y Boehringer Ingelheim A/S) son titulares registrales o, en el caso de la tercera empresa, licenciataria exclusiva en Dinamarca de las marcas de cuatro productos farmacéuticos (ATROVENT, BERO-DUAL, BEROTEC y CATAPRESAN). Los tres primeros medicamentos están especialmente indicados para el tratamiento del asma bronquial y se presentan en forma de inhalador. Por su parte, el producto farmacéutico CATAPRESAN es utilizado en casos de hipertensión arterial y se presenta en comprimidos envasados en alveolos. Como en el asunto anterior, dichos productos se fabrican y se envasan bajo el control y la responsabilidad permanente de las empresas demandantes en diversos países de la Comunidad.
La empresa demandada adquirió los cuatro productos mencionados para su registro y venta en Dinamarca. Estos productos habían sido fabricados por la demandante Boehringer Ingelheim KG para venderlos en otros países. La parte demandada reenvasó las mercancías originales con sus propios envases. En lo que se refiere al BERODUAL y al BEROTEC, la demandada incluyó nuevos prospectos, redactados en varias lenguas escandinavas. En los envases puestos por la demandada figura «Boehringer Ingelheim» como fabricante.
1.3. Bayer Aktiengesellschaft y Bayer Danmark contra Paranova AIS (asunto C-436/93-1)
Las empresas apelantes (Bayer Aktiengesellschaft y Bayer Danmark A/S) son, respectivamente, un importante fabricante de productos farmacéuticos y su filial danesa encargada de la distribución de los medicamentos de la sociedad matriz en Dinamarca. El medicamento a que se refiere este litigioso es ADALAT, un producto contra las enfermedades cardíacas y cadiovasculares cuya marca registrada en Dinamarca pertenece a la empresa matriz Bayer.
Durante algunos años la filial Bayer Danmark A/S comercializó el producto en envases de 30 y 100 unidades. Los envases de 30 unidades están provistos de un estuche externo que contiene tres placas alveolares de 10 comprimidos cada una. Los envases de 100 unidades contienen 10 placas alveolares de 10 comprimidos cada una. Desde 1990 sólo se comercializan los envases de 100 unidades. En el envase figura la denominación «Adalat 20 mg» sobre fondo rojo y la marca está provista de la sigla «R» inscrita en un círculo, que hace referencia a la protección de las marcas.
El producto ADALAT de la empresa Bayer Aktiengesellschaft se vende en otros países en envases análogos a los utilizados en Dinamarca. En cambio, las dimensiones de los envases difieren con frecuencia. Los precios de venta del ADALAT en los distintos países de la Unión varían considerablemente, lo que ha dado lugar a un gran número de importaciones paralelas.
La empresa apelada, Paranova A/S, comunicó a todos los mayoristas de medicamentos que podría ofrecer una serie de medicamentos, y entre ellos «Adalat 20 mg» en envase de 100 unidades. Asimismo, esta empresa comunicó por escrito a Bayer Danmark A/S que, desde la misma fecha del escrito, comercializaría el ADALAT. La empresa apelada indicó que los comprimidos ADALAT comercializados por ella en Dinamarca eran importados de Grecia (país donde el precio del medicamento es menor) en envases Bayer, comercializados en Grecia por la empresa «Bayer Epifa A. E.», que contenían 30 comprimidos distribuidos en tres placas.
En el envase utilizado por el apelado figuran, entre otras menciones, la denominación «Adalat» seguida de la mención «20 mg» y del nombre «Nifedipin» (principio activo), todo sobre fondo blanco; en la parte superior figura el número de identificación del producto y en la parte inferior la mención «fabricante: Bayer», y debajo, sobre fondo azul, «importado y reenvasado por Paranova, Copenhague».
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Cuestiones jurídicas sometidas al Tribunal
Como factor de naturaleza previa debe señalarse que en ninguno de los asuntos planteados ha existido un consentimiento, ni expreso ni tácito, de las demandantes para que la demandada fabrique o envase productos comercializados por las demandantes, o utilice marcas de las que éstas son titulares. Por este motivo, la cuestión fundamental que se somete al TJCE en los tres supuestos es la de saber si las demandantes, en su calidad de titulares de las marcas, gozan de la protección conferida por el derecho de marca para impedir la venta por la demandada de los productos de la demandante, una vez que los mismos han sido objeto de importación paralela y comercializados, tras el reenvase y colocación de la marca y del nombre del fabricante sobre el nuevo envase.
En sus resoluciones relativas al planteamiento de las cuestiones prejudiciales, los órganos judiciales daneses solicitan al TJCE que se pronuncie con carácter prejudicial sobre la interpretación del artículo 7 de la Primera Directiva del Consejo (DM), de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (3). Dicha disposición establece en su párrafo primero el principio de agotamiento del derecho de marca; y en su párrafo segundo la excepción al agotamiento cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos. La interpretación solicitada al TJCE gira en torno al problema de si, una vez adoptada la Primera Directiva de Marcas, y teniendo en cuenta el tenor literal de su artículo 7.2, el titular de la marca dispone o no de la facultad de oponerse a la comercialización de sus productos con su marca por un tercero, cuando dichos productos han sido objeto de un reenvasado por este tercero.
En cada uno de los asuntos...
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