Algunas reflexiones sobre el riesgo de confusión y el riesgo de asociación entre marcas en el Derecho español y comunitario

AutorAlberto Casado Cervino
Cargo del AutorVicepresidente de la OAMI
Páginas21-41

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I El riesgo de confusión en la normativa comunitaria

La protección contra el riesgo de confusión constituye el objeto esencial del Derecho de marca1. Cuanto mayor sea la protección que un sistema legal prevea contra el registro y utilización por terceros de signos confundibles con marcas ya registradas, mayor será el alcance del derecho exclusivo que otorgue la marca. Como ha señalado el profesor FERNÁNDEZ-NÓVOA2, la existencia de un riesgo de confusión con otra u otras marcas es «el parámetro fundamental que determina el ámbito del derecho subjetivo de marca». Y en este mismo sentido, en el décimo considerandoPage 22 de la Directiva de marcas \ el legislador comunitario determinó con exactitud que el riesgo de confusión «constituye la condición específica» de la protección proporcionada por la marca.3

La figura del riesgo de confusión —y del riesgo de asociación— se recogen con cierto detalle en la Directiva de Marcas de 1988 (DM) y en el Reglamento sobre la marca comunitaria (RMC)4. En efecto, el artículo 4 de la Directiva, que establece las causas de denegación o de nulidad de una marca por conflictos con derechos anteriores, en su primer apartado dice que: «El registro de una marca será denegado o, si está registrada podrá declararse su nulidad: a) cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos o se/vicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior; b) cuando por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior [...]». Y el artículo 5.1 de la Directiva que regula el contenido del derecho, por su parte dispone que el titular de una marca goza, entre otras, de la posibilidad de «prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico: a) de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca está registrada; b) de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique por parte del público un riesgo de confusión, que comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca». Por lo que al Reglamento sobre la marca comunitaria se refiere, en el artículo 8.1 dentro de los motivos de denegación relativos y en el artículo 9.1 en el ámbito de los derechos conferidos por la marca comunitaria utiliza los mismos términos que la Directiva.

De la lectura de los artículos citados puede concluirse que las normas prevén la posibilidad de que surja cualquiera de las siguientes situaciones; a saber: identidad del signo con la marca anterior e identidad de los productos o servicios; identidad del signo con la marca anterior y semejanza de los productos o servicios; semejanza entre el signo y la marca anterior e identidad de los productos o servicios; semejanza entre el signo y la marca anterior y semejanza entre los productos o servicios. Salvo en el caso de identidad entre la marca y el signo y los productos o servicios, en las demás situaciones existiría para el público un riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

Pues bien, de los supuestos posibles, parece evidente que el primero de ellos, esto es, la identidad tanto de los signos confrontados como de los productos o servicios individualizados por las marcas no debería plan-Page 23tear ninguna duda al juez5. La protección que ofrece la marca registrada en ese supuesto es absoluta cualesquiera que sean los otros factores accesorios que puedan concurrir en cada caso. Así lo señala la Directiva y el Reglamento comunitario. El considerando décimo de la DM y el séptimo considerando del RMC expresamente indican que «[...] la protección conferida por la marca registrada [...] es absoluta en caso de identidad entre la marca y el signo y entre los productos o servicios [...]». El supuesto de la identidad de signos e identidad de productos aparece, además, recogido en los artículos 8.1.a) RMC y 4.1.a) DM (causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores) y 9.1.a) RMC y 5.1.a) DM (derechos conferidos por la marca) de la Directiva. Del análisis de esta norma se desprende sin lugar a equívocos que en el supuesto de identidad de signos y de productos o servicios el Derecho comunitario otorga al titular de la marca registrada anterior una facultad de prohibición absoluta, sin que sea precisa la existencia de riesgo de confusión para el público de los consumidores6.

Es, pues, en el supuesto en que no haya plena identidad [art. 8.1.6) y 9.1.6) RMC y 4.1.6) y 5.1.6) DM], cuando la norma requiere que exista riesgo de confusión para el público de los consumidores. La distinción responde perfectamente al equilibrio de los intereses en juego, ya que es evidente que si se permitiese la convivencia en el mercado de dos signos iguales para distinguir productos o servicios iguales siempre existiría una fuente de conflicto para todas las partes implicadas. Situación que no tiene que producirse en la hipótesis de que sólo existan semejanzas.

No obstante lo anterior, las normas comunitarias examinadas introducen una importante excepción a las reglas que acabamos de examinar. En efecto, los artículos 4, apartados 3 y 4.a), y 5, apartado 2, DM, que prevén una excepción a la regla de la especialidad respecto de las marcas renombradas, establecen que el titular de la marca renombrada podrá oponerse a la concesión de una marca idéntica o similar a la marca renombrada, solicitar su nulidad si ya estuviese registrada e impedir su uso a terceros, incluso en el supuesto de conflicto con marcas que no individualizan productos o servicios idénticos o similares. En este caso, la pretensión del titular registral de la marca renombrada podría prosperar sin necesidad de que exista riesgo de confusión, siempre y cuando el intento de registrar o usar la marca posterior tuviere o pudiese tener por objeto obtener una desventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o pudiese causar perjuicio a los mismos. En simi-Page 24lares términos se manifiesta, por otra parte, el apartado 5 del artículo 8 del RMC.

Debe señalarse que el fundamento de esta quiebra del principio de especialidad no es la existencia de un riesgo de confusión, que, como ya he dicho, puede no existir, sino el intento del tercero de aprovecharse de la fama y reputación condensada en el signo renombrado. El tercero que usa o solicita una marca confundible con la marca de renombre pretende normalmente obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca. Por otro lado, y este aspecto es muy importante, la figura de la marca renombrada permite proteger al titular de la marca frente al riesgo de que su signo se vea perjudicado por la actuación no autorizada de un tercero. Es por este motivo que la normativa comunitaria protege también al titular de la marca renombrada frente a los terceros que, aun sin pretender dicha ventaja desleal, al usar la marca confundible causen o puedan causar un perjuicio al carácter distintivo o renombre de la marca que se tutela.

Todo lo expuesto hasta ahora ha sido sucinta y claramente resumido por el Abogado General Sr. JACOBS en sus conclusiones en el caso «GENERAL MOTORS c. YPLON» de 26 de noviembre de 1998 (núms. 23 a 26). Conforme a este eminente jurista, la Directiva [y el RMC] contemplan tres grados distintos de protección. En primer lugar, los titulares de marcas tienen ipso jacto un derecho a prohibir el uso de marcas idénticas en relación con productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada [letra a) del apartado 1 del art. 5]. (No se requiere, pues, que se pruebe el riesgo confusión.) En segundo lugar, si el signo al que se opone el titular de la marca es idéntico o similar a su marca registrada y los respectivos productos o servicios son idénticos o similares, el titular de la marca puede prohibir el uso del signo cuando —y sólo cuando— existe un riesgo de confusión (que incluye el riesgo de asociación) por parte del público [letra b) del apartado 1 del art. 5]. En tercer lugar, los Estados miembros tienen la posibilidad de establecer otro tipo de protección de las marcas de renombre, con respecto al uso de un signo idéntico o similar en relación con productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que esté registrada la marca7, cuando con la utilización del signo realizada sin justa causa se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, o se cause perjuicio a los mismos: con arreglo al apartado 2 del artículo 5, los Estados miembros pueden disponer que, en tales circunstancias, el titular de la marca esté facultado para prohibir a cualquier tercero el uso de la marca sin su consentimiento, en el tráfico económico. Cabe observar desde un principio que, a diferencia de la letra b) del apartado 1 del artículo 5, el apartado 2 del mismo artículo no exige un riesgo de confusión por parte del público. El apartado 2 del artículo 5 tampoco exige similitud de los productos o servicios de que se trata. No se aplica, pues, el principio

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1. Derecho exclusivo y facultades del titular

El primer...

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