La reconvención de nulidad como reacción frente a la demanda por violación de un modelo de utilidad

Autor:M. Botana Agra
Cargo del Autor:Catedrático de Derecho Mercantil Universidad de Santiago de Compostela
RESUMEN

I. Antecedentes de hecho.-II. Doctrina de la sentencia.-III. Comentario.-1. Contenido del derecho de modelo de utilidad.-2. La defensa del derecho de modelo de utilidad.-3. La reconvención de nulidad frente a la acción ejercitada por violación de un modelo de utilidad.-3.1. Alcance del artículo 126 de la LP.-3.2. Conexión del artículo 126 con el 113 de la LP.-3.3. La demanda reconvencional de... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO

[Comentario a la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección Décima) de 16 de marzo de 1992]

  1. ANTECEDENTES DE HECHO

    1. Con fecha de 18 de febrero de 1986, el Registro de la Propiedad Industrial concedió un Modelo de Utilidad para proteger «un sofá-cama perfeccionado», caracterizado por su facilidad de manipulación, por una mayor resistencia en su empleo, así como por la sencillez de su fabricación y mantenimiento. La tramitación del correspondiente expediente administrativo se sustanció conforme al procedimiento establecido en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929-1931 (arts. 175 a 179).

      Al poco tiempo de haber sido concedido este Modelo de Utilidad, una empresa del sector del mueble comenzó a fabricar y a introducir en el comercio un sofá-cama convertible con características muy similares a las del protegido por aquél. Ante este modo de proceder, el 21 de septiembre de 1987 el titular del Modelo registrado entabló demanda contra dicha empresa solicitando, entre otras cosas, que se condenara a ésta al cese en la fabricación del sofá-cama, a que retirase del comercio las unidades fabricadas y a que resarciera al demandante los perjuicios causados. En turno de reparto, correspondió sustanciar la demanda al Juzgado de Primera Instancia número 13 de los de Madrid, y, admitida la demanda a trámite, la parte demandada reaccionó, en su contestación a la misma, solicitando que se dictara sentencia absolutoria y, al propio tiempo, formulando demanda de reconvención contra el demandante, instando la declaración de nulidad del Modelo de Utilidad registrado.

    2. Con fecha de 27 de abril de 1989 recayó sentencia estimatoria de la demanda inicial y desestimatoria de la reconvención. Con relación a la demanda que dio origen al pleito, el fallo recaído fue, en síntesis, del siguiente tenor: a) el sofá-cama fabricado y comercializado por la demandada viola el derecho de propiedad industrial del que goza el demandante, por virtud de la concesión en su día obtenida del Registro de la Propiedad Industrial; b) el cese inmediato de la parte demandada en la fabricación y comercialización del mencionado sofá-cama; c) la retirada del comercio de los sofás-cama fabricados por la demandada; d) resarcimiento por ésta al demandante de los perjuicios causados.

      Por su parte, la desestimación de la demanda reconvencional la fundamentó el Juzgado en estas consideraciones: «ante tal situación (o sea, que se declare la nulidad del título), simplemente por la aplicación del artículo 113 de la Ley 1/1986 se debe absolver libremente al demandante reconvenido, pues sólo cabe solicitar la declaración de nulidad a la persona que esté legitimada para obtener la patente, y ello significa que, como la acción ejercitada persigue la nulidad del modelo de utilidad (...) (la demandada) (...) necesitaría demostrar que es la persona legitimada para obtener la patente, y, precisamente en el caso presente, ya consta que (...) es el titular del modelo de utilidad y que a la entidad demandada se le denegó por falta de novedad».

    3. Notificada la sentencia de instancia, la parte demandada y reconviniente interpuso recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, cuya Sección Décima desestimó la apelación en la sentencia que es objeto del presente comentario; sentencia que, al parecer, es firme y definitiva.

  2. DOCTRINA DE LA SENTENCIA

    1. Se reproduce a continuación el Fundamento de Derecho concerniente al tema de la reconvención de nulidad planteada por la demandada-apelante y que, en primera instancia, había sido desestimada:

      La parte apelante ha centrado su impugnación de la sentencia recurrida en el fundamento jurídico quinto de la misma, aduciendo básicamente que el Juzgado a quo, al desestimar la reconvención, vino en realidad a estimar la excepción de falta de legitimación activa de la apelante-reconviniente para ejercitar la acción reconvencional, lo que, en su parecer, es erróneo, pues de una recta interpretación de la Ley de Patentes (arts. 112, 113 y 126), en relación con lo dispuesto al respecto en el Estatuto de la Propiedad Industrial, se desprende que la simple calidad de demandado legitima para ejercitar la acción reconvencional de nulidad (art. 126 de la Ley de Patentes sustancialmente). La Sala no puede estimar esta tesis de la apelante, pues el artículo 126 de la Ley de Patentes exige tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 113 de la misma y éste, en su apartado 1, puesto en necesaria relación con el artículo 112.1.d), claramente preceptúa que sólo podrá solicitar la declaración de nulidad la persona legitimada para obtener la patente, lo que no es el caso de la litis. Pero es que, aun aceptando con fines puramente dialécticos la legitimación de la apelante, ésta tendría que haber acreditado cumplidamente la falta de novedad de la patente de que se trata o, lo que es lo mismo, que el actor no es el inventor. Y en forma alguna se ha acreditado tal extremo, que la apelante ha intentado fundar, exclusivamente, en el testimonio de tres testigos, dos de ellos harto inconcretos en sus manifestaciones, mientras que el tercero -el principal según el apelante- (...) viene claramente a afirmar que el mueble por el que se le pregunta lo adquirió, precisamente, a la apelante. Escasísimo y endeble bagaje probatorio para determinar, nada menos, que una declaración de nulidad de una patente perfectamente protegida por el Registro. Lo cierto y probado es que la apelante intentó la inscripción de un modelo muy similar y la inscripción le fue, sin más, denegada, sin que se haya acreditado la interposición de recurso o procedimiento alguno contra la resolución del Registro en tal sentido. Por lo demás, acreditada sin duda alguna la titularidad de la patente en favor del actor y acreditado que la demandada-apelante ha fabricado muebles que responden sustancialmente al modelo de utilidad patentado por el actor, es obvio que éste tenía y tiene la protección que le brinda el artículo 50 de la Ley de Patentes.

    2. Con respecto a la pretensión de la parte apelante de que se revocase la condena que le fue impuesta en la sentencia recurrida, he aquí el fundamento que alega el Tribunal de apelación en apoyo de su fallo desestimatorio:

      Aduce la apelante al respecto que la afectada por dichos presuntos perjuicios sería la sociedad (...), no el actor. Bastaría para rechazar tan sorprendente pretensión la constatación de que el actor es administrador único, gerente y, en realidad, exclusivo titular del patrimonio de dicha sociedad y que en el otorgamiento del poder de representación procesal intervino el actor en su propio nombre y derecho, y además, como representante orgánico de la sociedad referida. Finalmente, la apelante solicita que, para el caso de que se confirme dicho pronunciamiento de la sentencia recurrida, debe computarse como fecha a partir de la cual debieran computarse los perjuicios la del 11 de agosto de 1987, en que dice que comenzó a explotarse el modelo, pero tal extremo no forma parte, en forma alguna, de la parte dispositiva de la sentencia recurrida.

  3. COMENTARIO

    1. Contenido del derecho de Modelo de Utilidad

      Para un adecuado tratamiento de la cuestión nuclear que motiva este comentario -la de la legitimación activa para instar la nulidad de un Modelo de Utilidad-, nos parece oportuno abordar, siquiera en sus trazos básicos, el específico tema concerniente al contenido del derecho de exclusiva que atribuye esta modalidad...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA