El reconocimiento legal del carácter distintivo de la denominación social en la Ley 17/2001, de marcas: verdad a medias

Autor:Antonio F. Galacho Abolafio
Páginas:177-208
RESUMEN

En el presente trabajo tratan de resolverse las posibles dudas que se plantean en torno al registro y protección de las denominaciones sociales frente a las marcas y nombres comerciales a la vista de lo establecido por la Ley 17/2001, de Marcas. Comoquiera que desde la Dirección General de Registros y del Notariado se vino reiterando la necesidad de coordinar las normas societarias y las de los bienes inmateriales, la Ley de Marcas trató de dar respuesta en su nuevo articulado a esta demanda. Tras el análisis ... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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I Introducción

Uno de los principales problemas que se platean en las cuestiones que tratan de dilucidarse en este trabajo, es la conjugación de diferentes normativas en las que subyacen propósitos diferentes. Así cuando se hace referencia a las denominaciones sociales habrá que estar principalmente a lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, BOE núm. 161, de 3 de julio de 2010 -LSC en adelante-. En lo referente al ámbito marcario se recurrirá a la Ley 17/2001, de marcas (BOE núm. 294, de 8 de diciembre de 2001) -LM en adelante-. Por otro lado, como normativa que en muchos puntos permitirá la resolución de posibles conflictos o suplir la falta de regulación de ciertos aspectos, será la Ley de competencia desleal Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (BOE núm. 10, de 11 de enero de 1991) -LCD en adelante-, cuya última modificación importante se produjo a través de la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2009).

En efecto, el principal problema que se analizará es el de las denominaciones sociales con respecto a las marcas y nombres comerciales, parcelas diversas del Derecho mercantil, pero que confluyen cuando en el mercado se producen distorsiones derivadas de una insuficiente coordinación entre ambos ámbitos normativos 1. Estos posibles conflictos que se pueden apreciar cuando los ope-

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radores económicos actúan en el tráfico mercantil, han de ser resueltos en muchas ocasiones por la normativa que se encarga de velar por el adecuado y leal comportamiento de los sujetos que intervienen en este mercado. Y no sólo para evitar el perjuicio que de forma injustificada y desleal se puede irrogar a quienes compiten en un mercado sometido a las reglas de la libre y leal competencia, sino además, y como eje sobre el que en definitiva pivota todo el sistema del mercado de bienes y servicios, la protección de los usuarios y consumidores destinatarios últimos de la actividad mercantil.

La protección de las denominaciones de las personas jurídicas frente al registro de marcas o de nombres comerciales no se deriva de un derecho a la personalidad -pues sólo las personas físicas tienen ese derecho fundamental al nombre- sino de la voluntad de protección ante la posibilidad de prácticas desleales 2. Ésta es la razón por la que junto a las normas de marcas y de sociedades de capital, hay que acudir con cierta frecuencia a la normativa de competencia desleal en busca de las soluciones más adecuadas al conflicto, pues del literal de la Ley de Marcas (LM en adelante) y de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), no se puede hallar una solución definitiva a la cuestión 3.

Los signos distintivos, tanto marcas como nombres comerciales y las denominaciones sociales, sirven para identificar de una forma u otra al empresario (su actividad empresarial) y los bienes o servicios que éste ofrece, con matices claramente establecidos por las normativas correspondientes. Los signos distintivos tienen como principal objetivo diferenciar unos productos o servicios respecto de otros idénticos o similares en el mercado. Además pueden mencionarse las siguientes funciones: atribución de calidad a los productos, creadora del goodwill empresarial de la persona que la utiliza para distinguir sus productos con dichos signos distintivos y por último una función publicitaria 4. Por su

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parte, la denominación social tiene la función individualizadora de las personas jurídicas como sujetos de derechos y obligaciones. Al tener personalidad jurídica, se hace necesario un signo -la denominación social- que permita de forma sencilla la imputación de las relaciones jurídicas, derechos y obligaciones la sociedad 5.

A pesar de las diferentes funciones que ambos ámbitos del Derecho mercantil asignan a las denominaciones y a los signos distintivos, no cabe duda de la estrecha relación que existe entre ellos para los operadores en el mercado 6.

En este sentido, la utilización de una denominación social para identificar una persona jurídica en el tráfico mercantil, hará que se establezcan nexos entre la sociedad y sus productos y servicios, esto es, entre la procedencia y calidad del producto o servicio y la sociedad que se considerará de algún modo relacionada con éstos 7. En tanto que según la normativa actual, tanto en lo referente a las sociedades como a los signos distintivos, esa situación puede darse sin que exista ningún tipo de relación entre la sociedad y los productos o servicios a los que se ha hecho mención, el riesgo de confusión es patente. Ante esta situación, acudir a un tercer cuerpo normativo, el de la competencia desleal 8, es inevitable en ocasiones para ofrecer una adecuada solución a este tipo de conflictos.

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La nueva Ley de marcas otorga a la denominación social funciones de signo distintivo, aunque no de forma rotunda y definitiva, haciéndola hasta cierto punto y en determinados aspectos, partícipe de dicha regulación Por ello, es necesario analizar las consecuencias y posibilidades que dicha asimilación trae consigo para obtener conclusiones sobre el acierto de este hecho tal como se recoge en la actual Ley de marcas.

II La ley de marcas y sus referencias a las denominaciones sociales

La LM establece las pautas a seguir para evitar los conflictos que pudieran suscitarse entre las marcas y las denominaciones sociales en tres de sus disposiciones. Por un lado, hay que hacer referencia a la previsión del artículo 9.1.d) LM en el que se recoge una prohibición relativa de registro de marcas para aquellos casos en que puede haber colisión con derechos existentes con anterioridad adquiridos con fundamento en un signo distintivo como el nombre comercial o bien, según detalla el propio artículo, una denominación o razón social 9, que no tiene, como ya se ha señalado, el carácter de signo ni la función concreta del signo distintivo. Por otro lado la LM recoge en su

Disposición Adicional 14.ª el mandato a los órganos registrales competentes para que, en el proceso de otorgamiento o verificación de denominaciones de personas jurídicas, procedan denegando la razón social solicitada si viene ésta a coincidir con una marca o nombre comercial notorios o renombrados en los términos establecidos en la Ley de Marcas, dejando a salvo, como no podía ser de otro modo, la posibilidad de que medie autorización del titular de la marca o nombre comercial.

En cuanto a la tercera referencia que puede encontrarse en esta normativa a las denominaciones sociales, hay que hacer remisión a la Disposición

Adicional 17.ª en virtud de la cual y de forma drástica, se establece la disolución de pleno derecho de la sociedad que mediante su denominación social violase el derecho de marca, si dicha violación fuese determinada por sentencia firme, y la sociedad no hubiese procedido a su modificación en el plazo de un año.

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III El artículo 9.1 apartado d) de la ley de marcas y el acercamiento de las denominaciones sociales al régimen marcario

Hay que señalar que esta prohibición relativa (recogida junto a otras en el Capítulo III frente a las absolutas del Capítulo II) de las denominaciones sociales, ha sido puesta en tela de juicio, por ser en cierto modo contraria a la Directiva 89/104/CEE (DOUE L 40, de 11 de febrero de 1989), sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en lo relativo a marcas (actual DIRECTIVA 2008/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DOUE L 299, de 8 de noviembre de 2008) 10. Hasta la fecha de la actual Ley de Marcas, y ante la falta de puntos de conexión normativos para resolver los posibles conflictos entre las denominaciones sociales y los signos distintivos, los Tribunales y la doctrina se posicionaron en torno a dos líneas claramente diferenciadas.

Por un lado, se aboga por someter a las denominaciones sociales al régimen de los signos distintivos, obligando a las sociedades a cambiar esta denominación cuando existía un signo distintivo prioritario idéntico o semejante y usado en el mismo sector del mercado en el que se utiliza dicha denominación social.

Se considera en esta línea jurisprudencial 11 y doctrinal, que ésta era la forma más efectiva de evitar el riesgo de confusión que podía generar la utilización de ambos signos en el mercado. Se acercaba así a las denominaciones al régimen de los signos distintivos (y dentro de ésta, se aplicaba igualmente el principio de especialidad) pero faltaba al fin y al cabo un fundamento jurídico para aplicar este criterio, acudiendo más bien al ámbito de la competencia desleal y al correcto funcionamiento del mercado para justificar esta solución.

La línea jurisprudencial opuesta venía defendiendo la existencia de dos regímenes jurídicos diferentes, de tal forma que sólo cuando las denominaciones sociales eran utilizadas como signos distintivos, tendría sentido aplicarles el régimen de estos últimos. Pero sólo en estos casos, sin que procediera el cambio de denominación cuando ésta sólo se...

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