De los recios baluartes concéntricos a la complementariedad cada vez más relativa de la competencia desleal en la defensa de los signos distintivos

AutorLuis Antonio Soler Pascual
CargoMagistrado AP Alicante, Secc 8ª
Páginas1-14

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I - Preliminar

Una sucinta exploración en algunas modalidades de protección de derechos de exclusiva basados en la titularidad de derechos de propiedad de los criterios de infracción que conjugan la extensión del ius prohibendi, pero también en otras formas de protección, como puede ser las que inmunizan frente a la mala fe, permite percibir de forma directa e inmediata, las relaciones existentes entre el régimen jurídico que sanciona la competencia desleal y la protección de la propiedad industrial en general y tanto más en particular, en el caso de las marcas o signos distintivos.

El aprovechamiento desleal del renombre, lo relativo a la similitud o identidad del signo y de sus prestaciones, la indebida explotación de la distintividad ajena o el riesgo de confusión, son algunos de los elementos sobre los que se construye el régimen jurídico de protección de la competencia como factor de garantía del ejercicio honesto de la libertad de concurrencia en al mercado pero también, de los derechos de propiedad industrial.

Ello explica que en el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual, que como es sabido, fue el primero de los instrumentos internacionales que contuvo una regulación de los distintos tipos o modalidades de propiedad industrial, apareciera encabezando sus preceptos con una explícita referencia a la competencia desleal como mecanismo de protección de la propiedad industrial.

Es cierto que la propiedad industrial, como la competencia desleal, son sectores que se proyectan en el marco del Derecho de la Competencia bajo una relación de convivencia “atracción/repulsión” de la que resulta una compleja tensión nacida de la difícil convivencia de los derechos de exclusiva con la competencia basada de hecho en la necesaria conveniencia de aquellos para la competencia. Así un signo distintivo es rechazable en tanto monopolístico, pero soportable porque cumple con función indispensable en el mercado, evitando el falseamiento de la competencia.

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En efecto, el Tribunal de Justicia ha recurrido desde su Sentencia de 23 de mayo de 1978, caso Hoffman-La-Roche/Centrafarm, asunto C-102/77, a la teoría de la función de la marca para hacer compatibles los derechos de exclusiva –y su ejercicio- con el principio de libre circulación de los productos, conectando la teoría de las funciones, como dice Fernández-Nóvoa1, con el denominado “objeto de la marca” lo que, recuerda este autor, “...se traduce en que la jurisprudencia comunitaria sostiene que es parte integrante del objeto de la marca la facultad de impedir cualquier uso del signo que ponga en peligro la función fundamental de la marca: indicar el origen empresarial de los productos o servicios.”. Y se da el caso que el legislador europeo ha querido reforzar en la nueva Directiva de marcas (Directiva 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, DOUE de 23.12.2015) la función de origen, limitando la existencia de la infracción marcaria a los casos en que el uso del signo infractor tiene lugar en el tráfico económico para distinguir productos o servicios, reconduciendo el legislador europeo otras formas de uso a otros sectores normativos del Derecho nacional de cada Estado miembro.

En todo caso, la protección jurídica que envuelve la competencia desleal y a los derechos de exclusiva es diversa. El subjetivismo que se aprecia en la regulación de los derechos de propiedad industrial, vistos desde la perspectiva de su titular, que delimitan su régimen jurídico en positivo y negativo para articular un marco de titularidad preciso fuera del cual la exclusividad se diluye, no se aprecia, sin embargo, en el ámbito de la competencia donde, con cláusulas generales y amplias concepciones de mercado y sujetos afectos al mismo, es dable una aproximación actualizada a lo que no es sino un cambiante marco, el mercado mismo.

Esto explica que para la protección de los derechos de exclusiva como las marcas, haya también una búsqueda en el sector jurídico que se destina a la protección del mercado como régimen también apto para la represión de conductas que perjudican aquellos derechos conformados normativamente en entornos delimitados normativamente, de ordinario, con presupuesto en un registro previo y siempre sobre la base de una concreción jurídica de lo tutelado, que sin embargo, tienen perfiles que quedan o pueden quedar al margen de la regulación porque necesariamente es en ocasiones estrecha, por más que haya vocación legislativa de amplitud, como resulta evidente en la evolución de la protección de la marca “que goza de renombre” que ha pasado de ser un hecho esencialmente competencial a ser un hecho típicamente marcario.

La propia Directiva marcaria señala explícitamente en su Considerando 40 que la regulación marcaria “ (...) no debe excluir la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los

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Estados miembros ajenas al Derecho de marcas, como las disposiciones en materia de competencia desleal, responsabilidad civil o protección de los consumidores.”.

Tan sigue siendo relevante la protección competencial de los signos distintivos que es fácil encontrar supuestos que necesitan de aquella específica normativa por quedar ciertos signos, en todo o en parte, ajenos a la protección estrictamente marcaria. Cuatro ejemplos son suficientes para constatar lo indicado. La marca y la denominación social, la marca notoria no registrada, la marca no registrada en general, incluyendo la marca extranjera usada fuera de su ámbito territorial, o los casos de la marca de renombre en los sistemas de distribución selectiva, son casos prototípicos de la interacción de las disposiciones de la competencia desleal en el campo de los signos distintivos.

En efecto, en el caso del uso de un signo que está registrado como marca, de forma idéntica o similar en una denominación social por tercero sin el consentimiento del titular de la marca, cuando el uso que se hace de la denominación social lo es para fines distintos a los de distinguir productos o servicios, la protección que le queda a al titular marcario no es sino competencial.

Y es estos casos, el conflicto entre el titular de la marca y la sociedad que utiliza la marca como nombre o parte de su nombre o denominación social, no puede resolverse en base al derecho de exclusiva de la marca dado que, como ha señalado la jurisprudencia –valga la STJUE de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/06, caso Celine - la utilización por un tercero que no ha sido autorizado de una denominación social idéntica a una marca anterior en el marco de una actividad de comercialización de productos o servicios idénticos para aquellos para los que la marca fue registrada, constituye utilización que el titular de la marca puede prohibir, como parte de su derecho de exclusiva, solo y cuando se trate de una utilización para productos que menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca.

Esta doctrina deja consecuentemente fuera de la protección marcaria el derecho del titular marcario, que sólo podrá hacerse valer ante supuestos de identidad o similitud entre signos cuando no hay uso marcario de la denominación social del tercero, en su caso, por la vía de la competencia desleal, bien en base al art. 6 o al art. 12 LCD, habiendo señalado al efecto el Abogado General en el punto 42 de sus conclusiones en el caso Celine que “Además, el sexto considerando de la Directiva especifica que no excluye la aplicación a las marcas de disposiciones del Derecho de los Estados miembros ajenas al derecho de marcas, como las disposiciones sobre competencia desleal, la responsabilidad civil o la protección de los consumidores. Manifiestamente, la normativa nacional sobre competencia desleal puede conferir a los titulares de marcas derechos como el que “Céline S.A.” pretende hacer valer en el procedimiento principal. La normativa sobre el registro de sociedades también puede restringir los tipos de

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denominaciones que pueden registrarse excluyendo, entre otros, aquellos que sean idénticos o similares a una marca existente”.

Otro caso ilustrativo es el de las marcas notorias no registradas, que obtienen protección marcaria explícita (art. 6 y 34 LM) siempre que sean estrictamente las referenciadas en el art. 6 bis del CUP, es decir, en el marco del principio de especialidad, marcas que sólo encuentran protección marcaria cuando se enfrentan a signos idénticos o similares para productos o servicios idénticos o similares, quedando la protección del uso de tales signos en el marco competencial cuando el caso de riesgo de confusión con otros signos se produce sin mediar identidad o similitud aplicativa.

Dicho de otro modo, una marca notoria que goce de renombre y no esté registrada en o para España, sólo obtiene protección, caso de uso de un signo idéntico o similar por tercero, en el ámbito de la competencia desleal, sin perjuicio del caso específico de las marcas del agente –que puede determinar una acción reivindicatoria en base a un signo no registrado en España- o de las marcas solicitadas concurriendo mala fe en el solicitante o de marcas solicitadas en fraude de derechos de tercero o con violación de una...

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