¿Qué sucedería si, pese a todo, las marcas fueran comercializadas in gross?

Autor:Irene Calboli
Cargo:Profesor of Law and Director Intelllectual Property and Technology Program. Marquette University Law School (Milwaukee, WI United States). -
Páginas:167-194
 
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NOTA ACLARATORIA PRINCIPAL (Prof. ESPIGARES):

En Derecho español, obviamente, que la marca es objeto de negocios jurídicos es indudable. Lo mismo sucede en el ámbito comunitario. No puede ser de otra manera si tenemos en cuenta que la titularidad sobre la marca está configurada como un derecho real. Cuestión distinta, en cambio y precisamente, es la de los términos en los que han de producirse tales negocios. Así, por esta razón, es de extrema utilidad conocer las particularidades y las exigencias a las que están sometidos estos negocios jurídicos en otros ordenamientos. También porque la globalización del mercado, cada vez más intensa, es determinante de situaciones en las que hay que valorar con extraordinaria precisión el régimen al que la operación está sometida. La eventualidad - que en realidad no es tal, pues nada tiene de circunstancia de realización incierta o conjetural - de la transmisión de la marca tanto por actos inter vivos como mortis causa, la constitución de derechos reales de garantía sobre la misma, el condominio o copropiedad de la marca, así como la celebración de contratos relativos a su uso, nos obliga a plantearnos cuestiones que evidencian la verdadera significación y vigencia práctica del Derecho de Marcas.

El estudio de la profesora Irene Calboli aborda un tema de enorme interés. Nos da cuenta de la comercialización de la marca en los EEUU. Los problemas inherentes al Derecho norteamericano sobre este particular están expuestos con un alto grado de capacidad analítica y, por tanto, de notable capacidad crítica. La solución que propone, no obstante, no es sorprendente para quienes estamos sometidos a un régimen legal que actualmente parte de premisas enfrentadas al Derecho norteamericano en este punto. Y esto aunque, paradójicamente,

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hemos terminado importando - también en este sector - prácticas de este Derecho (acuerdos de merchandising, por ejemplo).

La autora se plantea la comercialización de la marca en su habitual doble vertiente; esto es, su transmisión o cesión definitiva y la cesión temporal de uso o licencia de marca. En Derecho español el planteamiento es diametralmente opuesto al propio del Derecho norteamericano. No sabemos en qué términos quedarían mejor protegidos los intereses de los consumidores. Pero la solución propuesta por la profesora Calboli adopta abiertamente la solución del Derecho español. El art. 46.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas permite la transmisión «con independencia de la totalidad o una parte de la empresa». Tanto la marca como la empresa pueden, en consecuencia, ser transmitidas independientemente. Esta opción no es exclusiva de nuestro Derecho. Así ocurre con el Derecho francés, coincidente en este punto con nuestra legislación. Y lo que tiene una significación aún mayor: coincidente con la posición acogida en el ámbito comunitario. El art. 17.1 del Reglamento (CE) Nº 207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009 sobre la Marca Comunitaria precisa que: «1. Con independencia de la transmisión de la empresa, la marca comunitaria podrá ser cedida para la totalidad o para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada». El art.19.1 completa esta regla ya que «La marca comunitaria podrá, con independencia de la empresa, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales». Más minuciosa parece la legislación española en tanto que « (...) 2. Con independencia de la transmisión de la totalidad o de parte de la empresa, la marca y su solicitud podrán transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos u otras medidas que resulten del procedimiento de ejecución, para todos o parte de los productos o servicios para los cuales estén registradas o solicitadas, e inscribirse en el Registro de Marcas, sin perjuicio de los demás negocios jurídicos de que fuere susceptible el derecho de marca (...).» (art. 46.2 LM). Sobre esta materia debe repararse, por su carácter principal y determinante, en la Primera Directiva del Consejo de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, actual Directiva 2008/95/CE. Su influencia en los ordenamientos del entorno y en el Reglamento sobre la Marca Comunitaria ha sido expuesta con rigor por ORTUÑO BAEZA, Nuevas aportaciones sobre Derecho de Marcas y Derecho Concursal (El contrato de licencia como referente), Marcial Pons, Madrid, 2010.

La solución propuesta por la profesora Calboli nos parece de un gran sentido común. Es conciliadora del innegable carácter patrimonial del Derecho sobre la marca y los previsibles intereses de los consumidores y usuarios. No hay razones para condicionar, siempre y en todo caso, la válida cesión de la marca a la transmisión del establecimiento o, simplemente, de la maquinaria, procesos e instalaciones utilizados para elaborar el producto sobre el que recae la marca.

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Conviene reseñar, no obstante, que la posición del Derecho norteamericano ? ni mejor ni peor a priori que la del ámbito comunitario europeo ?, no es ninguna extravagancia. Se aproxima a la posición tradicional de los ordenamientos italiano y alemán. Pero lo que resulta incuestionable, como se pone de manifiesto en este trabajo, es el cambio de tendencia realizada por la jurisprudencia norteamericana. Una tendencia que abraza las posiciones más cercanas al carácter patrimonial del derecho sobre la marca]

Introducción

Las condiciones bajo las cuales las marcas (trademarks)3deberían ser "comercializadas" -esto es, transmitidas o cedidas en licencia en el mercado- han estado tradicionalmente en el centro del debate de las funciones y protección de las marcas4.

Históricamente, sobre la base de que las marcas no pueden ser protegidas por sí mismas como una mercancía, sino solamente como un elemento de información comercial y como símbolos del "business goodwill"5, el Derecho de Marcas ha prohibido comerciar "in gross"6. La Ley, más al contrario aún, ha dispuesto que las marcas sean transmitidas "with the goodwill" del

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negocio al que se refieran7, y ha permitido la concesión de licencias de marca8sólo cuando el licenciante controle la calidad de los productos sobre los que recae la marca9.

Desde su aprobación, sin embargo, estos criterios han originado controversias y dificultades en su aplicación práctica porque giran en torno a dos conceptos que son ambiguos y difíciles de enmarcar en un contexto legislativo: "trademark goodwill" y "quality control"10.

Además, el comercio de las marcas por sí mismo ha sido siempre habitual en el mundo de los negocios y los titulares de las marcas han argumentado tradicionalmente que éstas a menudo representan lo más valioso de sus negocios y, por consiguiente, deberían ser comercializadas libremente11.

No resulta sorprendente que el resultado de tal inseguridad haya sido una situación legal inconsistente y mucha ambigüedad por lo que se refiere a lo que actualmente representa una transmisión válida de la marca y una licencia válida12. Más aún, en las pasadas décadas, la discrepancia entre las reglas actuales sobre transmisión y licencia de marcas y su puesta en práctica ha ido en aumento. Notablemente, en varias instancias, los tribunales se han alejado de

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las exigencias relativas al "goodwill" y al "quality control" y han decidido sobre la validez de los acuerdos caso por caso valorando ante todo el resultado último -particularmente, si la calidad de los productos objeto de la marca ha cambiado y si el público resultó confundido con tales cambios-. Por tanto, esta tendencia ni ha oficialmente abandonado las exigencias normativas actuales ni tampoco ha establecido un camino claro hacia lo que representa una válida transmisión o licencia de la marca13. Por consiguiente, mucha confusión continúa rodeando la aplicación de estas reglas y se deja en manos de los competidores preguntarse cómo estructurar unos acuerdos válidos.

Este Artículo aboga por un cambio en los estándares actuales. Se propone, específicamente, la adopción de nuevas reglas que permitirían el comercio de las marcas "in gross" - esto es, transmisión con o sin "goodwill" y licencia con o sin "quality control"-. En apoyo o en defensa de estos cambios este Artículo demuestra que las normas actuales están afectando negativamente a la competencia en el mercado y dando lugar innecesariamente a acciones legales por parte de competidores desleales. Sobre la base de la reciente tendencia judicial este Artículo propone que los tribunales deberían valorar la validez de las transmisiones y licencias centrándose directamente en el resultado de los acuerdos en cuestión -esto es, si el uso de las marcas transmitidas u objeto de licencia confundirá o defraudará al público-. Estos cambios no entorpecerían sino que más bien fomentarían la competencia del mercado. Finalmente, no afectarían a las reglas existentes de las que disponen los jueces para prevenir y sancionar transmisiones y licencias ilegales.

I - Los estándares actuales para el comercio de marcas

La primera parte de este estudio proporciona una visión de las reglas actuales sobre la transmisión y la licencia de marcas y brevemente explica con más detalle su historia y su razón de ser. La regla...

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